BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 112/10 Verkündet am: 31. Mai 2012 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Castell/VIN CASTEL MarkenG § 5 Ab s. 2, § 26 Abs. 1 und 3 a) Solange die nicht abgekürzte Firmenbezeichnung verwendet wird und g e- schützt ist, kann der Prüfung, ob sich einer ihrer Bestandteile als Schla g- wort eignet, nicht allein eine daneben in Gebrauch genommene abgekür z- te Firmenbezeichnu ng zugrunde gelegt werden. b) Werden Bestandteile einer Firma sowohl für sich betrachtet als auch in ihrer Verbindung vom Verkehr als beschreibende Sachbezeichnung ve r- standen, so kann ihnen aus originärer Kennzeichnungskraft kein kennze i- chenrechtlicher Sch utz als Firmenschlagwort zugebilligt werden. BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10 - OLG Frankfurt/Main LG Frankfurt/Main - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 31. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Pr of. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler für Recht erkannt: Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 27. Mai 2010 unter Zurückweisung des Rechtsm ittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als der Antrag auf Einwilligung in die Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der IR - Marke 316 244 " VIN CASTEL " zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebu ng wird das Urteil des Landgerichts Fran k- furt am Main 3. Zivilkammer vom 30. Oktober 2008 auf die A n- schlussberufung des Klägers abgeändert. Die Beklagte wird verurteilt, in die Schutzentziehung ihrer mit Wi r- kung für das Gebiet der Bundesrepublik Deuts chland Schutz g e- nießenden Internationalen Markeneintragung 316 224 " VIN CASTEL " - 3 - bezüglich der Waren " Vins " (Weine) einzuwilligen. Die Kosten der ersten Instanz tragen der Kläger zu 60% und die Beklagte zu 40%, diejenigen der zweiten Instanz der Kläge r zu 58% und die Beklagte zu 42%. Der Kläger trägt von den ersti n- stanzlichen Kosten der Nebenintervention 60% und von den zwei t- instanzlichen Kosten der Nebenintervention 58%. Die Kosten der Revision tragen der Kläger zu 73% und die Beklagte zu 27%. Eine we itere Kostenerstattung findet nicht statt. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kläger ist Ferdinand Erbgraf zu Castell - Castell. Er führt unter der Firma " Fürstlich Castell ' sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell - Castell " ein Weingut, dass seit 126 6 von sein er Familie betrieben wird. Neben dem Weingut gehören zur Unternehmensgruppe des Klägers auch die Castell sche Bank Credit - Casse KGaA sowie die Fürstlich Castell sche Forstabteilung. Der Kläger ist Inhaber der am 13. März 1995 bzw. 1. Dezember 200 3 unter and e- rem für " Weine " eingetragenen deutschen Wortmarken Nr. 2 092 484 " Schloß Castell " sowie Nr. 303 44 544 " CASTELL - CASTELL " . Die Beklagte, die Wein und andere Getränke vertreibt, ist Inhaberin der im Jahr 1966 u nter anderem für " V in s " eingetrag enen und Schutz für das G e- 1 2 - 4 - biet der Bundesrepublik Deutschland beanspruchenden internationalen Wort - Bildmarke " VIN Castel " (316 224): D ie Beklagte nutzte diese Marke jedenfalls bis Herbst 2006 nicht in D eutschland . Seit dem vertreibt s ie in Deutschlan d Weine, die mit folgendem Etikett versehen sind: Der Kläger sieht in der Verwendung der Bezeichnung " Castel " für Weine eine Verletzung seiner Marken - un d Unternehmenskennzeichenrechte durch die Beklagte , insbesondere weil die Bezeichnung " Castell " als Unternehmen s- schlagwort für ihn geschützt sei. Soweit die Beklagte seit dem Jahr 2006 auf Etiketten den Begriff " Castel " nutze, sei dies aufgrund erhebliche r Abweichu n- 3 4 - 5 - gen keine rechtserhaltende Benutzung ihrer eingetragenen IR - Marke " VIN Castel " . Sow eit für die Revision von Bedeutung, macht d er Kläger gegen die B e- klagte Unterlassungs - , Auskunfts - und Schadensersatzansprüche wegen der Nutzung des Kennzeichens " Castel " geltend. Er stützt sich dabei in erster Linie au f ein Unternehmenskennzeichen " Castel l " , in zweiter Linie au f d i e Wortm arke " Schloß Castell " und schließlich au f d i e Wortmarke " CASTELL - C ASTELL " . Da r- über hinaus begehrt d er Kläger von der Beklagten die Einwilligung in die Schutzentziehung für die IR - Marke " VIN Castel " wegen Nichtbenutzung in Deutschland . Das Landgericht hat die Beklagte hinsichtlich des Unterlassungsa n- spruchs und de r Folgeanträge verurteilt und den Antrag auf Schutzentziehung hinsichtlich der IR - Marke " VIN Castel " abgewiesen. Auf die Berufung der B e- klagten hat d as Berufung sgericht das Urteil des Landgerichts teilweise abgeä n- dert und die Klage - soweit für die Revision von Bedeutung - unter Zurückwe i- sung der Anschlussberufung des Klägers abgewiesen (OLG Frankfurt, Urteil vom 27. Mai 2010 - 6 U 243/08, juris) . Mit seiner Revi sion, deren Zurückwe i- sung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger seine zuletzt gestellten Klag e- anträge weiter. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat angenommen , dass weder der Unterla s- sungsanspruch und die Folgeansprüche begründet sind noch ein Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung für die Marke " VIN Castel " besteh t . Dazu hat es ausgeführt : 5 6 7 - 6 - Ein Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung hinsichtlich der Wo rt - Bildmarke " VIN Castel " wegen Verfalls komme nicht in Betr acht , weil die Beklagte diese Marke in Deutschland zumindest seit Herbst 2006 und damit etwa ein Jahr vor Stellung des Antrags auf Schutzentziehung durch Verwe n- dung auf Etiketten rechtserhaltend benutzt habe. Soweit die se Etiketten von der eingetragenen Ma rke abwichen, sei dies unschädlich, weil der Verkehr das b e- nutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamtei n- druck nach noch mit der e ingetragenen Marke gleichsetze. Der Unterlassungsanspruch und die Folgeansprüche seien un begründet , w eil zwischen dem Unternehmen skennzeichen "Fürstlich Castell' sches Dom ä- nenamt " und der von der Beklagten verwandten Bezeichnung k eine hinreiche n- de Zeichenähnlichkeit bestehe. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der vom Kläger behaupteten Bezeichnung se ine s Unternehmens mit dem Schla g- wort " Castell " . Zwar könne auch ein Teil einer Unternehmens bezeichnung Schutz beanspruchen, wenn er unterscheidungskräftig und geeignet sei, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf d as Unternehmen zu dienen. Die B e- zeich nung " Castell " sei dafür jedoch un geeignet. Darüber hinaus könne nicht angenommen werden, dass der Kläger vor dem 1. Juli 1966 die Bezeichnung " Castell " als Unternehmenskennzeichen geführt habe. Jedenfalls sei der Begriff " Castell " für eine n Schutz al s Schlagwort nicht hinreichend unterscheidungskräftig, weil für ihn ein Freihaltebedürfnis bestehe. Eine Verkehrsdurchsetzung habe der Kläger nicht dargelegt. Schließlich könne der Kläger auch aus den prioritätsjüngeren Wortma r- ken " Schloß Castell " und " CASTELL - CASTELL " kein e Ansprüche gegen die Beklagte herleiten. 8 9 10 11 - 7 - II. Die Revision führt zur Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Schutzentziehung der IR - Marke Nr. 316 224 " VIN Castel " für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen Ver falls . Im Übrigen hat s ie keinen Erfolg. 1. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts steht dem Kläger g e- gen die Beklagte ein Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung der IR - Marke Nr. 316 224 " VIN Castel " nach § 115 Abs. 1 , § 49 Abs. 1, § 26 MarkenG zu , weil die Beklagte nicht nachgewiesen hat, dass sie diese Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage rechtserhaltend in Deutschland benutzt hat. a) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 Marke nG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die W a- re verwendet wird, für die sie eingetragen ist ( vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 OTTO ; Urteil vom 18. Dezember 2008 I ZR 200 /06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 Augsburger Puppenkiste ). Wird die Marke in einer von der Eintragung abwe i- chenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung en den kennzeichnenden Ch arakter der Marke nicht veränder n . Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abwe i- chend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem G e- samteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch di eselbe Marke sieht ( vgl. BGH, GRUR 2009, 772, Rn . 39 Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 19. November 2009 I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 MIXI). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfah ren nur eing e- schränkt, insbesondere auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar (vgl. BGH, Urteil vom 26. April 12 13 14 - 8 - 2001 I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 Bit/Bud; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 4 4 Augsburger Puppenkiste). b) Von diesen Maßstäben ist zwar auch das Berufungsgericht ausg e- gangen . Seine Beurteilung , das zumindest seit Herbst 2006 verwendete Fl a- schene tikett st elle eine rechtserhaltende Nutzung der IR - Marke der Beklagten dar, ist j edoch von Rechtsfehlern geprägt und erfahrungswidrig . Sie kann daher keinen Bestand haben. Im Rahmen der gebotenen Ges amtbetrachtung weisen die Wort - Bildmarke der Beklagten und das tatsächlich genutzte Zeichen deutl i- che Unterschiede auf , die ihren kennzeic hnenden Charakter verändern . aa) Wie auch das Berufungsgericht erkannt hat, wird sich der Verkehr bei Marken , die aus Wort - und Bildelementen bestehen, eher am Wortbestandteil orientieren, der in der Regel für die Verkehrsteilnehmer die einfachste Form ist, um die unter der Marke angebotene Ware zu bezeichnen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 1998 I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 Karolus - Magnus, mwN). Der Wortbestandteil der eingetragenen Marke lautet vollständig " VIN Castel VIN SUPERI EUR CASTEL FRERES NEGOCIANTS A BORDEAUX (GIRONDE) " . Dieser Wortbestandteil ist in der benutzten Form auf das einzelne Wort " CASTEL " verkürzt , dem der Zusatz " Depuis 1949 " bei gefügt worden ist . Die Begründung, mit der das Berufungsgericht diese Verkürzung d es Wortbestandteils und Hinzufügung de s Bestandteils " Depuis 1949 " für u n- erheblich gehalten hat, hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. In der eingetragenen Marke kommt dem Bestandteil " CASTEL FRERES NEGOCIANTS A BORDEAUX (GIRONDE) " eine entscheiden de herkunftshi n- weisende Funktion zu, weil er konkret bezeichnet, von welchem Unternehmen der mit der Marke gekennzeichnete Wein stammt. Fehlt dieser Herkunftshi n- weis in de m benutzten Zeichen , so verändert dies seinen kennzeichnenden 15 16 17 - 9 - Charakter. Dabei kommt es entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht darauf an, ob der Verkehr in der Regel die Angabe eines Herstellers oder Vertreibers auf Weinetiketten nicht als Markenbestandteil ans i e ht . Denn im Streitfall ist für die Beklagte ein Weinetikett in se iner Gesamtheit als Marke g e- schützt . A llein diese eingetragene Marke ist Bezugspunkt für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung. Bei der vom Berufungsgericht herangezog e- nen Senatsentscheidung " Karolus - Magnus " (GRUR 1999, 167, 168) war de m- gegenüber nicht ein Weinetikett als solches als Marke geschützt, sondern die Wortmarke " ' Karo lus - Magnus ' der rheinische Riesling - Sekt " , die in der Form " KAROLUS MAGNUS Riesling Sektkellerei " unter Hinzufügung der bildlichen Darstellung eines mittelalterlichen Kaise rs rechtserhaltend benutzt werden konnte. bb) Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der eingetragenen und der benutzten Form durfte das Berufungsgericht im Streitfall auch die Unterschiede bei den Bildbestandteilen nicht mit der Erwägung insgesamt für u nerheblich halten, sie veränderten den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht. Zu Recht hat es angenommen, das Wort " Castel " bezeichne insbesondere als Kurzform des italienischen " castello " in Verbindung mit einem (Orts )Namen eine Burg oder ein Schloss ; solche Wortzusammenstellungen fänden häufig bei der Kennzeich nung von Weinen Verwendung. Im Zusammenhang mit Weinen kommt dem in der benutzten Form in A lleinstellung verwendeten Wortb e- standteil " Castel " daher nur geringe Kennzeichnungskraft zu. Für d en Gesam t- eindruck der Benutzungsform sind deshalb auch d ie Bildbestandteil e erheblich (vgl. BGH, Urteil vom 5. November 1998 I ZR 176/96, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432 Achterdiek ; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 26 Rn. 1 49 ). Diese Bildbestandteil e weis en gegenüber der eingetr a- genen Marke deutliche Unterschiede auf. 18 - 10 - I n de r eingetragene n Marke ist die Burg unterhalb des Wortbestandteils " VIN Castel " eingefügt und in einer realitätsnahen Form als feine Zeichnung dargestell t. Die Umrisse der Burg schließen den von einem großen " C " umg e- benen Schriftzug " F RES " ein. Demgegenüber ist die Darstellung der Burg bei der Benutzungsform auffällig verändert worden. S ie ist weitgehend von einer stilisierten Weintraube verdeckt und ähnli ch der Darstellung auf einem Wa p- penschild stark abstrahiert . Der in die Burg eingefügte Schriftzug " F RES " fehlt vollständig. Anders als bei der für die Beklagte eingetragenen Marke findet sich die stilisierte Burg im von der Beklagten verwendeten Zeichen n icht unterhalb, sondern oberhalb des Schriftzuges " CASTEL " . cc) Das Berufungsgericht hat zudem nicht berücksichtigt, dass sich der graphische Gesamteindruck der Benutzungsform deutlich von demjenigen der eingetragenen Marke unterscheidet. Die eingetra gene Marke stellt ein traditi o- nelles Weinetikett dar, das weitgehend durch eine Vielzahl von Wortbestandte i- len gefüllt wird. Demgegenüber erweckt die Benutzungsform einen übersichtl i- cheren, wesentlich klarer gegliederten und geradezu " luftigen " Eindruck un ter Übernahme allein des Wortbestandteils " Castel " . Das klein darunter eingefügte Gründungsdatum der Beklagten führt nicht annähernd zu einer der eingetrag e- nen Marke entsprechenden Zeichenfülle auf dem Etikett. In diesem Zusa m- menhang ist auch der Wegfall d es beschreibenden Wortbestandteils " VIN " in der Benutzungsform entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht ohne jede Bedeutung. dd ) Die Benutzungsform verwendet außerdem eine andere Schrift art als die eingetragen e Wort - Bildmarke . Zwar ist die Änd erung de r Schrift als solche unschädlich , wenn sie die Kennzeichnungskraft der Marke nicht verändert (BGH, GRUR 1999, 167, 168 Karolus - Magnus) , etwa nur eine Modernisierung der eingetragenen Schriftart darstellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Marke n- 19 20 21 - 11 - g esetz aaO § 26 Rn. 1 41 f.) . Sie kann aber im Rahmen der erforderlichen G e- samtbeurteilung in Verbindung mit anderen Veränderungen als weiterer G e- sichtspunkt für die Annahme sprechen , dass keine rechtserhaltende Benutzung vor liegt (vgl. BGH, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432 Achterdiek). ee) Da es wovon auc h das Berufungsgericht ausgeht für die Beurte i- lung der Veränderung des kennzeichnenden Charakters nicht entscheidend darauf ankommt, durch welche Bestandteile ein zusammengesetztes Zeichen geprä gt wird (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 Augsburger Pup penkiste, mwN), reicht die bloße Übernahme des in der eingetragenen Marke in gewisser Weise hervorgehobenen Wortbestandteils " Castel " in veränderter Form für ein e rechtserhaltende Benutzung unter die sen Umständen nicht aus. d) W eitere Feststellungen sind nicht erforderlich, so dass der Senat selbst über den A nspruch auf Schutzentziehung entscheiden kann (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die dargestellten Veränderungen der Marke schließen es aus, dass der V erkehr die Benutzungsform bei Wahrnehmung der Unterschiede dem G e- samteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. De r Kläger kann daher von der Beklagten verlangen, hin sichtlich der Marke Nr. 316 224 " VIN Castel " in die Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen , weil die Beklagte die angegriffene Marke nicht i n- nerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren gemäß § 26 Ma r- kenG rechtserhaltend benutzt hat. 2. Die Revision hat keinen Erfolg, s oweit das Berufungsgericht d ie Antr ä- g e des Kläger s auf Unterlassung d er Nutzung des Kennzeichens " CASTEL " sowie Auskunft und Feststellung de r Schadensersatzpflicht abgewiesen hat . 22 23 24 25 - 12 - Der Kläger hat keine Ansprüche aus § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG gegen die Beklagte, weil d er Begriff " Castell " nicht als Unterne h- mensschlagwort für den Kläger geschützt ist . Zwar hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich ein Firmenschla g- wort aus der nicht abgekürzten Firmenb ezeichnung des Klägers ergeben kann (dazu a) . Es ist aber zu Recht davon ausgegangen, dass der Begriff " Castell " nicht als Firmenschlagwort für das Weingut des Klägers geschützt ist, weil ihm die notwendige Unterscheidungskraft fehlt (dazu b) . Rechtlicher Nachprüfung hält a uch die Annahme des Berufungsgerichts stand , dass der Kläger sich nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung " Castell " berufen kann (d a- zu c). Schließlich ergeben sich der Unterlassungsanspruch und die Folge - ansprüche nicht aus § 4 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG au f- grund der für den Kläger eingetragenen Marken " Schloß Castell " und " CASTELL - CASTELL " (dazu d). a) Zutreffend rügt d ie Revision , dass das Berufungsgericht rechtsfehle r- haft für die Prüfung des Schutzes des Bestandteils " Castel " als Firmenschla g- wort nicht die vollständige Firma " Fürstlich Castell ' sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell - Castell " , sondern allein die abgekürzte Firmenbezeichnung "Fürstlich Castell' sches Domänenamt " zugrunde gelegt hat . Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs ( vgl. BGH, Urteil vom 1 9. Februar 2009 I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 , mwN). Bei schlagwortfäh i- gen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma 26 27 28 - 13 - abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen B e- zeichnung ( vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 ). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehme nskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräft i- gen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlag wortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Januar 1999 I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 Altberliner, mwN). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbeze ichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet w ird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat ( vgl. BGH, GRUR 1999, 492, 493 Altberliner). Zwar kann ein kennzeichnungskräftiges Schlagwort auch aus dem abg e- kürzten Firmenkennze ichen abgeleitet werden, wenn die Abkürzung durch I n- gebrauchnahme Schutz genießt. Solange aber die eigentliche Firmenbezeic h- nung verwendet wird und geschützt ist, kann der Prüfung, ob sich einer ihrer Bestandteile als Schlagwort eignet, nicht allein eine d aneben in Gebrauch g e- nommene abgekürzte Firmenbezeichnung zugrunde gelegt w erden. Da der Kläger nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht ausdrücklich Bezug nimmt, unter der Firm a " Fürstlich Ca s- tell ' sches Domänenamt Albrec ht Fürst zu Castell - Castell " auftritt, hätte das B e- rufungsgericht der Prüfung, ob der Begriff " Castell " ein geschütztes Firme n- s chlagwort darstellt, daher in erster Linie die nicht abgekürzte Firmenbezeic h- nung zugrunde legen müssen . 29 30 - 14 - b) D ieser Rechtsfe hler des Berufungs gerichts ist indes nicht entsche i- dungserheblich geworden. Denn die weitere Begründung des Berufungsg e- richts , dass ein Schutz der Bezeichnung " Castell " nicht besteh t , weil sie der Verkehr nicht als unterscheidungskräftig ansieht, hält rech tlicher Nachprüfung stand. aa ) Das Berufungsgericht hat die Bezeichnung " Castell " sowohl für sich betrachtet als auch in ihre m konkreten Zusammenhang als rein beschreibende Angabe angesehen. Sie we i se die angesprochenen Verkehrskreise auf die Herkunft des damit bezeichneten Wein s aus dem Weinbauort " Castell " hin , so dass ihr hinreichende Unterscheidungskraft fehle . D a s lässt k einen Rechtsfe h- ler erkennen. Ein Schutz des in der voll ständig en Firmenbezeichnung des Klägers en t- haltenen Bestandteils " Ca stell " als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt voraus, dass die Bezeichnung " Castell " unterscheidungskräftig und nach der Verkehrsauffassung ihrer Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - Cotton Line). Werden Bestandteile einer Firma sowohl für sich betrachtet als auch in ihrer Verbindung vom Verkehr als beschreibende Sachbezeichnung verstanden, so kann ihnen aus originärer K ennzeichnungskraft kein kennzeichenrechtlicher Schutz als Firmenschlagwort zugebilligt werden ( vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 I ZR 318/02, GRUR 2005, 873 , 874 = WRP 2005, 1246 Star Entertainment). Das Berufungsgericht hat dazu festgestellt, da ss sich die Angabe " Ca s- tell " im Verkehr zur Bezeichnung de r geographischen Herkunft von Weinen aus dem Weinbauort " Castell " eignet und dahe r beschreibend verstanden wird. 31 32 33 34 - 15 - Diese tatrichterliche Feststellung ist in rechtlicher Hinsicht nicht zu bea n- stand en. Für s ie spricht insbesondere, dass der Ort " Castell " ein Weinbauort ist, in dem - wie vom Berufungsgericht festgestellt - neben dem Kläger zahlreiche weitere Winzer ansässig sind . bb ) D as Berufungsgericht hat , anders als die Revision meint, weder ein Freihaltebedürfnis an dem bürgerlichen Namen des Klägers angenommen noch dessen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil es nicht hinreichend b e- rücksichtigt hätte , dass der Begriff " Castell " Teil des bürgerlichen Namens des Klägers sei . (1) De r nach § 12 BGB geschützte Familienname des Klägers lautet nicht " Castell " , sondern Erbgraf zu Castell - Castell. Das Berufungsgericht hat weder den Gebrauch dieses Familiennamens eingeschränkt noch ein Freihalt e- bedü r fnis an ihm angenommen. (2) Das Beru fungsgericht ist auch davon ausgegangen , dass im alltägl i- chen Sprachgebrauch eine Verkürzung des Doppelnamens des Klägers auf " Castell " naheliegen wird . Entgegen der Ansicht der Revision kommt es darauf aber nicht an . Außer im Fall einer im S treitfall ni cht festgestellten Verkehr s- durchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) kann d er Kläger für eine Verkürzung seines bürgerlichen Namens , die infolge des Weglassen s weiterer Bestandteile mit einer geographischen Herkunftsangabe identisch ist , k einen Schutz als Unte r- n ehmensschlagwort erlangen , we il die verkürzte Bezeichnung - wie dargelegt - nicht unterscheidungskräftig ist. cc ) Soweit das Berufungsgericht einen Schutz der Bezeichnung " Castell " als Firmenschlagwort mit der Begründung verneint hat, dass der Kläger die V o- raussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht hinreichend dargelegt hat , ist 35 36 37 38 39 - 16 - dies rechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden. Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsgerich t habe es unter Verstoß gegen § 139 ZPO unterlassen, den Kläger darauf hinzu weisen, dass es im Streitfall auf eine Verkehrsdurchsetzung der Kurzform " Castell " gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ankommen könne. Das Landgericht hat zwar ein e auf die Herkunft hinweisende Funktion der Kurzform " Castell " verneint, so dass es auf der Grundla ge seiner Recht s- au f fassung unerheblich war, ob sich die Kurzform im Verkehr durchgesetzt hat. D as Berufungsgericht ist auch von dieser Rechtsansicht abgewichen, was e i- nen Hinweis gemäß § 139 Abs. 4 ZPO erforderlich machen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 8. O ktober 2 009 IX ZR 235/06, juris Rn. 5 mwN) . D ie Ve r- kehrsdurchsetzung war aber eine der zentralen Fragen des Rechtsstreits, so dass ein H inweis entbehrlich war (vgl. BGH, Urteil vom 21. Oktober 2005 V ZR 169/04, NJW - RR 2006, 235 Rn. 8; Beschluss vom 20. Dezember 2007 IX ZR 207/05, NJW - RR 2008, 581 Rn. 2). Im Übrigen kann die auf § 139 Abs. 4 Satz 1 ZPO gestützte Rüge schon deswegen keinen Erfolg haben, weil die Revision die Verkehrsdurchsetzung nur pauschal und mit dem Beweisangebot, ein demoskopi sches Gutachten einz u- h o len, geltend ge macht hat (vgl. BGH, Urteil vom 9. November 2011 I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 = WRP 2012, 330 Basler Haar - Kosmetik, vgl. auch Ingerl/Rohnke, Mar kengesetz, 3. Aufl., § 8 Rn. 353 für das Eintragung s- verfahren). c ) Da die Bezeichnung " Castell " im Verkehr als geographische He r- kunftsangabe für Wein verstanden wird , konnte der Kläger für ein gleichlaute n- des Unternehmensschlagwort zur Bezeichnung seine s Weinguts keinen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG erlangen. Es kommt de shalb nicht darauf an, ob für andere Geschäftstätigkeiten des Klägers das Unternehmensschlagwort " Ca s- 40 41 42 - 17 - tell " geschützt ist. Ebenso wenig bedarf es einer Erörterung der verschiedenen Rügen, die die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts erhebt, das Wort " Castell " sei schon unabhängig von der Frage der Schutzfähigkeit einer mit dem Ortsnamen identischen Unternehmensbezeichnung nicht für den Kl ä- ger als Unternehmensschlagwort geschützt. d) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass ein Unt erla s- sungsanspruch des Klägers gegen die Beklagte gemäß § 4 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG aus den Wortmarken " Schloß Castell " und " CASTELL - CASTELL " ebenfalls nicht in Betracht kommt . Im Hinblick auf die fehlende rechtserhaltende Benutzung der IR - Marke " VIN Castel " verfügt die Beklagte zwar über keine bessere Priorität. Die Beurteilung des Berufungsg e- richts, der Bestandteil " CASTELL " könne als geographische Herkunftsbezeic h- nung nicht als innerhalb der Klagemarken prägend oder selbständig ken nzeic h- nend angesehen werden, so dass eine Verwechslungsgefahr mit dem von der Beklagten benutzten Zeichen ausscheide, lässt aber keinen Rechtsfehler e r- kennen. Eine Übereinstimmung allein in schutzunfähigen Bestandteilen kann keine Verwechslungsgefahr begrü nden (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 41 bis 43 = WRP 2007, 1466 Kinderzeit ; Urteil vom 5. November 2008 I ZR 39/06, GRUR 200 9, 766 Rn. 72 = WRP 2009, 831 Stofffähnchen I; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rn. 1082). e) Die gelten d gemachten Folgeansprüche sind aus de n gleichen Gr ü n- d en unbegründet . 43 4 4 - 18 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 , § 101 Abs. 1 ZPO. Bornkamm Pokrant Kirchhoff Koch Löffler Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 30.10.2008 - 2 - 3 O 469/07 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 27.05.2010 - 6 U 243/08 - 45
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