I ZR 122/00 - I. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILI ZR 122/00Verkündet am: 13. März 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ :neinBGHR : ja City PlusMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen über-ein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob die-ser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Klagezeichen nur aus dem über-einstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zei-chen prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Kla-gezeichens zu berücksichtigen.BGH, Urt. v. 13. März 2003 – I ZR 122/00 – OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlungvom 13. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und dieRichter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats desOberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. April 2000 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auchüber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwie-sen.Von Rechts wegenTatbestand: Die Beklagte ist die Deutsche Telekom AG. Sie ist Inhaberin der mit Zeitrangvom 6. April 1996 u.a. für Dienstleistungen der Telekommunikation eingetragenenWortmarke „City Plus“. Sie bietet unter dieser Bezeichnung ihren Festnetzkundeneinen verbilligten Einkauf von Tarifeinheiten für Telefongespräche im Ortsbereichan.Die Klägerin betreibt das digitale Mobilfunknetz „D2“. Seit Ende September1998 wirbt sie für zwei neue Tarife, den Tarif „D2-BestCity“ und den Tarif „D2- - 3 -BestCityPlus“. Mit dem Tarif „D2-BestCity“ kann zu günstigeren Bedingungen voneinem beliebigen inländischen Standort in ein vorher bestimmtes Ortsnetz telefo-niert werden, während der Tarif „D2-BestCityPlus“ günstigere Bedingungen für An-rufe in das jeweilige Ortsnetz vorsieht, in dem sich der Kunde gerade aufhält.Die Beklagte sieht in der Verwendung der Bezeichnung „D2-BestCityPlus“eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke „City Plus“. Sie hat zunächst gegen dieKlägerin eine einstweilige Verfügung erwirkt, die vom Oberlandesgericht aufgeho-ben worden ist (OLG Düsseldorf MarkenR 1999, 105). Mit der vorliegenden Klagebegehrt die Klägerin die Feststellung, daß der Beklagten keine Ansprüche wegender Benutzung des Zeichens „D2-BestCityPlus“ für einen Mobilfunktarif zustehen.Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten,ihre Marke „City Plus“ weise eine durch Verkehrsbekanntheit gesteigerte Kenn-zeichnungskraft auf. Zwischen ihrer Marke und dem von der Klägerin verwendetenZeichen „D2-BestCityPlus“ bestehe Verwechslungsgefahr.Das Landgericht hat der negativen Feststellungsklage stattgegeben. DasOberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.Hiergegen wendet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antragauf Abweisung der Feststellungsklage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, dieRevision zurückzuweisen. - 4 -Entscheidungsgründe: I.Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke „City Plus“ verneint.Zur Begründung hat es ausgeführt:Zwischen dem Zeichen „D2-BestCityPlus“ und der Marke „City Plus“ bestehekeine Verwechslungsgefahr. Dabei komme es auf eine Ähnlichkeit der Dienstlei-stungen, für die die Marke und das angegriffene Zeichen verwendet würden, nichtan, weil es an einer Zeichenähnlichkeit völlig fehle. Werde aus einer (älteren) Mar-ke gegen ein (jüngeres) Zeichen vorgegangen, das aus der Marke und zusätzli-chen Bestandteilen bestehe, könne zwar dem mit der Marke übereinstimmendenBestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraftzukommen mit der Folge, daß die Gesamtbezeichnung und die Marke verwechseltwerden könnten. Der mit der Marke übereinstimmende Teil bestimme aber nichtnotwendig den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens. Im Streitfall genügees nicht, daß „City Plus“ für den Gesamteindruck von „D2-BestCityPlus“ mitprä-gend erscheine; erforderlich sei, daß die weiteren Bestandteile des angegriffenenZeichens in einer Weise zurückträten, daß sie für den Gesamteindruck vernach-lässigt werden könnten. Davon könne im Streitfall keine Rede sein. Das angegrif-fene Zeichen „D2-BestCityPlus“ werde überwiegend durch „D2“ geprägt. Der Be-standteil „CityPlus“ habe allenfalls mitprägenden Charakter. Der Kombination derbeiden beschreibenden Bezeichnungen „City“ und „Plus“ könne von Haus aus nureine schwache Unterscheidungskraft beigemessen werden. Die Beklagte habeauch nicht dargetan, daß ihrer Marke im Kollisionszeitpunkt durch Werbung undBerichterstattung eine normale, geschweige denn eine erhöhte Kennzeichnungs-kraft zukomme. Es reiche nicht aus, lediglich vorzutragen, welche Anstrengungenunternommen worden seien, um bekannt zu werden. Denn es komme nicht auf dieMühen, sondern auf den Erfolg an. Die Beklagte hätte vielmehr das Ergebnis ei- - 5 -gener Marktforschungserhebungen vortragen müssen. Der angetretene Beweiseiner Verkehrsbefragung sei ungeeignet, weil es heute nicht mehr möglich seifestzustellen, wie bekannt „City Plus“ im September 1998 gewesen sei. Aberselbst bei normaler Kennzeichnungskraft könne der Bestandteil „City Plus“ die an-gegriffene Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ nicht prägen, weil der weitere Be-standteil „D2“ normale Kennzeichnungskraft habe, jedenfalls nicht derart zurück-trete, daß er für den Gesamteindruck zu vernachlässigen sei. Dabei komme esnicht darauf an, ob es sich bei „D2“ um eine erkennbare Herstellerangabe hande-le.Das Ergebnis lasse sich auch mit § 23 Nr. 2 MarkenG begründen. Denn eineMarke, die eine beschreibende Angabe abwandele, dürfe nicht dazu verwendetwerden, die beschreibende Angabe zu unterbinden. Die Marke „City Plus“ lehnesich an die glatt beschreibende Bezeichnung „City-Tarif Plus“ an. Daher könne dieBeklagte nicht gegen die als beschreibend anzusehende Verwendung der Angabe„BestCityPlus“ durch die Klägerin vorgehen.II.Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision habenErfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-weisung der Sache an das Berufungsgericht.1.Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruchder Beklagten aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG scheide schon deswe-gen aus, weil es an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen –„City Plus“ auf der einen und „D2-BestCityPlus“ auf der anderen Seite – vollstän-dig fehle, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.a)Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daßin Fällen, in denen einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen - 6 -übereinstimmen, jeweils von dem Gesamteindruck der Zeichen auszugehen ist,um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt,daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend inden Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstim-mende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmendist (vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 – I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP1996, 903 – Sali Toft; Urt. v. 18.6.1998 – I ZR 15/96, GRUR 1998, 942, 943 – AL-KA-SELTZER; Beschl. v. 6.5.1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP1999, 936 – HONKA; Beschl. v. 8.7.1999 – I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 =WRP 2000, 173 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Dies gilt unabhängig davon, ob dieprioritätsältere Marke oder – wie im Streitfall – das angegriffene Zeichen die zu-sätzlichen Bestandteile aufweist (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 – I ZB 22/93, GRUR1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 14.3.1996 –I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 – JUWEL; GRUR 2000,233 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz,§ 14 Rdn. 421).b)Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner für die Frage des prägendenCharakters des Bestandteils „CityPlus“ im angegriffenen Zeichen der Klägerin ge-prüft, ob dieser Bestandteil in Folge des Gebrauchs durch die Beklagte eine er-höhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Zwar ist die Feststellung, ob ein Bestand-teil prägende Bedeutung hat, grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Markeselbst zu treffen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze;Beschl. v. 27.1.2000 – I ZB 47/97, GRUR 2000, 895, 896 = WRP 2000, 1301– EWING). Hat jedoch eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durchihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshin-weisende Funktion erhalten – was die Beklagte hinsichtlich der Marke „City Plus“für sich in Anspruch nimmt –, wirkt sich dieser Wandel nicht nur auf die Kenn- - 7 -zeichnungskraft des Zeichens selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, daß demZeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird,wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens be-gegnet.c)Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Beurteilung des Be-rufungsgerichts, wonach das angegriffene Zeichen der Klägerin überwiegenddurch „D2“ geprägt werde, während der Bestandteil „CityPlus“ allenfalls mitprä-genden Charakter habe.aa)Von Haus aus kommt der Bezeichnung „CityPlus“ oder „City Plus“ für ei-nen Telefontarif an sich nur eine geringe Unterscheidungskraft zu. Mit Recht be-tont das Berufungsgericht, daß „City Plus“ wegen der Nähe zu „City-Tarif Plus“ –einem Tarif, der eine Mehrleistung im Ortsbereich verspricht – beschreibende An-klänge aufweist. Im Streitfall weist die bestehende Nähe zur beschreibenden An-gabe jedoch nicht notwendig auf eine nur geringe Unterscheidungskraft hin. DenFeststellungen des Berufungsgerichts läßt sich entnehmen, daß die Bezeichnun-gen der Telefontarife weitgehend beschreibender Natur sind, weil sie nicht nur ei-nen Hinweis auf den Anbieter enthalten, sondern auch eine Orientierung im „Ta-rifdschungel“ ermöglichen sollen. Für die Unterscheidungskraft ist stets auf dieAuffassung der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Bei einer derartigenÜbung registriert der Verkehr im allgemeinen den in der Abweichung von der be-schreibenden Angabe liegenden Herkunftshinweis besonders )Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, die Beklagte habe eineSteigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung der Marke „City Plus“ nichtdargetan. Damit hat das Berufungsgericht das Vorbringen der Beklagten nicht hin-reichend gewürdigt. Wie die Revision mit Erfolg rügt, hat die Beklagte gerade auchfür den Kollisionszeitraum im September 1998 eine intensive Benutzung der Mar- - 8 -ke vorgetragen. Es geht nicht an, daß das Berufungsgericht einerseits diesenVortrag als unerheblich abtut, weil es nicht auf die Mühen, sondern allein auf de-ren Erfolg ankomme, andererseits aber die beantragte Beweisaufnahme über denErfolg der Werbemaßnahmen – nämlich eine Verkehrsbefragung – mit der Be-gründung ablehnt, der Bekanntheitsgrad der Bezeichnung im Kollisionszeitpunktkönne nachträglich nicht durch eine Verkehrsbefragung ermittelt werden. Dies giltum so mehr, als die letzte mündliche Verhandlung in der ersten Instanz nur etwaein halbes Jahr, die letzte mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren nur et-wa anderthalb Jahre nach dem Kollisionszeitpunkt stattgefunden hat. Hätte dieVerkehrsbefragung die von der Beklagten behauptete Verkehrsgeltung der Be-zeichnung „City Plus“ ergeben, hätten sich daraus mit Blick auf die zeitliche Ver-teilung der Werbemaßnahmen zumindest Rückschlüsse auf eine gesteigerteKennzeichnungskraft ziehen lassen.Von der Durchführung einer Verkehrsbefragung durfte das Berufungsgerichtnur absehen, wenn seiner Beurteilung beigetreten werden könnte, eine für einenfrüheren Zeitpunkt ermittelte Verkehrsbekanntheit der Marke der Beklagten lassesich nicht auf den späteren maßgeblichen Zeitpunkt der Kollision beider Zeichenübertragen. Dies hätte es jedoch erforderlich gemacht, das Vorbringen der Be-klagten zu den getätigten Werbemaßnahmen sorgfältig zu prüfen, um festzustel-len, ob sich daraus nicht eindeutige Hinweise auf eine fortdauernde gesteigerteKennzeichnungskraft ergeben (vgl. BGH, Urt. v. 17.10.1996 – I ZR 153/94, GRUR1997, 308, 311 = WRP 1997, 306 – Wärme fürs Leben). Dies ist – wie die Revisi-on mit Erfolg rügt – bislang unterblieben. Das Berufungsgericht hat unter Berufungauf das landgerichtliche Urteil angenommen, auch nach der Darstellung der Be-klagten sei die besonders öffentlichkeitswirksame Fernsehwerbung „auf längstensden Zeitraum Winter 1996/97 beschränkt gewesen“. Den Vortrag der Beklagten zuanderen Werbemaßnahmen hat das Berufungsgericht nicht für ausreichend ge- - 9 -halten; insbesondere sei die Katalogwerbung ebenso wie andere Werbemaßnah-men der Beklagten nicht geeignet gewesen, die Kennzeichnungskraft der Markeder Beklagten zu stärken. Wie die Revision demgegenüber zutreffend darlegt, hatdie Beklagte substantiiert vorgetragen, daß die Fernsehwerbung mit dem be-kannten Schauspieler Manfred Krug auch noch zu Beginn des Jahres 1998 aus-gestrahlt worden sei. Darüber hinaus hat die Beklagte – was die Revision alsübergangen rügt – vorgetragen und durch Vorlage von Kopien der entsprechen-den Katalogseiten belegt, daß der „City Plus“-Tarif in ihren Katalogen 1998/99,1999 und 1999/2000 intensiv beworben worden ist. Es ist nicht ersichtlich, wes-wegen diese Werbung nicht zur Stärkung der Kennzeichnungskraft von „City Plus“beigetragen haben soll. Hätte das Berufungsgericht ergänzenden Vortrag zur Hö-he der Auflage der verteilten Kataloge erwartet, wäre – was die Revision ebenfallsrügt – ein Hinweis geboten gewesen. Die Revision hat dargelegt, daß die Beklagtedie Höhe der Auflage unter Beweisantritt mit 1,6 Millionen angegeben hä)Das Berufungsgericht hat schließlich den Standpunkt vertreten, selbstbei (unterstellt) normaler Kennzeichnungskraft sei „CityPlus“ nicht prägend, viel-mehr werde das angegriffene Zeichen der Klägerin – „D2-BestCityPlus“ – über-wiegend durch den Bestandteil „D2“ geprägt. Auch diese Beurteilung ist nicht freivon Rechtsfehlern.Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt dem Be-standteil eines Zeichens, der – für den Verkehr erkennbar – nicht das Produkt,sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keineprägende Bedeutung zu (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 36/93, GRUR 1996,404, 405 = WRP 1996, 739 – Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 – JUWEL;Beschl. v. 10.7.1997 – I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 –IONOFIL; Beschl. v. 4.2.1999 – I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999,662 – LORA DI RECOARO; Urt. v. 21.9.2000 – I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, - 10 -166 = WRP 2001, 165 – Wintergarten). Für den Bestandteil „D2“ im angegriffenenZeichen gilt dies allerdings nicht uneingeschränkt; denn er erfüllt eine doppelteFunktion: Zum einen erkennt der Verkehr in „D2“ das Unternehmen, das den Tarifanbietet. Zum anderen steht „D2“ auch für das Mobilfunknetz, in dem zu dem be-worbenen Tarif telefoniert werden kann; insofern bezeichnet dieser Bestandteil –auch wenn er für einen bekannten Anbieter steht – das konkrete Dienstleistungs-angebot der Klägerin, für das das Zeichen benutzt wird.Die Frage der Prägung des Zeichens durch einzelne Bestandteile kann in-dessen nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisions-lage beantwortet werden. Stünden sich beispielsweise „D1-City Plus“ und „D2-BestCityPlus“ gegenüber, so käme dem Bestandteil „D2“ eine stärkere Unter-scheidungsfunktion zu, weil dem Verkehr das Zeichen „City Plus“ immer in Kombi-nation auf das andere Mobilfunknetz begegnen würde. Dem Klagezeichen „Ci-ty Plus“ fehlt jedoch ein solcher Hinweis auf das Netz. Dies führt dazu, daß derVerkehr, der den Tarif „CityPlus“ aus der Werbung der Beklagten kennt, diesesProdukt nicht notwendig fest mit der Beklagten verbindet. Trifft der Verkehr aufden Tarif „D2-BestCityPlus“, wird er den „CityPlus“-Tarif, mit dem er aufgrund derWerbung möglicherweise positive Assoziationen verbindet, nunmehr der Klägerinzuordnen.d)Das Berufungsgericht ist – ohne dies im einzelnen auszuführen – mitRecht davon ausgegangen, daß dem Bestandteil „Best“ im angegriffenen Zeichenkeine prägende Wirkung zukommt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.Der Zusatz „Best“ – der Superlativ von gut – deutet darauf hin, daß es sich um ei-nen besonders attraktiven „CityPlus“-Tarif handelt. Diese beschreibende Angabetritt gegenüber den anderen Bestandteilen eindeutig in den Hintergrund. - 11 -2.Ist die Zeichenähnlichkeit nicht zu verneinen, besteht vielmehr zwischender Marke der Beklagten und dem prägenden Bestandteil des angegriffenen Zei-chens Übereinstimmung, so kann die Verwechslungsgefahr zwischen den sichgegenüberstehenden Zeichen bei der zu unterstellenden gesteigerten Kennzeich-nungskraft von „City Plus“ und der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für diedie Zeichen verwendet werden – hier Festnetztarif, dort Mobiltelefontarif –, nichtverneint werden.3.Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheitert der Unterlas-sungsanspruch der Beklagten schließlich nicht an der Schutzschranke des § 23Nr. 2 MarkenG. Denn bei dem Bestandteil „CityPlus“ handelt es sich auch nachder Ansicht des Berufungsgerichts nicht um eine lediglich beschreibende Angabe.Auch wenn es der Beklagten – wie das Berufungsgericht annimmt – verwehrt wä-re, aus ihrer Marke „City Plus“ gegen eine Verwendung der Bezeichnung „City-Tarif Plus“ vorzugehen, hilft dies der Klägerin nicht weiter, weil sie als Bestandteilihres Zeichens nicht diese Bezeichnung, sondern die abgewandelte, gerade nichtglatt beschreibende Form „CityPlus“ verwendet.III.Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Be-rufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kostender Revision zu übertragen ist. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird dasBerufungsgericht Gelegenheit haben, das Vorbringen der Beklagten zu einer Stei-gerung der Kennzeichnungskraft ihrer Marke erneut zu prüfen. Gelangt es dabeizu der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft, wird es eine Verwechs- - 12 -lungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen angesichts der gro-ßen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden sowieangesichts der in diesem Fall bestehenden Zeichenähnlichkeit und Kennzeich-nungskraft der Marke der Beklagten nicht verneinen können.UllmannRiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Bornkammist in Urlaub. Er ist verhindert zuunterschreiben.Ullmann Pokrant Schaffert

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