ECLI:DE:BGH:2018:111018UIZR156.16.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 156/16 Verkündet am: 11. Oktober 2018 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verh andlung vom 11. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesg e- richts Nürnberg - 3. Zivilsenat und Kartellsenat - vom 14. Juni 2016 aufgehoben. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg - Fürth - 4. Kammer für Handelssachen - vom 19. August 2015 wird zurückgewiesen, soweit das Landgericht d ie auf die Marke der Beklagten gestützten Widerklageanträge abgewiesen hat. Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Ve r- handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wege n Tatbestand: Die Beklagte und Widerklägerin (im Folgenden: Beklagte) stellt seit 1969 das in Standbeuteln abgefüllte Fruchtsaftgetränk "Capri Sonne" her und ve r- treibt es. Sie ist Inhaberin der am 23. Februar 1995 angemeldeten und am 5. September 1996 vom Deutschen Patent - und Markenamt für die Warenkla s- 1 - 3 - se 32 (alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare) eingetragenen dreidimensionalen Marke Nr. 395 08 178 in Form eines silbernen Standbeutels : Die in den Vereinigten Arabi schen Emiraten ansässige Klägerin bot im Februar 2014 auf der in Nürnberg stattfindenden Messe "BIOFACH" ein in Standbeuteln unter dem Namen "Sun Blast Organic" abgefülltes Fruchtsaftg e- tränk an . Der Standbeutel war wie nachstehend wiedergegeben gestaltet : 2 - 4 - D as Hauptzollamt Nürnberg beschlagnahmte auf Veranlassung der B e- klagten die auf dem Messestand der Klägerin ausgestellten Standbeutel wegen der Verletzung der Marke der Beklagten. D ie Klägerin hat Klage auf Feststellung der Nichtverletzung der Ma rke der Beklagten sowie auf Freistellung von den Kosten einer vorgerichtliche n G e- gena bmahn ung erhoben. Die Beklagte hat die Klägerin im Wege der Widerkl a- ge auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadense r- satzpflicht in Anspruch genomm en. Daraufhin haben die Parteien den Festste l- lungsantrag der Klägerin übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Beklagte stützt die Widerklage in erster Linie auf ihre Marke, hilfsweise auf Wettbewerb s- recht . Das Landgericht hat die Beklagte zur Freistellun g der Klägerin von den Kosten der Gegena bmahn ung verurteilt und die Widerklage abgewiesen. 3 4 - 5 - Mit Beschluss vom 21. August 2014 hat das D eutsche Patent - und Ma r- kenamt die Löschung der Marke der Beklagten mit der Begründung an geordnet , ihrem Schutz s tehe d a s Schutzhindernis der technisch bedingten Form gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Das Berufungsgericht hat dem Antrag der Klägerin, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des Löschung s- verfahrens auszusetzen, nicht entsprochen . Es hat a uf die Berufung der B e- kla g ten der Widerklage stattgegeben und die Klage abgewiesen. D er Senat hat mit Beschluss vom 6. April 2017 auf die Nichtzulassung s- beschwerde der Klägerin die Revision zuge lassen und das Revisionsverfahren ausgesetzt, nachdem d as Bu ndespatentgericht mit Beschluss vom 28. Juni 2017 die Beschwerde der Beklagten gegen die die Löschung der Marke der Beklagten anordnende Entscheidung des D eutschen Patent - und Markenamts zurückgewiesen hatte (26 W [pat] 63/14, juris) . Die von der Beklagten gegen diese Entscheidung eingelegte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist ohne Erfolg geblieben ( BGH , Beschluss vom 9. Mai 2018 - I ZB 68/17, Ma r- kenR 2018, 389 ). Die Klägerin erstrebt mit ihrer Revision die Wiederherstellung des lan d- gerichtlichen Urtei ls. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagten stünden der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 und 5 MarkenG sowie die darauf bezo genen Folgeansprüche gemäß § 19 Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 6 MarkenG zu. Zur Begründung hat es ausgeführt: 5 6 7 8 - 6 - Es bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Marke der Beklagten und der angegriffenen Verpackung. Die Klägerin benutze die ang e- griffene Standbodenbeutelform markenmäßig. Bei der Marke der Beklagten handele es sich um ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen mit durchschnittliche r Kennzeichnungskraft. Es bestehe Warenidentität. Zudem seien sich die Stan d- beutel der Parteien hochgradig ähnlich. Die Klägerin habe ihr Produkt durch seine Ausstellung auf der Messe "BIOFACH" in Nürnberg beworben und in den Verkehr gebracht. Da ihre Abmahnung nicht berechtigt gewesen sei, stehe ihr kein Anspruch auf Erstattung der dadurch verursachten Kosten zu. II. Die Revision der Klägerin hat Erfolg. 1. Markenrechtliche Ansprüche der Beklagten scheiden aus, weil die A n- ordnung des Deutschen Patent - und Markenamts , die Marke der Beklagten zu löschen, im Laufe des Revisionsverfahrens infolge des Senatsbeschlusse s vom 9. Mai 2018 rechtskräftig geworden ist . Diese nach der Verkündung des Ber u- fungsurteils ( 14 . Juni 2016 ) eingetretene Veränderung der Schutzrechtslage ist auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Urt eil v om 24. Februar 2000 - I ZR 168/97, GR UR 2000, 1028, 1030 [juris Rn. 41] = WRP 2000, 1148 Ballermann ; zum vergleichbaren Fall der Löschung eines Geschmacksmu s- ters: BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 142/01, GRUR 2004, 941 f. [juris Rn. 15] = WRP 2004, 98 - Metallbett ). Es ist rechtskräftig festgestellt, dass die M arke der Beklagten von Anfang an nicht zu Recht bestanden hat, weil ihr er Eintragung in das Markenregister das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden hat. Daher können aus ihr keine Ansprüche g e- gen vermeintl iche Verletzer erwachsen. 2. Es kann aufgrund der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellu n- gen nicht beurteilt werden, ob die mit der Widerklage geltend gemachten A n- sprüche auf wettbewerbsrechtli cher Grundlage begründet sind . Die Beklagte 9 10 11 12 - 7 - hat d ie W iderklage hilfsweise auf wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz ( § 4 Nr. 9 UWG aF , § 4 Nr. 3 UWG ) , gezielte Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG aF, § 4 Nr. 4 UWG) und Irreführung (§ 5 Abs. 2 UWG) gestützt. Hierzu hat das Ber u- fungsgericht - von seinem Standpunkt au s folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO) . S o- weit es die auf die Marke der Beklagten gestützte Widerklageanträge angeht, ist die Sache zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO) und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen. I m übrigen U m- fang der Aufhebung ist die Sache , da sie insoweit nicht zur Endentscheidung reif ist, zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen ( § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO ). Koch Schaffert Kirchhoff Löffler Schwonke Vorinstanzen: LG Nürnberg - Fürth, Entscheidung vom 19.08.2015 - 4 HKO 4543/14 - OLG Nürnberg, Entscheidung vom 14.06.2016 - 3 U 1901/15 - 13
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