BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 162/04 Verk374ndet am: 18. Oktober 2007 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja AKZENTA MarkenG 247 26 Abs. 1 Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Gesch344ftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu ber374cksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gew366hnt ist, dass diese h344ufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeich-net werden. MarkenG 247 26 Abs. 2 Der f374r eine Drittbenutzung i.S. des 247 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Fremd-benutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine frem-de Marke zu benutzen. BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - OLG K366ln LG K366ln - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 18. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts K366ln vom 1. Oktober 2004 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zur374ckver-wiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin der am 18. September 1990 f374r Dienstleistun-gen im Versicherungswesen einschlie337lich Vermittlung von Versicherungen beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Wortmarke "AKZENTA" (im Weiteren: Streitmarke). Sie benutzt die Streitmarke zumindest seit dem Jahr 1991 nicht selbst. 1 - 3 - 2 Die Beklagte schloss mit der als Versicherungsmaklerin t344tigen AKZEN-TA Gesellschaft zur Vermittlung von nationalen und internationalen Versiche-rungen mbH (im Weiteren: Lizenznehmerin) am 19. Februar 2001 einen Vertrag 374ber eine unentgeltliche und ausschlie337liche Lizenz zur Nutzung der Bezeich-nung "AKZENTA". Dieser Vertrag ersetzte eine zwischen der Beklagten und der Lizenznehmerin am 2. Juli 1991 abgeschlossene Abgrenzungsvereinbarung. Die Lizenznehmerin benutzt das Zeichen "AKZENTA" wie folgt: - 4 - Die Kl344gerin, f374r die beim Deutschen Patent- und Markenamt mehrere Marken mit dem Wortbestandteil "AKZENTA" eingetragen sind, h344lt die Streit-marke f374r l366schungsreif, weil weder die Beklagte noch die Lizenznehmerin die-se rechtserhaltend benutzt h344tten. Sie hat beantragt, 3 die Beklagte zu verurteilen, in die L366schung ihrer beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Marke "AKZENTA" einzuwilligen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. 4 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG K366ln GRUR-RR 2005, 186). 5 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Kl344gerin beantragt, das Rechtsmittel zur374ckzuweisen. 6 Entscheidungsgr374nde: I. Das Berufungsgericht hat die Klage f374r gem344337 247247 55, 49 MarkenG be-gr374ndet erachtet und hierzu ausgef374hrt: 7 Da die Beklagte die Streitmarke nicht selbst benutzt habe, komme allein eine ihr zurechenbare Nutzung durch die Lizenznehmerin in Betracht. Eine rechtserhaltende markenm344337ige Benutzung liege nicht vor, wenn ein Zeichen ausschlie337lich als Unternehmenskennzeichen verwendet werde. Bei Dienstleis-tungsmarken sei die Abgrenzung zwischen dem rein firmenm344337igen und dem 8 - 5 - zumindest auch markenm344337igen Gebrauch erschwert. Die Verwendung in Werbematerialien, Gesch344ftsbriefen und Rechnungen k366nne hier ausreichen. Im Streitfall sei das Zeichen "AKZENTA" allerdings ausschlie337lich als Firmen-bezeichnung verwendet worden. Das Zeichen sei in keinem der vorgelegten Schriftst374cke in Alleinstellung, sondern stets nur in Verbindung mit der vollen weiteren Unternehmensbezeichnung der Lizenznehmerin benutzt worden. Der Verkehr werde deshalb auf einen rein firmenm344337igen Gebrauch schlie337en. Die drucktechnisch und farblich herausgehobene Gestaltung des pr344genden Fir-menbestandteils "AKZENTA" 344ndere daran nichts. Die Lizenznehmerin habe das Zeichen schon vor dem Abschluss des Lizenzvertrages im Jahr 2001 in derselben Darstellungsweise verwendet, wobei ihr seinerzeit gem344337 der Ver-einbarung aus dem Jahr 1991 nur das Recht zur Benutzung des Zeichens als Firmenbestandteil einger344umt gewesen sei. Wenn der Verkehr an die Verwen-dung der reinen Unternehmensbezeichnung aus einer Zeit vor der Begr374ndung von Lizenzrechten gew366hnt sei, habe er keinen Anlass, bei 344u337erlich unver344n-derten Umst344nden darin nunmehr (auch) eine markenm344337ige Verwendung zu erkennen. II. Die Revision hat Erfolg. Sie f374hrt zur Aufhebung des Berufungsurteils und, da die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist, zur Zur374ckverwei-sung der Sache an die Vorinstanz (247 563 Abs. 1 ZPO). Entgegen der Auffas-sung des Berufungsgerichts kann eine rechtserhaltende Benutzung der Streit-marke zumindest f374r die Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" nicht verneint werden. 9 1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentit344t der Ware oder Dienstleistung, f374r die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie 10 - 6 - es ihm erm366glicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleis-tungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150, 151 = WRP 2006, 241 - NORMA). Hierf374r ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in 374blicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise f374r das Produkt verwendet wird, f374r das sie eingetragen ist (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA). b) Das Berufungsgericht hat des Weiteren zutreffend angenommen, dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt, wenn das Zeichen ausschlie337-lich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Mar-ke f374r das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BER-THA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objek-tiv entgegentretenden Umst344nde die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen f374r die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO). 11 c) Nach 247 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht ver344ndern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die 12 - 7 - eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugef374gten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene ma337gebli-che kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. BGH, Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). d) Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine k366rperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht m366glich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des 247 26 MarkenG kommen bei ihr daher grunds344tzlich nur die Anbringung der Mar-ke am Gesch344ftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenst344nden in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Gesch344ftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preis-listen, Rechnungen, Ank374ndigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 43 - REHAB; BPatGE 40, 192, 198 - AIG; Str366bele in Str366bele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 247 26 Rdn. 32; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., 247 26 Rdn. 58; Lange, Marken- und Kennzei-chenrecht, 2006, Rdn. 794; Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993, S. 250 ff.). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Her-kunftshinweis versteht; er muss erkennen k366nnen, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Gesch344ftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Be-nutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kenn-zeichengebrauch bezieht (vgl. Str366bele in Str366bele/Hacker aaO 247 26 Rdn. 33; Hackbarth aaO S. 250 f.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen F344llen mit der Firma 374berein; daher gehen die firmenm344337ige Benut- 13 - 8 - zung und die markenm344337ige Benutzung bei ihnen h344ufiger ineinander 374ber als bei Warenmarken (vgl. Hackbarth aaO S. 250 f.; Str366bele in Str366bele/Hacker aaO 247 26 Rdn. 33; Bous in Ekey/Klippel, Markenrecht, 247 26 Rdn. 31). 14 2. Bei Anwendung dieser Grunds344tze h344lt die Beurteilung des Beru-fungsgerichts, der Verkehr gehe hier von einem rein firmenm344337igen Gebrauch der Bezeichnung "AKZENTA" aus, der rechtlichen Nachpr374fung nicht stand. a) Nach den Umst344nden ist davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugef374gten Bestandteilen keine eigene ma337gebende kennzeichnende Wirkung beimisst. 15 b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts benutzt die als Versi-cherungsmaklerin t344tige Lizenznehmerin das Zeichen in ihrer Gesch344ftskorres-pondenz, auf Briefb366gen und Umschl344gen, auf Visitenkarten und Rechnungen in der Form, dass sie der Darstellung des graphisch und farblich hervorgehobe-nen Zeichens "AKZENTA" die konkrete Dienstleistung "Vermittlung von nationa-len und internationalen Versicherungen" sowie ihren Rechtsformzusatz nach-stellt. In der Verwendung des unterscheidungskr344ftigen Firmenbestandteils "AKZENTA" im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung des Unternehmens wird der Verkehr nicht allein die Benennung des gleichna-migen Gesch344ftsbetriebs der Lizenznehmerin sehen, sondern zugleich auch die bestimmte Leistung, die aus diesem Gesch344ftsbetrieb stammt. In diesem Zu-sammenhang ist zu ber374cksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gew366hnt ist, dass diese h344ufiger als Waren mit dem Unternehmensna-men gekennzeichnet werden (Bous in Ekey/Klippel aaO 247 26 Rdn. 31; Hack-barth aaO S. 250 f.). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungs-kr344ftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienst- 16 - 9 - leistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelm344337ig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anf374gung eines Rechtsformzusatzes grunds344tzlich nicht entge-gen. 17 c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es im vorlie-genden Zusammenhang auf den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen zwi-schen der Beklagten und der Lizenznehmerin nicht an. Diesen Vereinbarungen kommt f374r die hier allein ma337gebliche Beurteilung, ob der Verkehr die Verwen-dung des Zeichens (auch) als Herkunftshinweis versteht, keine Bedeutung zu. d) Der Verkehr wird im 334brigen auch die in Alleinstellung erfolgte Ver-wendung des Zeichens "AKZENTA" in den Sonderinformationen der Reihe "Im-pulse" der Lizenznehmerin f374r Juli und September 2001 nicht lediglich dahin verstehen, dass es sich um Informationen eines Unternehmens mit dem ent-sprechenden Firmennamen handelt, sondern auch die dabei angebotenen Ver-sicherungsdienstleistungen der Lizenznehmerin zuordnen. 18 3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach die Marke mangels Benutzung l366schungsreif ist, erweist sich auch nicht aus anderen Gr374nden als richtig (247 561 ZPO). 19 a) Der Beklagten kommen, anders als die Revisionserwiderung meint, gem344337 247 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzungshandlungen der Lizenznehmerin zugute. Zwar hatte die Beklagte der Lizenznehmerin mit der Abgrenzungsver-einbarung vom 2. Juli 1991 lediglich den firmenm344337igen Gebrauch der Be-zeichnung "AKZENTA" gestattet. Nach dem Lizenzvertrag vom 19. Februar 2001 war die Lizenznehmerin dann aber auch zu einer markenm344337igen Benut-zung dieser Bezeichnung berechtigt. 20 - 10 - 21 b) Der Lizenznehmerin fehlte im 334brigen nicht etwa deshalb der insoweit erforderliche Fremdbenutzungswille, weil sie f374r Mitbewerber der Beklagten ebenfalls Versicherungen vermittelte. Ma337geblich ist im Rahmen des 247 26 Abs. 2 MarkenG allein, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen (vgl. Str366bele in Str366bele/Hacker aaO 247 26 Rdn. 78; Ingerl/Rohnke aaO 247 26 Rdn. 86). Davon kann bei einem wirksamen Lizenzvertrag regelm344337ig ausgegangen werden. Dagegen ist es unerheblich, ob der Verkehr die Benut-zungshandlungen dem Markeninhaber oder dem Zustimmungsempf344nger i.S. des 247 26 Abs. 2 MarkenG zutreffend zuordnen kann (vgl. - zu 247 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGHZ 112, 316, 321 - Silenta; Ingerl/Rohnke aaO 247 26 Rdn. 88; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 247 26 Rdn. 86). c) Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann nicht abschlie337end beurteilt werden, ob nicht im Hinblick auf den sehr weiten Ober-begriff "Versicherungswesen" eine Teill366schung der Streitmarke in Betracht kommt (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke aaO 247 49 Rdn. 26). Nach den Ausf374hrungen oben unter II 2 ist die Streitmarke jedenfalls f374r die von dem Oberbegriff aus-dr374cklich erfasste Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" herkunfts-hinweisend benutzt worden. Ob sie dar374ber hinaus auch noch f374r weitere Dienstleistungen aus dem Bereich des Versicherungswesens benutzt worden ist, l344sst sich den bislang getroffenen Feststellungen nicht entnehmen. 22 4. Dem Senat ist eine abschlie337ende Entscheidung des Rechtsstreits fer-ner deshalb verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus ebenfalls folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die Benutzung der Streitmarke als i.S. des 247 26 MarkenG ernsthaft anzusehen ist (vgl. dazu EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 43 - Ansul/Ajax; EuGH, Urt. v. 11.5.2006 23 - 11 - - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Tz. 68 ff. = GRUR Int. 2006, 735 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; BGH, Beschl. v. 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 Tz. 21 = WRP 2006, 102 - GALLUP). In diesem Zusammen-hang ist zu ber374cksichtigen, dass die f374r die Rechtserhaltung notwendige Mar-kenbenutzung nicht st344ndig w344hrend des im Streitfall ma337geblichen Zeitraums von Juni 1998 bis Juni 2003 erfolgt sein muss, sondern lediglich - in Wechsel-wirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gr374nden des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke rechtfertigen muss (BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA; GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer). - 12 - 24 III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zur374ckzuverweisen. Bornkamm RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg B374scher ist ausgeschieden und kann da- her nicht unterschreiben. Bornkamm Schaffert Kirchhoff Vorinstanzen: LG K366ln, Entscheidung vom 11.03.2004 - 31 O 695/03 - OLG K366ln, Entscheidung vom 01.10.2004 - 6 U 62/04 -
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