BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 17/05 Verk374ndet am: 22. April 2010 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Pralinenform II MarkenG 247 14 Abs. 2 Nr. 2 a) Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im gesch344ftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in ver-packtem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird. b) Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung f374r ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begr374ndet. BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - OLG K366ln LG K366ln - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 22. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Koch f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts K366ln vom 10. Dezember 2004 im Kosten-punkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit Nusssplittern und brauner Schokolade umh374llt ist. Die Praline verkauft die Kl344gerin in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune Napfmanschette eingesetzt. Auf der Verpa-ckungsfolie findet sich ein Aufkleber mit der Bezeichnung "Rocher". Mit dem Produkt erzielt die Kl344gerin seit 1996/97 Ums344tze von mehr als 50 Mio. 200 im Jahr. 1 - 3 - Die Kl344gerin ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten farbigen (hell- und dunkelbraun) dreidimensionalen Marke Nr. 397 35 468: 2 Die Marke ist mit Priorit344t vom 26. Juli 1997 aufgrund Verkehrsdurchset-zung f374r die Ware Pralinen eingetragen. Ein von der Beklagten gegen die Mar-ke eingeleitetes L366schungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Senat hat die Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit der die L366schung der Marke angeordnet worden war (BGH, Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). 3 Die Beklagte stellte auf der S374337warenmesse 2002 in K366ln die im Klage-antrag abgebildete Praline " K. T. " aus. Diese ist im oberen Teil gerundet und hat eine glatte Standfl344che. Die Praline ist au337en von Nusssplit-tern und einer Schokoladenschicht 374berzogen. Die Folienverpackung der Prali-ne ist in der Grundfarbe Rot sowie in einem Goldton im oberen Bereich gehal-ten und mit der Bezeichnung " K. T. " gekennzeichnet. Im Rahmen ihres Internetauftritts in t374rkischer Sprache zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpackten Praline. 4 5 Die Kl344gerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihres Markenrechts in Anspruch genommen und - soweit f374r die Revisionsinstanz noch von Bedeu-tung - beantragt, - 4 - 1. die Beklagte zu verurteilen, a) es zu unterlassen, Haselnuss-Pralinen " K. T. " wie n344chste- hend wiedergegeben anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Ver-kehr zu bringen: b) der Kl344gerin Auskunft zu erteilen, aa) welche St374ck- und Betragsums344tze sie mit dem von Ziffer 1 a) er-fassten Produkt in Deutschland get344tigt und bb) welche Werbema337nahmen einschlie337lich ihrer Auftritte im Internet sie in Deutschland f374r dieses Produkt get344tigt hat; 2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl344gerin den Schaden zu ersetzen, den diese durch die in Ziffer 1 a) aufgef374hrten Verletzungshand-lungen erlitten hat; 3. der Beklagten f374r jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das vorstehend un-ter 1 a) beantragte Verbot ein Ordnungsgeld bis zur H366he von 250.000 200, er-satzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Mona-ten anzudrohen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, ihre Pralinen w374rden ausschlie337lich in der Folienverpackung angeboten und in Verkehr gebracht. Durch die von der Kugelform abweichende Ausf374hrung ihrer Pralinen und die unterschiedliche Verpackung werde eine Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke ausgeschlossen. 6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kl344ge-rin hat das Berufungsgericht die Beklagte im Wesentlichen nach den vorste-hend wiedergegebenen Klageantr344gen verurteilt. Es hat lediglich die Verurtei- 7 - 5 - lung zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzverpflich-tung auf den Zeitraum seit Januar 2003 beschr344nkt. 8 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebt die Be-klagte die vollst344ndige Abweisung der Klage. Die Kl344gerin beantragt, die Revi-sion zur374ckzuweisen. Der Senat hat das vorliegende Verfahren im Anschluss an die L366schungsanordnung des Bundespatentgerichts ausgesetzt. Nach Auf-hebung der Entscheidung, mit der das Bundespatentgericht die L366schung der Klagemarke angeordnet hatte, hat der Senat die Fortsetzung der Verhandlung angeordnet. Entscheidungsgr374nde: A. Das Berufungsgericht hat die Anspr374che aus 247 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG, 247 242 BGB bejaht und zur Begr374ndung ausgef374hrt: 9 Die Beklagte verwende die beanstandete Pralinenform im gesch344ftlichen Verkehr, auch wenn die Praline in einer undurchsichtigen Verpackung vertrie-ben werde. Die Beklagte habe die Praline im Rahmen ihres Internetauftritts un-verpackt abgebildet. Den Verbrauchern, die die Praline der Beklagten schon einmal verzehrt h344tten, sei die Pralinenform bei dem sp344teren Erwerb bekannt. 10 Die Beklagte verwende die Pralinenform markenm344337ig. Dem Durch-schnittsverbraucher stelle sich die 344u337ere Gestaltung der Praline der Beklagten als Kugelform dar. Die Abweichungen von der Kugelform riefen nur den Ein-druck hervor, der Versuch, eine runde Form zu erreichen, sei nicht bei allen Exemplaren gelungen. Aufgrund der erheblichen Verkehrsbekanntheit der Mar- 11 - 6 - ke der Kl344gerin verbinde der Verkehr mit der 344u337eren Form der unverpackten Praline der Beklagten Herkunftsvorstellungen. 12 Die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien ebenfalls gegeben. Die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene Marke verf374ge 374ber durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei bestehender Warenidentit344t, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und normaler Zeichen-344hnlichkeit sei von einer Verwechslungsgefahr i.S. von 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen. Die Annexanspr374che seien ebenfalls gegeben. Die Be-klagte habe schuldhaft gehandelt. Die Anspr374che seien allerdings auf den Zeit-punkt der erstmaligen Verletzungshandlung zu beschr344nken. B. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angrif-fe der Revision haben Erfolg. Sie f374hren zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit dieses zu Lasten der Beklagten entschieden hat. 13 I. Die Revision ist zul344ssig. 14 Das Berufungsgericht hat die Revision jedenfalls zugunsten der Beklag-ten zugelassen. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils enth344lt keine Be-schr344nkung der Zulassung der Revision. In der Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs ist zwar anerkannt, dass sich eine Beschr344nkung der Zulassung der Revision auch aus den Entscheidungsgr374nden ergeben kann (BGH, Urt. v. 16.9.2009 - VIII ZR 243/08, NJW 2010, 148 Tz. 11). Dies muss jedoch zweifels-frei geschehen. Die blo337e Angabe des Grundes f374r die Zulassung der Revision reicht grunds344tzlich nicht, um von einer nur beschr344nkten Zulassung der Revi-sion auszugehen (BGH, Urt. v. 18.12.2008 - I ZR 63/06, GRUR 2009, 515 15 - 7 - Tz. 17 = WRP 2009, 445 - Motorradreiniger; Urt. v. 18.3.2010 - I ZR 158/07, GRUR 2010, 536 Tz. 17 = WRP 2010, 750 - Modulger374st II). 16 Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ergibt sich aus den Gr374n-den des Berufungsurteils keine Beschr344nkung der Zulassung der Revision zu Lasten der Beklagten. Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen, weil die Frage des Schutzes einer Marke, die aus der Form einer unverpackten Pra-line bestehe, gegen eine undurchsichtig verpackte Praline, bei der im verpack-ten Zustand die 304hnlichkeit mit der Marke nicht erkennbar sei, noch nicht Ge-genstand der h366chstrichterlichen Rechtsprechung gewesen sei. Die Zulas-sungsfrage betrifft - jedenfalls auch - die vom Berufungsgericht zuerkannten markenrechtlichen Anspr374che der Kl344gerin, gegen die die Revision der Beklag-ten gerichtet ist. II. Die Revision ist auch begr374ndet. 17 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Fest-stellungen kann der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht bejaht werden. 18 a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass es als Verlet-zungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Das gegen die Marke eingeleitete L366schungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Solange die L366schungsanordnung nicht rechtskr344ftig ist, besteht die Schutzrechtslage und damit die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke unver344ndert fort (BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I). 19 - 8 - b) Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die angegriffene Form der unverpackten Praline im gesch344ftlichen Verkehr in der Werbung benutzt hat. Ein Zeichen wird im gesch344ftlichen Ver-kehr benutzt, wenn die Verwendung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen T344tigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.3.2010 - C-236-238/08, GRUR 2010, 445 Tz. 50 - Google/Vuitton; BGH, Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 Tz. 23 = WRP 2009, 967 - Ohrclips). Davon ist vorliegend schon deshalb aus-zugehen, weil die Beklagte ihre Praline auf einer S374337warenmesse in K366ln aus-gestellt und die beanstandete Produktform damit im Inland im Rahmen ihrer kommerziellen T344tigkeit benutzt hat. Die Beklagte hat dadurch die beanstande-te Praline im Inland beworben. Auf die Frage, ob die Beklagte die Praline auf dieser Messe in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt hat, kommt es nicht an. Auch wenn die Beklagte die Praline in verpacktem Zustand dargeboten hat, ist damit auch die in der Verpackung enthaltene Praline Ge-genstand der Werbung geworden. Ob dar374ber hinaus - wie das Berufungsge-richt angenommen und die Revision als rechtsfehlerhaft beanstandet hat - auch der Internetauftritt der Beklagten in t374rkischer Sprache unter einer t374rkischen Top-Level-Domain ein Handeln im gesch344ftlichen Verkehr im Inland begr374ndet, kann danach offenbleiben. 20 c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, dass das Beru-fungsgericht der Beklagten verboten hat, die Pralinen " K. T. " an- zubieten oder in Verkehr zu bringen. 21 aa) Ein auf Wiederholungsgefahr gest374tzter Unterlassungsanspruch scheidet aus, weil das Berufungsgericht bislang keine Feststellungen dazu ge-troffen hat, dass die Beklagte die beanstandeten Pralinen im Inland angeboten oder in Verkehr gebracht hat. Zwar ist das Anbieten i.S. des 247 14 Abs. 3 Nr. 2 22 - 9 - MarkenG in einem wirtschaftlichen Sinn zu verstehen; Werbema337nahmen, bei denen zum Erwerb der beworbenen Produkte aufgefordert wird, k366nnen die Anforderungen an das Anbieten erf374llen (vgl. zu 247 17 Abs. 1 UrhG BGHZ 171, 151 Tz. 27 - Wagenfeld-Leuchte; zu 247 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG B374scher in B374scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-recht, 247 14 MarkenG Rdn. 468). Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festge-stellt, dass die Beklagte auf der S374337warenmesse in K366ln oder im Rahmen ihres Internetauftritts zum Erwerb der Pralinen im Inland aufgefordert hat. Auch ein Inverkehrbringen der Pralinen im Inland hat das Berufungsgericht nicht festge-stellt. bb) Ein auf Erstbegehungsgefahr gest374tzter vorbeugender Unterlas-sungsanspruch kommt auf der Grundlage der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls nicht in Betracht. Dieser setzt ernsthafte und greifbare tats344chliche Anhaltspunkte daf374r voraus, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten. Dabei muss sich die Erst-begehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begr374ndenden Umst344nde m374ssen die drohende Verlet-zungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich f374r alle Tatbestandsmerkmale zuverl344ssig beurteilen l344sst, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 17 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Urt. v. 29.10.2009 - I ZR 180/07 Tz. 25 - Stumme Verk344ufer II). Davon kann im Streit-fall jedoch nicht ausgegangen werden. Das Berufungsgericht hat keine An-haltspunkte daf374r festgestellt, die Beklagte werde in naher Zukunft die bean-standeten Pralinen im Inland anbieten oder in Verkehr bringen. Das Berufungs-urteil kann daher hinsichtlich des Verbots des Anbietens und des Inverkehrbrin-gens nicht aufrechterhalten werden. Das Berufungsgericht wird im wiederer366ff-neten Berufungsverfahren die erforderlichen Feststellungen dazu zu treffen ha- 23 - 10 - ben, ob eine Begehungsgefahr f374r ein Anbieten oder Inverkehrbringen im Inland vorliegt. 24 d) Die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung kann - ungeachtet der bislang fehlenden Feststellungen zu einer Begehungsgefahr f374r ein Anbie-ten und Inverkehrbringen der Pralinen im Inland - hinsichtlich s344mtlicher bean-standeten Verhaltensweisen (Anbieten, Bewerben, Inverkehrbringen) nicht auf-rechterhalten werden. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte ha-be die Form der " K. T. "-Praline markenm344337ig verwandt, ist eben- falls nicht frei von Rechtsfehlern. aa) Eine Verletzungshandlung nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grunds344tzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung markenm344337ig verwendet wird. Eine markenm344337ige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterschei-dung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejeni-gen F344lle beschr344nkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das hei337t die Gew344hrleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegen374ber dem Verbraucher, beeintr344chtigt oder immerhin be-eintr344chtigen k366nnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O 2 /Hutchison; Urt. v. 18.6.2009 - C-487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 59 = WRP 2009, 930 - L'Or351al/Bellure; zu 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform I; 25 - 11 - BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS). 26 bb) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshin-weis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-geb344ck). Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verwende die be-anstandete Pralinenform markenm344337ig, h344lt der rechtlichen Nachpr374fung je-doch nicht stand. (1) Das Berufungsgericht hat bei der Annahme, die beanstandete Prali-nenform werde markenm344337ig benutzt, auch darauf abgestellt, dass die Klage-marke eingetragen ist. Es hat daraus gefolgert, damit stehe f374r das Verlet-zungsverfahren bindend fest, dass die besondere 344u337ere Form der unverpack-ten Praline Herkunftsfunktion aufweise. Dem kann nicht beigetreten werden. 27 Nach der Senatsrechtsprechung folgt aus der Bindung des Verletzungs-richters an die Eintragung der Klagemarke nicht, dass eine mit der gesch374tzten Klagemarke identische Bezeichnung oder Gestaltung in der konkreten Verlet-zungsform vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgeb344ck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Wie der Senat in einem mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren Fall entschieden hat, in dem die Kl344gerin aus derselben Marke gegen eine Pra-linenform vorgegangen ist, kann aus der Eintragung der Klagemarke nicht auf eine Funktion der beanstandeten Form als Herkunftshinweis geschlossen wer-den (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform I). 28 (2) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend und damit markenm344337ig be- 29 - 12 - nutzt sein kann, obwohl sie f374r den Verkehr nicht bereits im Zeitpunkt der Kauf-entscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet ihre Herkunftsfunktion auch gegen374ber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgem344337 ver-wenden. Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch ge-gen verwechslungsf344hige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Wa-re wahrgenommen werden, zu sch374tzen sein (vgl. EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 46 - PICASSO/PICARO; Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, Slg. 2006, I-5677 = GRUR Int. 2006, 842 Tz. 71 - Storck/HABM; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse; 171, 89 Tz. 25 - Pralinenform I). (3) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenm344337ig benutzt, zutreffend auf das Verst344nd-nis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt. Es hat jedoch nicht ber374cksich-tigt, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Wa-re regelm344337ig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunfts-hinweis auffasst, weil es bei der Warenform zun344chst um eine funktionelle und 344sthetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestal-tung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Abschlussst374ck; 171, 89 Tz. 26 - Pralinenform I). 30 Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass im Warenbereich der Pralinen Abweichendes gilt, insbesondere dass sich in diesem Bereich eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt hat, die Form der Waren her-kunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgeb344ck; GRUR 2010, 138 Tz. 26 f. - ROCHER-Kugel). Es hat auch kei-ne Feststellungen dazu getroffen, dass die Form der von der Beklagten vertrie-benen Praline in irgendeiner Weise erheblich vom Branchen374blichen abweicht 31 - 13 - und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden kann (vgl. EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz. 25 f. - Storck/HABM). 32 Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform mar-kenm344337ig benutzt, sind zudem die Umst344nde zu ber374cksichtigen, unter denen die Verbraucher diese Form wahrnehmen. Die Beklagte bietet ihre Praline nur in verpackter Form unter eigenem Kennzeichen zum Verkauf an. Der Verbrau-cher hat deshalb in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit, die Pralinenform als solche wahrzunehmen. Unter solchen Umst344nden liegt es im Allgemeinen nicht nahe anzunehmen, dass der Verbraucher allein der Erscheinungsform der Ware - unabh344ngig von deren Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung - einen Herkunftshinweis ent-nimmt (vgl. BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Abformmasse; 171, 89 Tz. 29 - Pralinenform I). (4) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinen-form markenm344337ig benutzt, hat das Berufungsgericht allerdings zutreffend ge-pr374ft, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen dar-auf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farb-markenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Ungeachtet der Bedenken, die ge-gen die Fragestellung der von der Kl344gerin vorgelegten GfK-Umfrage bestehen k366nnten (vgl. dazu die Entscheidungen BGHZ 171, 89 Tz. 37 - Pralinenform I und BGH GRUR 2010, 138 Tz. 49 ff. - ROCHER-Kugel, in denen es um diesel-be GfK-Umfrage geht), kann deren Ergebnis ein wesentlicher Hinweis auf die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu entnehmen sein. Dies gilt umso mehr, 33 - 14 - als sich die Umfrage gerade auf die Benutzung der als Marke gesch374tzten Form als Warenform bezogen hat. 34 In diesem Zusammenhang wendet sich die Revisionserwiderung zu Recht dagegen, dass das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Frage, ob die Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke gesteigert ist, allein auf diejenigen Verkehrskreise abgestellt hat, die den Hersteller der durch die Klagemarke abgebildeten Pralinenform zutref-fend angegeben haben. Bei der Feststellung des Umfangs der Kennzeich-nungskraft sind auch diejenigen Verkehrskreise zu ber374cksichtigen, die die Kla-gemarke zwar als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich bestimmten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 30 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; B374scher in B374scher/Dittmer/Schiwy aaO 247 14 MarkenG Rdn. 214; Hacker in Str366bele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 247 8 Rdn. 397; allgemein Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., 247 14 Rdn. 358). (5) Das Berufungsgericht hat weiterhin dem Umstand keine ausreichende Bedeutung beigemessen, dass sich die vorgelegte GfK-Umfrage nur auf die Frage bezogen hat, ob der Verkehr einer Pralinenform, die der Klagemarke ge-nau entspricht, einen Herkunftshinweis entnimmt. Die beanstandete Pralinen-form weicht von dieser Form nicht unerheblich ab. Das Berufungsgericht ist zwar davon ausgegangen, die beanstandete Pralinenform unterscheide sich nur geringf374gig von einer Kugelform. Dem Durchschnittsverbraucher werde diese Abweichung kaum auffallen. Diese Annahme erweist sich jedoch als erfah-rungswidrig. Die im Rechtsstreit vorgelegten Pralinen der Beklagten haben un-374bersehbar eine glatte Bodenfl344che. Diese Abweichung von der Kugelform ist zwar bei der im Klageantrag abgebildeten Praline nicht mit derselben Deutlich-keit zu erkennen, weil diese Praline schr344g von oben aufgenommen worden ist. 35 - 15 - Dass die glatte Bodenfl344che fehlen w374rde, l344sst sich der Abbildung aber eben-falls nicht entnehmen. Es war deshalb rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsge-richt die der Umfrage zu entnehmenden Ergebnisse, inwieweit die als Marke gesch374tzte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschr344nkt auch der Beurtei-lung zugrunde gelegt hat, ob die beanstandete Pralinenform unter den Umst344n-den, unter denen sie wahrgenommen wird, als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Dabei ist zu ber374cksichtigen, dass der Verkehr bei Pralinen an eine Viel-zahl von Gestaltungen - gerade auch in Kugelform - gew366hnt ist und schon aus diesem Grund Abweichungen von der als Marke gesch374tzten Form, die un374ber-sehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausf374hren. e) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke und der beanstandeten Pralinenform bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, beruht ebenfalls auf Rechtsfehlern. 36 aa) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. von 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Ber374cksichtigung aller Umst344nde des Einzelfalls zu beurteilen ist und eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der 304hnlichkeit der Zeichen und der 304hnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-zeichnungskraft der 344lteren Marke, so dass ein geringerer Grad der 304hnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen h366heren Grad der 304hnlichkeit der Zeichen oder durch eine erh366hte Kennzeichnungskraft der 344lteren Marke aus-geglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Tz. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU). 37 - 16 - bb) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht eine Warenidentit344t ange-nommen. 38 39 cc) Den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wird das Beru-fungsgericht jedoch erneut zu pr374fen haben. (1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durch-schnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verlet-zungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungs-richter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbst344ndig zu bestimmen. Dies gilt auch f374r Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchset-zung eingetragen sind. Allerdings wird bei diesen regelm344337ig von einer mindes-tens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden k366nnen (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform I). Diese Ma337st344be hat auch das Beru-fungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Die Begr374ndung, mit der es eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft angenommen hat, h344lt jedoch nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachpr374fung stand. 40 (2) Ohne Erfolg macht die Revision allerdings geltend, die Marke sei an sich schutzunf344hig, weil die 344u337ere Gestaltung der Warenform i.S. von 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG technisch bedingt sei. Deshalb sei der Schutzbereich der Klagemarke im Verletzungsverfahren an der untersten Grenze anzusiedeln. 41 Der Senat hat die Frage, ob die Klagemarke ausschlie337lich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bereits im L366schungsverfahren verneint (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Tz. 16 ff. 42 - 17 - - ROCHER-Kugel). Die Revision zeigt keine Gesichtspunkte auf, die eine ab-weichende Entscheidung rechtfertigen k366nnten. 43 Anders als die Revision meint, ist von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auch nicht deshalb auszugehen, weil nur 23,5% der an-gesprochenen Verkehrskreise die Kl344gerin als Markeninhaberin namentlich be-zeichnen konnten. F374r die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist nicht erfor-derlich, dass das angesprochene Publikum den Markeninhaber namentlich an-geben kann. Au337er Betracht zu lassen sind lediglich diejenigen Teile des Ver-kehrs, die das Zeichen einem anderen, ausdr374cklich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Tz. 53 - ROCHER-Kugel). Schlie337lich sind von dem Ergebnis des vom Berufungsgericht f374r die Be-urteilung der Kennzeichnungskraft herangezogenen GfK-Gutachtens von Juli 1997 - anders als die Revision meint - nicht deshalb Abz374ge zu Lasten der Kl344-gerin vorzunehmen, weil sie nach Darstellung der Beklagten zu diesem Zeit-punkt die einzige Anbieterin einer kugelf366rmigen Haselnusspraline gewesen ist. Aus diesem Umstand ergibt sich im Streitfall kein Anhaltspunkt daf374r, dass die Zuordnung der Klagemarke nur zu einem bestimmten Unternehmen nicht auf der Verwendung der Pralinenform als Marke beruhte. 44 (3) Gegen die Fragestellung des GfK-Gutachtens von Juli 1997 bestehen jedoch Bedenken, die der Senat bereits in der Entscheidung "Pralinenform I" (BGHZ 171, 89 Tz. 37) angef374hrt hat. Das Berufungsgericht hat seiner Ent-scheidung zudem rechtsfehlerhaft das Ergebnis des Gutachtens der an Prali-nen interessierten Verkehrskreise zugrunde gelegt, wonach 83,8% der beteilig-ten Verkehrskreise der Auffassung waren, die Praline stamme aus einem be-stimmten Unternehmen. Da Pralinen zu den Waren des Massenkonsums geh366-ren, ist jedoch auf die Gesamtzahl aller Befragten abzustellen. Von diesen ken- 45 - 18 - nen 72,9% die der Klagemarke entsprechende Pralinenform und ordnen 74,4% sie einem bestimmten Unternehmen zu. Von diesem Wert hatte das Bundespa-tentgericht aufgrund methodischer M344ngel des Gutachtens im L366schungsver-fahren Abz374ge vorgenommen und war von einem Kennzeichnungsgrad von 66,5% ausgegangen, von dem es weitere Abz374ge aufgrund einer Fehlertole-ranztabelle vorgenommen hatte (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Tz. 49 ff. - ROCHER-Kugel). Andererseits darf bei der Feststellung der Kennzeichnungs-kraft nicht zu Lasten der Kl344gerin ber374cksichtigt werden, dass ein erheblicher Teil des Publikums das Unternehmen der Kl344gerin nicht namentlich benannt hat (dazu B II 1 d bb (4)). dd) Auch die Zeichen344hnlichkeit wird das Berufungsgericht erneut zu be-urteilen haben. Denn es ist nicht auszuschlie337en, dass es der geraden Boden-fl344che der angegriffenen Pralinenform f374r die Frage der Unterschiedlichkeit der kollidierenden Zeichen eine zu geringe Bedeutung beigemessen hat (dazu B II 1 d bb (5)). 46 2. Die Verurteilung nach den Annexantr344gen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung kann ebenfalls keinen Bestand haben, da das Berufungsgericht eine Verletzung des Markenrechts der Kl344gerin nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat. 47 - 19 - C. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zur374ckzuverweisen. 48 Bornkamm Pokrant B374scher Schaffert Koch Vorinstanzen: LG K366ln, Entscheidung vom 18.03.2004 - 84 O 46/03 - OLG K366ln, Entscheidung vom 10.12.2004 - 6 U 83/04 -
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