I ZR 172/09 - I. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 172/09 Verkündet am: 10. Februar 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja RENNIE MarkenG § 14 Abs. 2 Nr . 1, Abs. 5 und 6, § 24 Abs. 1 und 2 Ist der Vertrieb eines parallelimportierten Arzneimittels im Inland in einer b e- stimmten Packungsgröße ohne weiteres dadurch möglich, dass die Originalve r- packung mit weiteren Blisterstreifen aufgefüllt und umetikettiert wird, kann sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter Wiederanbringung der Marke widersetzen. BGH, Urteil vom 10. Februar 2011 - I ZR 172/09 - OLG Köln LG Köln - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ha t auf die mündliche Verhan d- lung vom 10. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zi vilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 2. Oktober 2009 unter Zurückwe i- sung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich des Klageantrags zu I 1 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebu ng und im Kostenpunkt wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 3. März 2009 auf die Berufung der Klägerin abgeändert. Die Beklagte wird unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgelde s bis zu 250.000 Ordnungshaft bis zu sechs Monaten verurteilt, es zu unterlassen, das Arzneimittel "Rennie, 680/80 mg Kautabletten" in der P a- ckungsgröße à 96 Kautabletten aus Tschechien nach Deutschlan d zu importieren, umzupacken und in Deutschland in eigenen U m- verpackungen à 120 Kautabletten zu vertreiben. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 1/4 und die Beklagte zu 3/4 zu tragen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Klägerin ist Inhab erin der für pharmazeutische Erzeugnisse eingetr a- genen Marke "RENNIE". Unter dieser Marke vertreibt die Muttergesellschaft der Klägerin ein verschreibungsfreies Arzneimittel. In Deutschland bietet sie es u n- ter anderem in Packungsgr ö ßen mit 120 Tabletten (1 0 Blisterstreifen mit jeweils 12 Tabletten) an. In der T schechischen Republik wird das Arzneimittel "RENNIE" in Packu n gen mit höchstens 96 Tabletten in Verkehr gebracht. Die Beklagte importiert das Arzneimittel aus der T schechischen Republik. Sie ve r- treibt es seit dem Jahr 2005 in einer auf 120 Tabletten aufgefüllten umetikettie r- ten Packung. Im Mai 2008 kündigte die Beklagte an, das Arzneimittel in neu erstellten Umverp a ckungen mit 120 Tabletten in Deutschland zu vertreiben. Die Klägerin macht im vorlieg enden Verfahren geltend, der Vertrieb des Arzneimittels zu 120 Tabletten in neu erstellten Umverpackungen statt in umet i- kettierten Auffüllpackungen verletze die Rechte an ihrer M arke. Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es u nter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhan d- lung festzusetzenden Ord nungsgeldes bis zu 250.000 Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unte r- lassen, das Arzneimittel "Rennie, 680/80 mg Kautabletten" in der P a- ckungsgröße à 96 Kautabletten aus Tschechien nach Deutschland zu importieren, umzu packen und in Deutschland in eigenen Umverp a- ckungen à 120 Kautabletten zu vertreiben; 2. an sie außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 1.333,80 Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 10. Oktober 2008 zu zahlen; 3. ihr Auskunft zu erteilen über den Umfang unzulässiger Handlungen gemäß Ziffer 1, und zwar unter Bekanntgabe der Namen und Anschri f- ten der Lieferanten, der gewerblichen Abnehmer und deren Auftragg e- 1 2 3 - 4 - ber sowie über die Menge der bezogenen, ausgelieferten oder bestel l- ten Arzneimittel; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr jeglichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/ oder noch entstehen wird. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, ein Umpacken der importierten Arzneimittel sei erforderlich, um eine im Inland vertriebene Packungsgröße von 120 Tabletten herzustellen. Sie könne frei wä h- l en, ob dies durch Fertigung einer neuen Verpackung oder durch Auffüllen und Umetikettieren der ursprünglichen Verpackungen geschehe. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Köln, Urteil vom 2. Okt ober 2009 - 6 U 53/09, juris). Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die ge l- tend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Erstattung von Anwaltskosten und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus Marke n- recht nicht zu. Dazu hat es ausgeführt: Das Umpacken des von der Beklagten importierten Arzneimittel s der Marke "RENNIE" in Packungen zu jeweils 120 Tabletten verletze nicht die Ma r- ken rechte der Klägerin. Die Markenrechte der Klägerin an den in der T schech i- schen Republik in Verkehr gebrachten Arzneimitteln seien erschöpft. Das U m- 4 5 6 7 8 - 5 - packen der in Rede stehen den Arzneimittel sei erforderlich, um in Deutschland Zugang zu einem relevanten Teilmarkt zu erhalten. Sei die Beklagte danach zum Umpacken berechtigt, könne ihr nicht untersagt werden, neue eigene Fal t- schachteln zu verwenden. Sie müsse nicht eine Aufstock ung der Originalp a- ckung vornehmen. Die Frage, ob eine neue Verpackung oder eine Aufstockung vorgenommen werde, betreffe nicht die Erforderlichkeit des Umpackens, so n- dern nur die Art und Weise, in der das Umpacken erfolge. II. Die Revision hat teilweise Erfolg. Die Klage ist mit dem Unterla s- sungsantrag zu I 1 begründet. Dagegen sind der Zahlungsantrag zu I 2 , der Auskunftsan trag zu I 3 und der Schadensersatzfeststellungsantrag zu II un b e- gründet. 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe aufgrund der Erschöpfung k ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. a) Die Arzneimittel, die die Beklagte mit einer neuen Verpackung ve r- sieht, auf der sie d ie Klagemarke anbringt, hat ein zum Konzern der Klägerin gehöriges Unternehmen in der T schechischen Republik unter dieser Bezeic h- nung in Verkehr gebracht. Hinsichtlich der Markenrechte der Klägerin sind in Bezug auf diese Waren die Voraussetzungen der Ersc höpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG gegeben. Die Erschöpfung erstreckt sich - vorbehaltlich der Anwendung des § 24 Abs. 2 MarkenG - auf alle Handlungen, die nach § 14 Abs. 3 MarkenG eine Markenverletzung darstellen können. Auch das Recht, die Marke auf einer neuen Verpackung anzubringen und die Ware mit dieser Ve r- packung zu vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG) , unterliegt der E r- schöpfung (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C - 427/93, C - 429/93 und C - 436/93, Slg. 1996, I - 3457 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 34 bis 37, 49 f. - Bristol - Myers Squibb; BGH, Urteil vom 14. Juni 2007 - I ZR 173/04, GRUR 9 10 11 - 6 - 2007, 1075 Rn. 14 = WRP 2007, 1472 - S TILNOX ; Urteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 147/04, BGHZ 173, 217 Rn. 15 - Aspirin II). b) Entgegen der Ansicht des Berufungsg erichts kann sich die Klägerin jedoch dem weiteren Vertrieb der mit der Klagemarke gekennzeichneten u m- verpackten Arzneimittel aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä ischen Union beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehen er Arzneimittel als so l- ches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Ware zu garantieren. Ein Umpacken der Ware durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2002 - C - 143/00, Slg. 2002, I - 3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 - Boehringer In ge l heim/Swingward I; Urteil vom 26. April 2007 - C - 348/04, Slg. 2007, I - 3391 = GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 - Boehringer Inge l heim/ Swing - ward II). Der Widerspruch des Markeninhabers gegen den Vertrieb umgepackter Arzneimittel nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG), der eine A b- weichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs darstellt, ist jedoch nicht zulässig, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Si n- ne des Art. 36 Satz 2 AEUV ( Art. 30 Satz 2 EG ) darstellt (vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 16 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; U rteil vom 22. Dezember 2008 - C - 276/05, Slg. 2008, I - 10499 = GRUR 2009, 154 Rn. 23 - Wellcome/Paranova). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt vor, wenn der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken zu widersetzen, zur künstl ichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitglie d- 12 13 14 - 7 - staaten beiträgt und der Parallelimporteur das Umpacken unter Beac h tung der berechtigten Interessen des Markeninhabers vornimmt. Der Markeninhaber kann danach die Veränderung, die mit jedem Umpacken eines m it seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, verbi e- ten, es sei denn , das Umpacken ist für die Vermarktung der p a rallel importierten Ware er forderlich und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt ( EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 19 - Boehringer Inge l heim/Swingward II; BGHZ 173, 217 Rn. 18 - Aspirin II). Der Markeninhaber kann sich dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels nach Art. 7 Abs. 2 Ma r kenRL widersetzen, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder angebracht hat, es sei denn, es liegen die fünf in der Rechtsprechung des G e richtshofs der Europäischen Union entwickelten Erschöpfungsvo r aussetzungen vor (vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 79 - Bristol - Myers Squibb; GRUR 2007, 586 Rn. 21 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). bb) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass im Streitfall von einer künstlichen Marktabschottung auszugehen ist. (1) Ob ei ne künstliche Marktabschottung vorliegt, beurteilt sich nach o b- jektiven Kriterien und nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf geric h- tete Absicht des Markeninhabers nachweist. Von einer künstlichen Mark t- abschottung ist auszugehen, wenn im Zeitpun kt des Vertriebs bestehende U m- stände den Parallelimporteur objektiv zu einem Umpacken des Arzneimittels zwingen, u m die betreffende Ware in diesem Mitgliedstaat in Verkehr bringen zu können. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Un i- on i st von einer künstlichen Marktabschottung auch auszugehen, wenn der P a- ra l lelimporteur nur von einem Teilmarkt im Einfuhrmitgliedstaat ausgeschlossen wird. Das ist auch anzunehmen, wenn im Ausfuhrmitgliedstaat nur eine P a- ckungsgröße eines Arzneimittels in V erkehr gebracht worden ist, während im 15 16 - 8 - Einfuhrmitgliedstaat neben dieser Packungsgröße eine weitere Packungsgröße vom Markeninhaber vertrieben wird. Dadurch wird der Parallelimporteur vom Vertrieb der weiteren Packungsgröße im Einfuhrmitgliedstaat ausgesch lossen. Dies begründet eine Zwangslage des Parallelimporteurs, die ein Umpacken rechtfertigt (vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 52 bis 54 - Bristol - Myers Squibb; BGH, Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 208/05, GRUR 2008, 1089 Rn. 34 = WRP 2008, 1554 - KLACID PRO). Dagegen begründen rein wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur etwa durch eine werbewirksame und absatzfördernde Verwendung einer anderen Verpackung verspricht, grundsät z- lich keine das Umpacken rechtfertigende Zwangslage (vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 46 bis 48 - Boehringer Ingel heim/Swing ward I; BGHZ 173, 217 Rn. 22 - Aspirin II). (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat zutreffend angenommen, dass die Beklagte ohne ein Umpacken von einem Teilma rkt tatsächlich ausgeschlossen wird, der in dem Ver trieb von im I n land üblichen Packungsgrößen mit 120 Tabletten besteht. Entgegen der Ansicht der Revision steht der Annahme einer künstlichen Marktabschottung nicht der Umstand entgegen, dass die Beklag te im Inland die aus der T schechischen Republik importierte Packungsgröße mit 96 Tabletten vertreiben könnte. Diese Möglichkeit ändert - unabhängig von der Frage, we l- cher Absatz sich mit Packungen von 96 Tabletten erzielen lässt - nicht s daran, dass die Be klagte ohne Umpacken im Inland von dem Teilmarkt der Packungen mit 120 Tabletten ausgeschlossen ist. cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte könne das Umpacken in eigene Verpackungen unter Wiederanbringung der Klagemarke vor nehmen. S ie se i nicht gehalten, das Umpacken durch Verwendung der Or i- ginalverpackungen vorzunehmen, indem diese mit zwei weiteren Blisterstreifen 17 18 19 - 9 - aufgefüllt und umetikettiert würden. Die Wahl zwischen dem U m packen durch Neuverpackung einschließlich dem Wiederanbringen d er Marke und dem Au f- fü l len der Originalverpackung mit Umetikettierung betreffe nur die Art und We i- se des Umpackens, für die es nicht auf die Erforderlichkeit der Maßnahme a n- komme. Di e se Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. (1) D as Erfordernis, dass das Umpack en notwendig ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können, gilt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union für das Umpacken der Ware als so l che sowie für die Wahl zwischen Neuverpackung u nd Überkleben im Hinblick d a- rauf, den Vertrieb dieser Ware auf dem Markt des Einfuhrmitgliedstaates zu ermöglichen (vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 38 - Boehringer Inge l heim/ Swingward II). Dementsprechend schließt das Kriterium der Erforderlichkeit auch die Frage ein, ob das Umpacken durch Neuverpackung oder durch Umet i- kettierung der Originalverpackung zu geschehen hat (vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 55 - Bristol - Myers Squibb; EuGH, Urteil vom 23. April 2002 - C - 443/99, Slg. 2002, I - 3703 = EuZW 2002, 54 2 Rn. 28 f. - Merck, Sharp & Dohme/Paranova; EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 49 f. - Boehringer Inge l heim/ Swing ward I; hierzu auch Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 12. Juli 2001 in der Rechtssache C - 443/99 , Slg. 2002, I - 3703 Rn. 111 - Merck, Sharp & Dohme/Paranova; BGH, Urteil vom 11. Juli 2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1062 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic; Urteil vom 11. Juli 2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1066 = WRP 2002, 1273 - Aspirin I), während die Gestaltung einer neuen Umverp a ckung eine Frage der Art und Weise des Umpackens ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 154 Rn. 25 - Wellcome/Parano va; vgl. hierzu auch EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C - 71 bis 73/94, Slg. 1996, I - 3603 = WRP 1996, 867 Rn. 38 - Eurim - Pharm). Das Umpacken in neu hergestellte Kartons und die Wiedera n bringung der Marke sind objektiv nicht erforderlich, um einen Zugang des Para l lelimporteurs zum Markt zu gewährleisten, wenn dieser mit neuen Etiketten überklebte Originalkartons verwenden kann , in die 20 - 10 - weitere Blisterstreifen gefüllt werden . In einer solchen Fallkonstellation sind durch eine Verwendung einer neu gestalteten Ve rpackung mit Wiederanbri n- gung der Ma r ke statt der umetikettierten Originalpackung nur wirtschaftliche Interessen des Parallelimporteurs in Gestalt werbewirksamerer oder absatzfö r- dernder Maßnahmen betroffen, die den an sich gegebenen Eingriff in die Rec h- te des Ma r keninhabers nicht rechtfertigen. Hierzu bedarf es keines Vorabentscheidungsersuchens an den Gericht s- hof der Europäischen Union. Ein Vorabentsche i dungsersuchen nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der Rechtsfrage eine ges i- cherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä i schen Union zugrunde liegt (vgl. EuGH, Urteil vom 30. September 2003 - C - 224/01, Slg. 2003, I - 10239 = NJW 2003, 3539 Rn. 118 - Köbler). Davon ist im Streitfall aufgrund der zah l- reichen Entscheidungen des G erichtshofs der Europäischen Union zu umg e- packten Ar z neimitteln auszugehen. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall ist Aufgabe der Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. Schlussa n- träge der Generalanwältin Sharpston vom 6. April 2006 in der Rechtssache C - 348/04 , Slg. 2007, I - 3391 Rn. 3 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). (2) Danach ist das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft davon ausgega n- gen, auf die Erforderlichkeit der Neuverpackung und Wiederanbringung der Marke komme es im Streitfall nicht an, weil bei der Verwendung der Origina l- verpackung ein Auffüllen mit zwei Blisterstreifen und damit ein Umpacken erfo r- derlich sei. Nach den vorstehenden Grundsätzen bezieht sich das Kriterium der Erforderlichkeit auch auf die Frage der Neuverpackung im Verhältnis zur Umet i- ke ttierung der Originalverpackung, die im Streitfall ohne weiteres möglich ist. Zwischen den Parteien ist nicht umstritten, dass die Packung mit 96 Tabletten ohne weiteres mit zwei zusätzlichen Blisterstreifen auf eine P a ckungsgröße von 120 Tabletten aufgestockt werden kann. Die Beklagte ist in der Vergangenheit auch entsprechend verfahren. Dass die Verbraucher eine Abneigung gegen 21 22 - 11 - derart aufgefüllte Packungen haben, hat das Berufungsgericht nicht festg e stellt . D ie Revisionserwiderun g hat auch nicht gerügt, dass entsprechender Vortrag der B e klagten übergangen worden wäre . Andere Maßstäbe ergeben sich entgegen der Ansicht der Revisionserw i- derung auch nicht aus der jüngeren Senatsrechtsprechung. In dem der En t- scheidung "STILNOX" (BG H, GRUR 2007, 1075) zugrunde liegenden Sachve r- halt vertrieb die Markeninhaberin im Ausfuhrmitgliedstaat eine Packung mit drei Blisterstreifen zu je 10 Tabletten, während sie im Einfuhrmitgliedstaat Packu n- g en mit 10 und 20 Tabletten in Verkehr brachte. Bei dieser Konstellation hat der Senat die Erforderlichkeit des Umpackens durch Neuverpackung für den g e- samten Inhalt der importierten Originalpackung bejaht. Damit ist der vorli e gende Fall nicht vergleichbar, weil für keinen der Blisterstreifen eine Neuverp a c kung notwendig ist. Entsprechendes gilt für die Entscheidung "CORDAR O NE" (BGH, Urteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 148/04, BGHZ 173, 230), in der der Ve r trieb des im Ausfuhrmitgliedstaat in der Packungsgröße zu 60 Tabletten in Verkehr g e- brachten Produkts in de r Originalverpackung im Einfuhrmitgliedstaat nicht in Rede stand. Auch in dem der Entscheidung "Micardis" (BGH, Urteil vom 13. Dezember 2007 - I ZR 89/05, GRUR 2008, 707 = WRP 2008, 944) zugru n- de liegenden Sachverhalt bestand die Alternative zur Neuverpack ung mit Wi e- deranbringung der Marke nicht in der Verwendung der umetikettierten Origina l- ve r packung. 2. Die Revision ist dagegen un begründet, soweit sie sich gegen die A b- weisung des Zahlungsantrags zu I 2, des Auskunftsantrags zu I 3 und des A n- trags auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung wendet. a) Der mit dem Klageantrag zu II dem Grunde nach geltend gemachte Schadensersatzanspruch steht der Klägerin nicht zu, weil nicht festgestellt ist , dass die Beklagte den bislang nur angekündigten Ver trieb von neuen Umver - 23 24 25 - 12 - packungen mit 120 Tabletten aufgenommen hat. Der Schadensersatza n spruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG setzt eine gegen § 14 Abs. 2 MarkenG verstoßen d e Ve r letzungshandlung voraus, für die von der Revision nichts aufgezeigt und auch sonst ni chts ersichtlich ist. b) Die Zahlung von Rechtsanwaltskosten kann die Klägerin ebenfalls nicht beanspruchen. Ein Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG, der auch die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten umfassen kann (vgl. BGH, Urteil vom 29 . Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 51 = WRP 2010, 384 - BTK), besteht nicht. Ein Aufwendungsersatzanspruch nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 670, 677, 683 BGB ist ebenfalls nicht gegeben. Mit der Entgegennahme der I nformation und der Inanspruchnahme von anwaltlichen Beratungsleistungen, für die die Klägerin vorliegend E r satz beansprucht, hat sie kein Geschäft der Beklagten geführt. c) Der Auskunftsanspruch (Klageantrag zu I 3) ist nicht begründet. Ein unselbständ ige r Auskunftsanspruch nach § 242 BGB zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruchs besteht nicht, weil die Beklagte der Klägerin nicht zum Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG verpflichtet ist. Der Anspruch auf Drittauskunft nach § 19 MarkenG setzt eb enfalls eine Verletzungshandlung voraus (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 19 MarkenG Rn. 4; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 19 Rn. 21; Hacker in Ströb e le/ Hacker, Mar kengesetz, 9. Aufl., § 19 Rn. 9 ), die vorliegend nicht gegeben ist. III. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich des Unterlassungsantrags zu I 1 zum Nachteil der Klägerin erkann t hat (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann auch im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils in der Sache selbst entscheiden, weil we i- 26 27 28 - 13 - tere Feststellungen nicht zu erwarten sind und die Sache nach den getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Eine Zurückverweisung ist nicht geboten, um der Beklagten Gel e genheit zu geben, da zu Stellung zu nehmen, ob bei Verbraucher n eine Abneigung d a- gegen besteht Tablettenpackungen abzunehmen, die mit zwei Blisterstreifen aufgefüllt sind. Eine Verletzung der Hinweispflicht nach § 139 ZPO liegt entg e- gen der Auffassung der Revisionserwid e rung nicht vor. Das Berufungsgericht war nicht verpflichtet, die Beklagte darauf hinzuweisen, sie habe nichts dazu vorgetragen, dass das Publikum auf 120 Tab letten aufg e füllte Packungen nicht ak zeptiere . Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, einen Beklagten durch Fragen oder Hinweis e zu neuem Verteidigungsvorbringen zu veranlassen, das in se i- nem bisherigen Vortrag nicht einmal andeutungsweise eine Grundlage hat. Eine Zurückverweisung ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt des fairen Verfa h- rens geboten. Das Revisionsgericht ist nicht gehalten, einer Partei durch Z u- rückverweisung der Sache i n die Berufungsinstanz zu ermöglichen, neue Ve r- teid i gungsmittel vorzubringen , die sie im Hinblick auf den Sach - und Streitstand o h ne weiteres in den Tatsacheninstanzen hätte geltend machen könn en (vgl. BGH, Urteil vom 2. November 1982 - VI ZR 32/81, NJW 1983, 624, 625; Urteil vom 21. September 2000 - I ZR 216/98, GRUR 2001, 352, 3 54 = WRP 2001, 394 - Kompressions strümpfe; Beschluss vom 2. Oktober 2003 - V ZB 22/03, BGHZ 156, 269, 270). Danach ist auf die Berufung der Kl ä gerin das Urteil des Landgerichts teilweise abzuändern und die Beklagte nach dem Unterlassung s- antrag zu verurte i len. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG zu. Die Beklagte hat angekündigt, unter der Marke "RENNIE" im Inland Arzneimittel zu vertreiben. Das in Aussicht g e- nommene Verhalten erfüllt de n Tatbestand einer Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Vertrieb eines Arzneimittels unter dem Ze i- 29 30 - 14 - chen "RENNIE" im Inland ist eine Benutzung eines mit der Klagemarke ident i- schen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. D i e Erschöpfung der Marke nach § 24 Abs. 1 MarkenG kommt im Strei t- fall nicht in Betracht , weil die Klägerin sich dem Vertrieb neuer Verpackungen mit der Klagemarke aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 Ma r- kenG w i dersetzen kann (dazu oben Rn. 10 ff. ). Die für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch erforderliche Erstb e- gehungsgefahr nach § 14 Abs. 5 Satz 2 MarkenG folgt aus der in Rede stehe n- den Ankündigung der Beklagten, das Arzneimittel im Inland in neue n mit der Klagemarke gekennzeichneten Verpackungen zu vertreiben. 31 32 - 15 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 , § 97 Abs. 1 ZPO. Bornkamm Büscher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanzen: LG Köln, Entscheidung vom 03.03.2009 - 33 O 285/08 - O LG Köln, Entscheidung vom 02.10.2009 - 6 U 53/09 - 33

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