BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 181/09 Verkündet am: 24. Februar 2011 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kosten des Patentanwalts II BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1 Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung w e- gen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mi t- wirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patenta n- walts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie e twa R e- cherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeit s- gebiet eines Patentanwalts gehören. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - OLG Frankfurt/Main LG Frankfurt/Main - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat a uf die mündliche Verhan d- lung vom 24 . Februar 20 1 1 durch d en Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und d ie Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher , Dr. Kirchhoff und Dr. Koch für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlande s- g erichts Frankfurt am Main vom 12. November 2009 wird auf Ko s- ten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin der am 13. Januar 2003 eingetragenen Wor t- marke P . , die unter anderem Schutz für Schmuckw a ren bean sprucht. Die Beklagte bot im November 2007 auf der Internethandelsplattform eB ay u n- ter der Bezeichnung P . 24 Paar Ohrstecker an. Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 12. November 2008 wegen der Verletzung ihrer Marken rechte ab u nd verlangte die Abgabe einer strafbeweh r ten Un - terlassungserklärung. Die Abmahnung ist sowohl von einer Rechtsanwä l tin als auch von einem Patenta n walt unterzeichnet . Die Klägerin hat die Beklagte auf Erstattung der ihr durch die Abma h- nung entstandenen Rechtsanwalts - und Patentanwaltskosten in Höhe von in s- gesamt 4.161 n sen in Anspruch genommen . 1 2 - 3 - Das Landgericht hat die Beklagte zur Erstattung der Anwaltskosten in Höhe von 2.080,50 verurteilt und die weitergehende, auf Erstattung der P a- ten tanwaltskosten in Höhe von 2.080,50 gerichtete Klage abgewiesen. Die gegen die Teilabweisung ihrer Klage gerichtete Berufung der Klägerin ist ohne E r folg geblieben (OLG Frankfurt a . M . , GRUR - RR 2010, 127) . Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen R evision verfolgt die Kl ä- gerin ihren Klageantrag in vollem Umfang weiter. Die ordnungsgemäß geladene Beklagte war im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über ihr Rechtsmittel durch Versäu m- nisur teil zu entsche i den. En t scheidungsgründe: I . Das Berufungsgericht hat angenommen, d er Klägerin stehe kein A n- spruch auf Erstattung der d urch die Abmahnung entstandenen Patentanwalt s- kosten zu. Es hat dazu ausgeführt: D ie Klägerin könne von der Beklagt en zwar sowohl unter dem Gesicht s- punkt der Geschäftsführung ohne Auftrag aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB als auch im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs aus § 14 Abs. 6 Satz 1 Ma r kenG Ersatz der durch die Markenverletzung verursachten erforderlichen Auf wendungen verlangen, zu denen grundsätzlich auch die Kosten der Abma h- nung gehö r t en. Die durch die Abma h n ung entstandenen Patentanwalts kosten seien im vo r liegenden Fall jedoch nicht als erforderlich anzusehen . Die Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG , die es generell entbehrlich mache, die Erforderlichkeit der Hinzuziehung des Patentanwalts zu prüfen, könne auf den materiell - rechtlichen A nspruch auf Erstattung vorprozessualer 3 4 5 6 7 - 4 - Patentanwaltskosten nicht entsprechend angewandt werden . Bei vorprozes su a- le n Rech tsanwaltskosten beurteil e sich die Frage der Erstattungsfähi g keit nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung. F ür vorprozessuale Patenta n waltskosten könne daher nichts anderes gelten. A ndernfalls wären in Kennzeichenstreits a- chen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten u n- ter leichteren Voraussetzungen zu erstatten als die durch die Einschaltung e i- nes Rechtsanwalts entstandenen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der anwaltlichen Tätigkeit sei kei n Grund ersich t- lich. Im vorliegenden Fall sei es nicht erforderlich gewesen, mit der Abma h- nung zusätzlich zur Rechtsanwältin einen Patentanwalt zu beauftragen. Die ergänzende Hinz uziehung eines Patentanwalts in Kennzeichenstreitsachen könne nur dann als erforderlich angesehen werden, wenn dieser Tätigkeiten übernehme , die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benu t- zungslage - in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehörten. Die Kläg e- rin habe nicht dargetan, d ass ihr Patentanwalt im vorl iegenden Fall derartige Tätigkeiten ausgeführt h a be . II . Die Revision de r Kläger in ist nicht begründet. 1. Über die Revision der Klägerin ist, obwohl die Revisionsbeklagte im Verhandlungstermin vor dem Senat nicht vertreten war, nicht durch Versäu m- n isurteil, sondern in entsprechender Anwendung des § 539 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 ZPO durch streitiges Urteil (unechtes Versäumnisu r teil) zu entsche i- den, da sie sich auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts als unbegründet e r we ist . 8 9 10 - 5 - 2 . Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Ko s ten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der B e klagten wegen der Markenverletzung entstande n sind, im Streitfall allein unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag ( § § 677, 683 Satz 1, § 670 BGB ) oder als Scha densersatz anspruch ( § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG ) b e gründet sein kann. Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 Ma r- kenG kann dagegen weder in unmittelbar er noch in entsprechend er Anwe n- dung als Anspruchsgrundlage h e rangezogen werden . a) Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeich enstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des P a- tentanwalts zu erstatten. b) Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt unmittelbar nur für Ko s- ten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts i n einem R echtsstreit en t- standen sind und nicht für Kosten, die - wie hier die Abmahnkosten - durch die Mitwirkung eines Paten t anwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind. Die Vorschrift gibt - in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1 , Abs. 2 Satz 1 ZPO - ledigl ich einen prozessualen und keinen materiell - rechtlichen Kostenersta t- tungsanspruch (vgl. OLG Düsseldorf, Mitt . 2 008, 561, 562 ; Omsels, MarkenR 2009, 27, 31 ). c) D ie Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann auch nicht in en t- sprechender Anwendung als G run dlage für einen Anspruch auf Erstattung der Ko s ten für die außergerichtliche Tätigkeit eines P ate nt anwalts herangezogen werden . Voraussetzung für die entsprechende Anwendung einer Vorschrift ist das Bestehen einer planwidrige n Regelungslücke und einer verg leichbare n I n- 11 12 13 14 - 6 - teres senlage. Hier liegt schon keine Regelungslücke vor. Die materiell - rechtlichen A n spruchsgrundlagen - hier § § 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG - regeln abschließend , unter welchen Vorausse t- zungen ein Anspruch auf Er stattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsve r- folgung b e steht (vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - VI ZR 224/05, NJW 2007, 1458 Rn. 22 ; aA Omsels, MarkenR 2009, 27, 32 ) . 3 . Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung ei n- schließli ch der Aufwendungen für eine Abmahnung ist unter dem G e sichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§ § 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Sch a densersatz anspruch ( § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) nur begrü n det, soweit diese Kosten erforderlich waren (v gl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 f. = WRP 2004, 903 - Selbstau f trag, mwN). Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Erstattung der Ko s ten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten w egen der Markenverletzung entstanden sind, gelten insoweit keine Besonde r- he i ten. Er ist daher nur begründet , soweit die Klägerin darlegt und nachweist, dass diese Kosten zur Rechtsverfolgung erforde r lich waren. a) Entgegen der Ansicht der Revision läss t sich der R e gelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht die Wertung des Gesetz es entnehmen, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeiche n- rechtlichen Angelegenheit ebenfalls ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu e r statten sind (OLG Düsseldorf, Mitt . 2008, 561, 562; LG Hamburg, NJOZ 2005, 3684 , 3685; LG Berlin, MMR 2008, 354 f.; LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 23 ff.; Fezer/Hirsch, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, MarkenVerfR, 4. Teil Rn. 85; Tyra, WRP 2007, 1059, 1063 ff.; Gü n- ther/Pfaff, WRP 2010, 708, 709 f.; aA OLG München, WRP 1982, 542, 543; OLG Fran k furt, GRUR 1991, 72; OLG Karlsruhe, GRUR 1999 , 343, 345 f.; OLG 15 16 - 7 - Hamburg, GRUR - RR 2008, 370, 371 f.; OLG Stuttgart, WRP 2007, 1265, 1271; KG, GRUR - RR 2010, 403 f.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 61 ff.; Büscher in B ü scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urh e berrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 24; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rn. 1076; Omsels, MarkenR 2009, 27, 31 ff.; vgl. auch Hacker in Ströbele/ Hacker, Ma r kenG, 9. Aufl ., § 140 Rn. 53) . Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeiche n- streitsache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG allerdings ohne Prüfung der Erfo r- derlichkeit stets zu erstatten . Es i st nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des P a- tentanwa lts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteid i- gung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war . Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine Meh r- lei s tung erbracht hat (vgl. BGH, U rteil vom 3. April 2003 - I ZB 37/0 2, GRUR 2003, 639, 640 = WRP 200 3, 755 - Kosten des P a tentanwalts I ). Daraus kann jedoch nicht im Wege einer wertenden Betrachtung g e- schlossen werden, dass auch die Kosten für die außergerichtliche Mitwi r kung eines Patentanwalts in einer k ennzeichen rechtlichen Angelegenheit ohne Pr ü- fung der Erforderlichkeit immer zu erstatten sind , sofern ein materiell - rechtlicher Kostenerstattungsanspruch - hier aus § § 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG - dem Grunde nach g egeben ist . D ies hätte , wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, zur Folge, dass in Kennzeiche n- streitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen a u- ßergerichtlichen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu e r statten wären als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen außergerich t- lichen Kosten . Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gege n über der rechts anwaltlichen Tätig keit gibt es k ein en Grund (OLG Düsseldorf, Mitt. 17 18 - 8 - 2008, 561, 562; LG Mannh eim , Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 30). Die Kosten, die durch die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsa n- walts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind nur zu erstatten, s o weit sie erforderlich waren. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, darzul e gen und nachzuweisen, dass es erforderlich war, einen Rechtsanwalt mit der a u- ßergerichtlichen Rechtsverfolgung zu beauftragen. Es gibt keinen Grund d a für, die außer gerichtlichen Patentanwaltskosten anders als die außer gerichtl i chen Rechtsanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu ers etzen . Insb e- sondere kann dies nicht damit begründet werden, dass auch die g e richtlichen Patentanwaltskosten unter leichteren Voraussetzungen als die g e richtlichen Rechtsanwaltskosten zu erstatt en sind. Die Kosten für die gerichtl i che Tätigkeit eines Rechtsanwalts sind in Kennzeichenstreitsachen - wie die Kosten für die gerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts - stets zu erstatten. Sie sind i mmer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder R echtsverteidigung notwe n- dig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO . Abgesehen davon, dass die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Gerichtsv erfahren grundsätzlich stets als notwendig anzusehen ist , folgt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts in e i- ne r Kennzeichenstreitsache auch daraus, dass für Kennze i chenstreitsachen die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert au s schließlich zuständig sind ( § 140 Abs. 1 MarkenG) und sich die Parteien vor den Landgerichten durch e i- nen Rechtsanwalt vertr e ten la ssen müssen ( § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO). b) Die Kosten für die außer gerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch d ann nicht ohne Prüfung ihrer Erforde r- lichkeit zu erstatten, we nn die Kosten für die außer gerichtlich e Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzus e hen und 19 20 - 9 - daher zu ers etzen sind (OLG Düsseldorf, Mitt . 2008, 561, 562; LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 32) . aa) Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu b e- trauen , folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit d ieser Abmahnung zu be auftragen . Ist ein Rec htsa n walt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und d en Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig , z u- sät z lich noch einen Pate nt anwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsät z lich einer gesonder ten Prüfung, ob es notwendig war , zur außer gerichtlichen Ve r- folgung einer Markenverletzung neben eine m Rechtsanwalt auch noch ei nen P a tentanwalt zu beauftragen. bb) Die Revision macht geltend, d er Geschädigte k önne zu m maßgebl i- chen Zeitpunkt der Auftra gserteilung regelmäßig nur überblicken, ob er die A b- mahnung in ei nem einfach gelagerten Fall auf grund eigener Sachku n de selbst ausspr e chen k önne oder zur zweck entsprechenden Rechtsv erfolgung besser auf die Mitwir kung fachkundiger Drit ter zurückgreifen soll e. Für eine selektive B e a uftra gung entweder eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts fehle ihm die Sachkunde und zum Zeit punkt der Auftragserteilung zudem regelmäßig die Beurtei lungsgrundlage . D ie Einschaltung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalt s zur Wahrneh mung seiner Rechte sei daher entweder ins ge samt erforder lich oder nicht . Dieser Einwand der Revision greift nicht durch. Derjenige, der im Falle einer Kennzeichenverletzung zur vorgerichtlichen Verfolgung seiner Rechte die Mitwirkung fachk undiger Dritter für erforderlich hält, mangels eigener Sachku n- de aber nicht beurteilen kann, ob er hierzu sowohl einen Rechtsanwalt als auch 21 22 23 - 10 - einen P a tentanwalt ben ötigt , kann sich zunächst nur an einen Rechtsanwalt oder nur an einen Patentanwalt wenden und sich von diesem sachkundig ber a- ten lassen, ob es der Hinzuziehung eines weiteren Fachmanns b e darf. c) Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abma h- nung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwir kung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht we r- den , wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war . Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfül l t, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa R e- cherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typische n Arbeit s- gebiet eines Patentanwalts geh ö ren . aa ) D er Gesetzgeber hat allerdings mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck gebracht, dass er v on einer besonderen Sachkunde des Patentanwalts im Kennzeichenrecht aus geht (LG Mannheim , Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 33; Omsels, WRP 2009, 27, 33; Gü n ther/ Pfaff, WRP 2010, 708, 710; aA Tyra, WRP 2007, 1059, 1063 f.). Allein desw e- gen i st es aber nicht erforderlich, bei einer Markenverletzung mit der Abma h- nung des Verletzers zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen P a- tentanwalt zu beauftr a gen . Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technisch e Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfr a gen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen P a- tentanwalt einzuschalten . In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft en t- behrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. E s g ibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sac h- kunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne 24 25 26 - 11 - Hinzuzi e hung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfass end zu beraten. I n sbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfa s sen (vgl. LG Mannheim , Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 34; Fezer/Hirsch aaO Rn. 85; Tyra, WRP 2007, 1059, 106 3 ; Gü n ther/Pfaff, WRP 2010, 708, 710). Unter diesen Umständen hat der jenige, der die Erstattung der Kosten e i- nes Patentanwalts beansprucht, der bei der Abmahnung einer Markenverle t- zung neben ein em Rechtsanwalt mitgewirkt hat, darzulegen und nachzuwe i sen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Zur Beurteilung der Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend a n genommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach d enen zu beurteilen ist, ob die B e- auftragung eines Patentanwalts in einer Wet t bewerbssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war (vgl. dazu OLG Köln, GRUR - RR 2006, 350, 352; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 12 Rn. 2.121 mwN). D a- nach wird d ie Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als erforde r- lich anzusehen sein , wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts geh ö ren . bb ) Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dieser Beurte i- lung, anders als die Revision meint, nicht entg e gen. (1) Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat zwar in der Entsche i- dung Kleiderbügel die Auffassung des Berufungsgerichts in jenem Recht s- streit gebil ligt, dass der aus dem gewerblichen Schutzrec ht - im Streitfall ging es um ein Gebrauchsmuster und ein Patent - Abgemahnte die Kosten einer b e- rechtigten Abmahnung unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzen müsse und hierzu auch die Honorare für einen Paten t anwalt 27 28 29 - 12 - und einen Rec htsanwalt für deren Mitwirkung an der Abfassung des Abmah n- schreibens gehörten (Urteil vom 20. Dezember 1994 - X ZR 56/93, BGHZ 128, 220, 229). Er hat aber nicht ausgesprochen, dass eine Erstattung von vorg e- richtlichen P a tentanwaltskosten ohne Prüfung der E rforderlichkeit beansprucht werden k önne . Di e Hinzuziehung eines Patentanwalts neben Rechtsanwä l ten war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in jenem Fall zwecken t- sprechend und notwendig im Sinne der § § 683, 670 BGB. Im Übrigen liegt die Erforderl ic h keit der Einschaltung eines Patentanwalts bei Abmahnungen aus einem technischen Schutzrecht näher als bei Abmahnungen aus einem Ken n- zeiche n recht. (2) Der Senat hat zwar in der Entscheidung Thermoroll der Klägerin j e- nes Rechtsstreits einen Anspruch auf Erstattung der Kosten zuerkannt, die durch die vorprozessuale Einschaltung ein e s Patentanwalts zur Abmahnung entsta n den sind (Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 24 = WRP 2009, 1080). Aus de m Urteil geht jedoch nicht hervor, dass die Klägerin den Patentanwalt zusätzlich zu einem Rechtsanwalt mit der Abma h- nung beauftragt hatte . Zudem war nach den Feststellungen des Berufungsg e- richts in jenem Fall (BGH, GRUR 2009, 888 Rn. 10) zur Klärung der Rechtslage eine markenrechtliche Rech erche und damit eine Tätigkeit erforderlich , die zum t y pischen Arbeitsfeld eines Patentanwalts gehört . cc) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, das Mehr an Einze l- fallgerechtigkeit, das durch die Aufgabe einer typisierenden Be trachtungsweise zug unst en einer konkreten Erforderlich keitsprüfung möglicherweise entstehe, st e he in keinem Verhältnis zur dadurch entstehenden Rechtsunsicherheit. Bei der Prüfung der Notwendigkeit von Maßnahmen der Rechtsverfo l- gung oder Rechtsverteidigung ist allerdings eine typisierende Betrachtungswe i- 30 31 32 - 13 - se geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differe n- zierenden B e trachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den Nac h teilen, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzel fall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu ersta t- ten sind ( BGH, Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 21 = WRP 2005, 224 - Consulente in marchi, mwN). Ent gegen der Ansicht der Revision ist aber bei der Beurteilung, ob es e r- forderlich ist, zur Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsa n- walt auch noch einen Patentanwalt heranzuziehen , eine typisierende Betrac h- tungsweise möglich . Die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts wird in solchen Fällen - wie ausgeführt - regelmäßig nur erforderlich sein, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben erfüllt , die zum typischen Arbeitsgebiet eines P a- tentanwalts geh ö ren. 4 . N ach diesen Maßstäben war es im Streitfall nicht erforderlich, zur A b- mahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung neben einer Rechtsa n- wältin noch einen Patentanwalt heranzuz iehen. Die Kosten des Patenta n walts sind deshalb nicht zu erstatten . a) Nach den Feststellungen des Berufungsgericht s sind nach dem Vo r- bringen der Klägerin keine Gründe gegeben , wo nach es im vorliegenden Fall erforderlich war , zur Abmahnung der B e klagt en neben eine r Rechtsanw ältin auch noch einen Patentan walt einzuschalten . Insbesondere hat die Klägerin nicht dargetan, dass ihr Patentanwalt zur Vorbereitung der Abmahnung typ i- sche patentanwaltliche Tätigkeiten - wie etwa eine Recherche zum Registe r- stand oder zur Benutzungslage - entfalten musste. Gegen die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts spr icht auch, wie das Berufungsgericht z u treffend angenommen hat, dass die Klägerin in der Abmahnung nach einer 33 34 35 - 14 - kurze n Darstellung des Sachverhalts ha t ausführen lassen, dass es keiner we i- teren Erläuterung bedürfe, warum eine Markenverletzung vor li e ge . b) Die Revision macht vergeblich geltend, der Klägerin stehe ein Koste n- erstattungsanspruch jedenfalls deshalb zu, weil sie zum Zeitpunkt der Beau ftr a- gung des Patentanwalts im Blick auf die herr schende Ansicht in der oberg e- rich t lichen Rechtsprechung und in der Literatur habe darauf vertrauen dürfen, dass die Kosten für die Tätigkeit des Patentanwalts ohne den Nachweis der Erforderlichkeit im Einzelf all erstattungsfähig seien. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßge b liche Sicht des Geschädigten abz u stellen ( vgl. BGH, Urteil vom 4. Dezember 20 07 - VI ZR 277/06, GRUR 2008, 367 Rn. 17 = WRP 2008, 364; Urteil vom 26. Mai 2009 - VI ZR 174/08, WRP 2009, 992 Rn. 28; Urteil vom 19. Oktober 2010 - V I ZR 237/09, WRP 2011, 79 Rn. 15 mwN ). Die Klägerin hat nach ihrem eig e- nen Vorbringen aber nicht die Mitw irkung eines Patentanwalts für erforderlich gehalten , sondern die durch die Mi t wirkung des Patentanwalts entstehenden Kosten - ohne den Nachweis der Erforderlichkeit - als erstattungsfähig anges e- hen . Im Übrigen war es bereits zur Zeit der Beauftragung des Patentanwalts durch die Klägerin im November 2008 in Rechtsprechung und Literatur umstri t- ten, ob die Kosten für die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts ohne Nachweis der Erforderlichkeit ersta t tungsfähig sind (vgl. oben unter Rn. 16 ) . 36 37 - 15 - III. Dana ch ist die Revision der Klägerin gegen das Berufungsurteil z u- rückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Bor n kamm Pokrant Büscher Kirchhoff Koch Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 03.03.2009 - 2/18 O 146/08 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 12.11.2009 - 6 U 130/09 - 38
Full & Egal Universal Law Academy