ECLI:DE:BGH:2019:070319UIZR195.17.0 Berichtigt durch Beschluss vom 11. April 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 195/17 Verkündet am: 7 . März 201 9 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamt in de r Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja SAM MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 a) Eine markenrechtsverletzende Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen setzt voraus, dass ein nicht unerheblicher Teil des anges prochenen Verkehrs in einem Zei- chen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Mar- ke und damit als Herkunftshinweis erkannt wird, muss an hand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. Für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung ge- nügt es nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Ver- wendung im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen nicht glatt be- schreibend erfolgt. b) Ist es in einer Branche (hier: Bekleidungssektor) üblich, bestimmte Zeichen (hier: Vornamen) als Modellbezeichnungen zu verwenden, kann ihre Anbringung an der Ware selbst oder auf Etiketten vom a ngesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden. Erfolgt die Benutzung eines solchen Zeichens in einem Verkaufsangebot, ist dessen Gestaltung in sei- ner Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Dabei kommt ein Verständnis dieser Modellbe- zeichnung als Herkunftshinweis umso eher in Betracht, je bekannter die Herstellermarke ist. Ist weder der Hersteller noch die Modellbezeichnung selbst bekannt, kann die konkrete Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auf fasst. BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 195/17 - OLG Frankfurt am Main LG Frankfurt am Main - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 13. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. Oktober 2017 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be- rufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist I nhaberin der am 3. Mai 1991 angemeldeten und am 27. September 1991 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 2004517 "SAM" (Klagemarke) , die Schutz für Bekleidungsstücke beansprucht. Die Beklagte gehört zu den in Deutschland führenden Anbietern von Markenmo de für Herren und betreibt mehrere Online - Shops , in denen sie Be- kleidungsstücke verschiedener Hersteller anbietet . Dort bot sie am 25. März 2015 Jeanshosen der Herstellerin L . GmbH & Co. KG unter der Bezeich- 1 2 - 3 - nung "EUREX BY BRAX" an. Links ist jewei ls ein Foto einer Herrenhose eingeblen- det. Rechts befindet sich unter der blickfangmäßigen Überschrift "EUREX BY BRAX" eine textliche Erläuterung des Angebots. Im Anschluss folgt eine stich- punktartige Auflistung. Zu deren Beginn findet sich die Angabe "Mod ell: Sam". Es folgen weitere Stichpunkte "Details", "Verschluss", "Obermaterial" und "Far- be". Nachfolgend ist eines dieser Angebote ausschnittsweise beispielhaft ein- geblendet: - 4 - Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte nutze das Zeichen "Sam" als Zw eitmarke und verletze damit die Klagemarke. Sie hat die Beklagte deshalb mit Schreiben vom 25. März 2015 abgemahnt . Daraufhin hat d ie Herstellerin die Klägerin vor dem Landgericht München mit Erfolg auf Unterlassung von Ver- warnungen ihrer Abnehmer in Anspr uch genommen (LG München I , Urteil vom 26. September 2017 - 33 O 19313/16, juris). Die Klägerin hat beantragt, es der Beklagten unter Androhung näher be- zeichneter Ordnungsmittel zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "Modell: SAM" Bekleidungsstücke anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in zwei - konkret bezeichneten - Angeboten geschieht. Außerdem hat die Klägerin Erstattung ihrer Abmahnkosten nebst Zinsen be- gehrt . Das Landgericht hat der auf Unterlassung gericht eten Klage stattgege- ben und den auf Ersatz der Abmahnkosten gerichteten Klageantrag abgewie- sen. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen ; die im Hinblick auf die Erstattung der Abmahnkosten eingeleg- te Anschluss b erufung der Klägerin hatte bis auf einen Teil des Zinsanspruchs Erfolg (OLG Frankfurt, GRUR - RR 2018, 102 = WRP 2018, 113). Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückwei- sung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren auf vo llständige Abwei- sung der Klage gerichteten A ntrag weiter. 3 4 5 6 - 5 - Entscheidungsgründe: A . Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Sam" aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Ab s. 5 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Doppelidentität zu. Die Beklagte habe ein mit der Klagemarke identisches Zei- chen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch seien, für die die Klage- marke Schutz beanspruche. Die beanstandete Verwendung verletze die Her- kunftsfunktion der Klagemarke . Diese sei originär kennzeichnungskräftig. Die Beklagte verwende das Zeichen "Sam" nicht rein beschreibend. Der Anspruch auf Ersatz der Kosten für die danach berechtigte Abmahnung sei nach den Re- geln der Geschäftsführu ng ohne Auftrag begründet. B. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Die Beurteilung des Beru- fungsgericht s , der Klägerin stehe wegen des beanstandeten Verhaltens der Beklagten ein Unterlassungsanspruch wegen der Verwendung des angegriffe- nen Zeichens na ch § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG und ein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nebst Zinsen zu, hält der rechtlichen Nachprü- fung nicht stand . I. Die Revision ist unbeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Be- rufungsurteils enthält keine Bes chränkung der Revisionszulassung. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar anerkannt, dass sich eine Eingrenzung der Zulassung der Revision auch aus den Entscheidungsgründen ergeben kann. Nach dem Grundsatz der Rechtsmittelklarheit müssen die Par- teien allerdings zweifelsfrei erkennen können, welches Rechtsmittel für sie in Betracht kommt und unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist. Die bloße Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision reicht nicht, um von einer nur beschränkten Zula ssung des Rechtsmittels auszugehen (BGH, Urteil vom 7 8 9 - 6 - 9. November 2017 - I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 Rn. 18 = WRP 2018, 466 - Resistograph) . Das Berufungsgericht hat in seinen Entscheidungsgründen ausgeführt, es sei noch nicht hinreichend geklärt, ob un d gegebenenfalls unter welchen Vo- raussetzungen davon auszugehen sei, dass der Verkehr im Online - Handel die Verwendung eines Modellnamens als bloße Artikelbezeichnung auffasse und nicht zugleich als zeichenmäßige Benutzung ansehe. Das Berufungsgericht hat d amit lediglich den Grund für die Revisionszulassung angegeben, ohne das Rechtsmittel zu beschränken. II. Die Revision ist begründet. 1. Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG besteht nur, wenn die beanstandete Handlung sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Hand- lung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Revisionsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend war (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 91/16, GRUR 2018, 311 Rn. 11 = WRP 2018, 332 - Handfugenpistole) . Nach dem Zeitpunkt der von der Klägerin beanstandeten Handlung am 25. März 2015 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung ab 14. Januar 2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mar- ken [ Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG ] ) novelliert worden (BGBl. I 2018, S. 2357) . Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 MarkenG nF enthält vor der Auf- zählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung "in Bezug auf Waren oder 10 11 12 - 7 - Dienstleistungen" erfolgen muss. D er Verletzung statbestand des § 1 4 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch diese Ergänzung des § 14 Abs. 2 MarkenG nichts geändert. Deshalb besteht auch kein Anlass, die mündliche Verhandlung wegen dieser Gesetzesänderung nach § 156 A bs. 1 ZPO wiederzueröffnen (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2016 - I ZR 61/14, GRUR 2016, 516 Rn. 11 = WR P 2016, 581 - Wir helfen im Trauer- fall) . 2 . Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Beklagte mit der Benutzung des Zeichens "Sam" ohn e Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für Wa- ren benutzt hat, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. a) Wer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Ve r- kehr - in Be z ug auf Waren (§ 14 Abs. 2 MarkenG nF) - ein mit der Marke identi- sches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG vom Inhaber der Marke bei Wiederholung sgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen wer- den. Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt e zunächst Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. a MarkenRL aF und setzt nunmehr Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der am 12. Januar 2016 in Kraft getretenen MarkenRL nF um . Sie ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. a MarkenRL aF gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließli- che Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Ver- kehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Nach Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL nF erwirbt der Inhaber der Marke mit ihrer Eintragung, unbescha det der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmel- dung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im ge- 13 14 - 8 - schäftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen , ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Marke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. b ) Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" ohne Zustimmung des In habers der Klagemarke benutzt. c ) Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" im geschäftlichen Verkehr be- nutzt. Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten komm erziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C - 236/08 bis C - 238/08, Slg. 2010, I - 2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 Google France und Google). Im Streitfall wird das Zeichen "Sam" im Zusammenhang mit einer auf ein en wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kom- merziellen Tätigkeit benutzt, weil es auf der Internetseite angezeigt wird, auf der die Beklagte Hosen zum Verkauf anbietet. d ) Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" für Waren ( Hosen ) benutzt, die mit den Waren identisch sind, für die die Klagemarke ( Bekleidungsstücke ) Schutz genießt. e ) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass das in dem Internetangebot der Beklagten verwendete Zeichen "Sam" mit der Kla- gemarke "SAM" identisch ist. aa ) Das Kriterium der Zeichenidentität ist zwar restriktiv auszulegen. Zei- chenidentität setzt grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der kolli- dierenden Zeichen voraus; unschädlich sind jedoch so geringfügige Unter- schiede zwischen den Zeichen, dass s ie einem Durchschnittsverbraucher ent- 15 16 17 18 19 - 9 - gehen können (EuGH, Urteil vom 20. März 2003 - C - 291/00, Slg. 2003, I - 2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 50 bis 54 - Arthur/Arthur et Félicie). Der Umstand, dass das Zeichen "Sam" klein und die Klagem arke "SAM" groß geschri eben ist, steht der Annahme von Identität danach nicht entgegen. Beschränken sich die Unterschiede der zu vergleichenden Zeichen auf die Groß - oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge, so führen sie regelmäßig aus dem Identitätsbereich noch nicht hinaus (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C - 323/09 , Slg. 2011, I - 8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 - Interflora/M&S Inter- flora Inc. ; BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 - I ZR 138/16, GRUR 2018, 924 Rn. 40 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB ). bb) Das Berufungsgericht h at in diesem Zusammenhang dem Umstand, dass die in Rede stehende Jeanshose unter der Marke "EUREX BY BRAX" ver- trieben wird, zu Recht keine Bedeutung beigemessen. Dieser Umstand steht der Annahme der Zeichenidentität nicht entgegen. In den angegriffenen Ang e- boten besteht zwischen der Marke "EUREX BY BRAX" und dem Zeichen "Sam" keine räumliche Verbindung, durch die der angesprochene Verkehr zu der An- nahme gelangen kann, es bestehe ein einheitliches Zeichen "EUREX BY BRAX Sam". cc) Das Berufungsgericht ha t der Klagemarke allein das Zeichen "Sam" gegenübergestellt. Es ist ersichtlich davon ausgegangen, dass der vor an gestell- te Begriff "Modell" und der nachfolgende Doppelpunkt als rein beschreibender Zusatz vollständig hinter "Sam" zurücktreten und auf den Ge samteindruck kei- nen Einfluss haben. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Der Zusatz "Mo- dell" ist zum einen von dem Zeichen "Sam" durch einen Doppelpunkt abgesetzt 20 21 22 - 10 - und außerdem rein beschreibend. Er ist deshalb für den Zeichenvergleich nicht maßgeblich. Die Revision erhebt insofern auch keine Rügen. 3 . Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "Sam" durch die Beklagte habe die Herkunftsfun ktion der Klagemarke "SAM" beeinträchtigt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identi- schen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benut- zung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie un ter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations - , Investitions - oder Werbefunk tion (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C - 487/07, Slg. 20 09, I - 5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L'Oré al/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und Google; EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - C - 558/08, Slg. 2010, I - 6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin /Primakabin ). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funk tionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grun dlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a Mar- kenRL aF nicht widersprechen ( EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 - Por- takabin /Primakabin ). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirk- licht kein en der Verletzungstatbestände des Artikels 5 Abs. 1 MarkenRL aF (EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C - 206/01 , Slg. 2002, I - 10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 54 - Arsenal Football Club), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die b enutzte Marke im Verkehr als betrieb- 23 24 - 11 - liches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2002 - C - 2/00 , Slg. 2002, I - 4187 = GRUR 2002, 692 Rn . 17 - Hölterhoff ). Nach der Rechtsprechung des Senats liegt eine beeinträchtigende Be- nutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Ver- brauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistunge n zu garantieren, beein- trächtigt oder beeinträchtigen kann ( BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11 , GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14 , GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen - Rot/Santander - Rot; BGH, GRUR 2018, 924 Rn. 25 ORTLIEB). Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkun ftshin- weis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zei- chens einen Herkunftshinweis sieht , ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01 , GRUR 200 4, 865, 866 [juris Rn. 33] = WRP 2004, 1281 - Mus- tang). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung a us e inem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 61 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Wider- spruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das ge- wonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; 25 26 - 12 - vgl. nur BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14 , GRUR 2016, 197 Rn. 28 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14 , GRUR 2016, 1301 Rn. 36 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 23 = WRP 2017, 811 - Sierpinski - Dreieck). b ) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Herkunftsfunktion der Klagemarke sei beeinträchtigt. Der Bezeichnung "Sam" komme originäre Unter- scheidungskraft zu. Aus der konkreten Benutzung der Bezeichnung durch die Beklagte ergebe sich aus der maßgeblichen Si cht des Durchschnittsverbrau- chers keine glatt beschreibende Verwendung. Werde in der Werbung ein Pro- dukt mit einem unterscheidungskräftigen Begriff in einer Weise bezeichnet, die weder beschreibend noch dekorativ verstanden werde, sei im Regelfall von ei- ne r kennzeichenmäßigen Verwendung auszugehen. Es spiele keine Rolle, dass die Bezeichnung "Sam" nicht drucktechnisch hervorgehoben sei und sich nicht in der Artikelüberschrift befinde. Etwas anderes könne nur dann gelten, wenn die angesprochenen Ver- kehr skreise die Modellbezeichnung "SAM" keinem bestimmten Hersteller zu- ordneten. Hierfür gebe es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Da für sprächen auch nicht die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bekleidungssektor. Der Ver- kehr sei im Bekleidungssektor zwar daran g ewöhnt, dass Hersteller Hosen und andere Kleidungsstücke mit Vornamen als Modellbezeichnungen versähen. Auch wenn es keine brancheneinheitliche Übung sämtlicher Hersteller und Händler gebe, sei die Praxis so häufig anzutreffen, dass sie dem Durchschnitts- ve rbraucher nicht verborgen geblieben sei. Diese weit verbreitete Praxis bestä- tigten auch die Branchenverbände und Modeunternehmen in ihren von der Lie- ferantin der Beklagten eingeholten Erklärungen. Dies schließe jedoch nicht aus, dass der Durchschnittsverbr aucher solche Bezeichnungen als Herkunftshinweis 27 28 - 13 - auffasse. Eine Verwendung als Herkunftshinweis sei nur dann ausgeschlossen, wenn dem Verkehr bekannt wäre oder er davon ausginge, dass ein - und der- selbe Vor na me nicht nur von einem, sondern von mehreren Hers tellern als Mo- dellbezeichnung verwendet werden könne. Hierfür gebe es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Es genüge nicht, dass 35 Vornamen in Deutschland jeweils von zehn verschiedenen Herstellern und Anbietern als Modellbezeichnungen ver- wendet würden. Der Name "Sam" gehöre jedenfalls nicht dazu. Angesichts der großen Anzahl an Bekleidungsangeboten könne es nur auf einem Zufall beru- hen, wenn einem Verbraucher ein - und derselbe Vorname zur Bezeichnung von Bekleidungsartikeln verschiedener Hersteller in einem überschaubaren Zeit- raum mehrfach begegne und ihm die Übereinstimmung auffalle. Es komme auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers an, der gelegent- lich Kleidung kaufe. Die Auffassung dieser Verkehrskreise könne das Beru- fungsgericht aus eigener Sachk unde beurteilen. Dem Durchschnittsverbraucher sei nicht bekannt, dass verschiedene Hersteller häufig die gleichen Modellbe- zeichnungen verwendeten. Er nehme dies auch nicht an. Die angesprochenen Verkehrskreise gingen nicht davon aus, dass es sich bei der Bezeichnung " Sam" um ein bloßes Bestellzeichen handele . Im Üb- rigen g ehe der Durchschnittsverbraucher selbst dann von einer her kunftshin- weisenden Bedeutung aus, wenn er erkenne, dass die Modellbezeichnung auch internen Zwecken dienen solle, um die Hose innerhalb der Kollektion zu indivi- dualisieren. c) Gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revi- sion im Ergebnis mit Erfolg. 29 30 31 32 - 14 - aa ) Die Revision rügt allerdings vergeblich, dass das Berufungsgericht bei der Frage, ob eine herkunf tshinweisende Benutzung des angegriffenen Zei- chens vorliegt, auf die Verkehrsauffassung des Durchschnittsverbrauchers ab- gestellt und sich auf das eigene Erfahrungswissen seiner Mitglieder gestützt hat . - 15 - (1) Das Berufungsgericht kann die Feststellunge n zum Verkehrsver- ständnis selbst treffen, wenn die Richter zu den angesprochenen Verkehrskrei- sen gehören ( BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03 , GRUR 2006, 937 Rn. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08, juris Rn. 23 - CCCP). Die angegriffenen Angebote der Beklagten richten sich ersichtlich an jedermann. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Recht auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abgestellt. (2) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, d as Berufungsgeri cht habe den Verkehrskreis zu weit gezogen, wenn es auf den Durchschnittsverbraucher abgestellt habe, der gelegentlich Kleidung kaufe. Konkret gehe es hier um ein An gebot im Internet. E s sei demgemäß nur auf Käufer abzustellen, die Kleidung im Internet kau ften. Dies seien nicht alle Käufer von Bekleidung, sondern vor- nehmlich solche, die nach ihnen bereits b ekannten Produkten suchten, der en Produktmerkmale sie bereits aus früheren Käufen kennten. Damit kann die Revision schon deshalb nicht durchdringen, weil es sich dabei um im Revisionsverfahren nicht berücksichtigungsfähigen neuen Sach- vortrag handelt (§ 559 ZPO). Die Revision verweist nicht darauf, dass d ie Be- klagte entsprechenden Vo rtrag bereits in den Tatsacheni nstanzen gehalten hät- te. Im Übrige n richten sich die streitgegenständlichen Angebote er kennbar an alle potentiellen Erwerber und gerade nicht nur an denjenigen Verbraucher, der seine Klei dung im Internet kauft . Insofern besteht zwischen einem Katalog des Versandhandels in Papierform und de n beanstandeten Online - Angeboten kein grundlegender Unterschied. Angesprochen von derartigen Angeboten sind im einen wie im anderen Fall alle Verbraucher, damit auch die Mitglieder des 33 34 35 36 - 16 - Berufungsgerichts. Darauf, ob diese tatsächlich bereits Bekleidungsstüc ke im Internet ge kauft hab en , kommt es nicht an. bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe den von der Beklagten vorgelegten Erklärungen der Dachverbände der Bekleidungsindustrie und der Bekleidungshersteller insofern Bedeutung bei- messen müssen, als diese die Einschätzung der Fachunternehmen vom Ver- brauch er verständnis dokumentierten. Die Verbände und Hersteller teilen d arin mit, dass in der Bekleidungsin- dustrie Vornamen ausschließlich dazu verwendet würden, Modelle innerhalb der Kollektion zu unterscheiden, nicht dagegen dazu, die Bekleidungsstücke eines Herstellers von den Bekleidungsstücken anderer Hersteller. Des Weiteren heißt es in diesen Erklärungen, dass es ausgeschlossen erscheine, dass der Verbraucher in de n Vornamen einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft sehe. Das Berufungsgericht hat sich mit den vorgelegten Erklärungen der Dachverbände hinreichend auseinandergesetzt. Es hat zutreffend angenom- men, dass diese Erklärungen nicht erkennen lassen, auf welcher Grundlage die Dachverbände ihre Einschätzung vom Verbraucherverständnis gewonnen ha- ben. Dasselbe gilt für die Erklärungen der Bekleidungshersteller . D as Beru- fungsgericht hat sich mit diesen zwar nicht ausdrücklich auseinandergesetzt. Hi erzu bestand aber auch keine Veranlassung, da die Erklärungen der Beklei- dungshersteller in den das Verbraucherverständnis betreffenden Passagen mit den Erklärungen der Dachverbände praktisch wortgleich sind . Soweit in diesen Erklärungen zum Ausdruck gebrac ht wird, die Wahl der Vornamen diene den Zwecken des jeweiligen Herstellers, ist dies für die Frage, ob der Verbraucher darin einen Herkunftshinweis erblickt, ohnehin unmaßgeblich. 37 38 39 - 17 - cc) Der Beurteilung der Verkehrsauffassung durch das Berufungsgericht steht auch nicht von vornherein der Umstand entgegen, dass das L andgericht München I in dem Rechtsstreit, mit dem der Hersteller der in Rede stehenden Hosen die hiesige Klägerin wegen der von ihr gegenüber der Beklagten wegen der auch hier zur Beurteilung stehenden Internetangebote ausgesprochenen Abmahnung auf Unterlassung einer unberechtigten Abnehmerverwarnung in Anspruch genommen hat , von einer abweichenden Verkehrsauffassung ausge- gangen ist (Urteil vom 26. September 2017 - 33 O 19313/16, juris). Ein B eru- fungsgericht ist nicht gehindert, zur Verkehrsauffassung von der ersten Instanz abweichende Feststellungen zu treffen . D ies gilt auch, soweit es sich nicht um das im Berufungsverfahren zur Überprüfung stehende erstinstanzliche Urteil, sondern ein Urteil eines anderen erstinstanzlichen Gerichts handelt. Sollte in beiden Verfahren dieselbe Markenverletzung in Rede stehen und zudem der Prozessstoff identisch sein, obliegt es dem Berufungsgericht jedoch, in seiner Entscheidung darzulegen, aus welchen Gründen es die abweichende Beurtei- lung für unzutreffend erachtet. dd ) D ie Revision hat jedoch im Ergebnis Erfolg, weil d as Berufungsge- richt im Streitfall keine für seine Annahme einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens "SAM" tragfähigen Feststellungen get roffen hat . Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts genügt für die Annahme einer kennzeichenmä- ßigen Verwendung eines Zeichens nicht, dass das Zeichen originär unter schei- dungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt. Die T atsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Her- kunftshinweis für die in Rede stehende n Ware n oder Dienstleistung en und da- mit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. An solchen Feststellunge n fehlt es. 40 41 - 18 - (1) Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Senats kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Z ei- chens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern al- lein darauf an, ob der angespr ochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht ( BGH, Urteil vom 19. Dezember 1960 - I ZR 39/59 , GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 8] - To- sca). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzel falls zu beurteilen (BGH, Urteil vom 26. November 1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 16] - Gaby) . Diese Grundsätze gelten weiterhin. Dabei wird die Verkehrs- auffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegrif- fene Bezeichnu ng dem Publikum entgegentritt (vgl. E uGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C - 533/06, Slg. 2008, I - 4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezem ber 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 [juris Rn. 37 bis 39] = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS - DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR - Logo; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 R n. 19 = WRP 2012, 1241 pjur/pure ; Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 R n. 26 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON ). Abzustellen ist auf die Kenn- zeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren übli- cherweise verwendet werden. Im Bekleidungs sektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierun g des Zeichens variieren . Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf ein- genähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regel- mäßig einen Herkunftshinweis sehen (BGH, Beschluss vom 2 1. Juni 2018 - I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 Rn. 18 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?). Wird 42 - 19 - ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann se ine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure ; GRUR 2017, 5 20 Rn. 26 MICRO COTTON ). Erforderlich ist jedoch in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede ste- henden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kle idungsstücks erblickt. Diesen Anforderungen wird das Berufungsurteil nicht gerecht. (2) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Recht angenommen, dass ei- ner markenmäßigen Verwendung eines Vornamen s entgegenstünde, wenn die- ser Vorname von mehreren Herste llern für ihre Bekleidungsstücke als Modell- bezeichnung verwendet würde und dies dem angesprochenen Verkehr geläufig wäre. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gilt dies jedoch nicht für den Namen "Sam", der den deutschen Verkehrskreisen zwar als V orname ge- läufig ist , jedoch nicht als Modellbezeichnung unterschiedlicher Hersteller. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht damit nicht eine Verkehrsauffassung festgestellt, die im Gegensatz zur Branchenübung steht. Die Branchenübu ng besteht nach den Feststellungen des Berufungsge- richts darin, dass die Hersteller zur Benennung ihrer Modelle Vornamen ver- wenden. Sie liegt jedoch nicht darin, dass verschiedene Hersteller für ihre Mo- delle durchgehend identische Vornamen verwenden. Eine solche Doppelver- wendung durch unterschiedliche Hersteller kommt zwar vor. Das Berufungsge- richt hat jedoch ohne Rechtsfehler angenommen, dass nicht ersichtlich sei, dass der angesprochene Verkehr wisse oder annehme, dass identische Vor- namen von verschiedene n Herstellern verwendet würden. 43 44 - 20 - Die Revision macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, der Internetnut- zer sei in der Lage, eine derartige Übereinstimmung bei den Modellnamen fest- zustellen. Darin liegt neuer Sachvortrag, der im Revisionsverfahren nicht zuläs- sig ist (§ 559 ZPO). Die Revision legt nicht dar, dass die Beklagte derartigen Vortrag in den Tatsacheninstanzen gehalten hätte. Soweit sie auf zu den Akten gereichte Anlagen verweist, ergibt sich dar aus lediglich, dass es Parallelnut- zungen von Vorna men durch verschiedene Hersteller in Online - Shops gibt , über die Bekleidun gsstücke vertrieben werden . Das bedeutet jedoch nicht, dass dem angesprochenen Verkehr diese Praxis bekannt ist und dass er deshalb davon ausgeht, dass ein Vorname kei n Hinweis auf e ine Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen wäre . Die Revision setzt mit ihrer abweichenden Be- urteilung in unzulässiger Weise ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Tatrichters, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen. (3 ) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, Vornamen würden im Inter- net - wie Bestellzeichen beim Versandhandel mit gedruckten Katalogen - ledig- lich als Suchzeichen verwendet, die der schnelleren Orientierung dien t e n und als Kürzel für bestimmte Produkteigenschaften anzusehen s ei en . Die Tatsache, dass ein Zeichen als Suchzeichen verwendet wird, sagt nichts darüber aus, ob der Verkehr in dem Suchzeichen einen Herkunftshinweis erkennt oder nicht. ( 4 ) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts rechtfertigt allein d er Umstand , d ass eine rein beschreibende Verwendung d es Zeichens "Sam" nicht festgestellt werden kann, nicht die Annahme seiner kennzeichenmäßigen Ver- wendung. Bei der Verwendung eines mit einer Marke identischen Zeichens als Produkt - oder Modellbezeichnung muss im Verl etzungsverfahren vielmehr posi- tiv festgestellt werden, ob der Verkehr darin einen Herkunftshinweis für die in Rede stehende Ware sieht. 45 46 47 - 21 - Der Umstand, dass der angesprochene Verkehr d ie Übung in der Textil- branche kennt , für Bekleidungsstücke neben der Er stmarke Vornamen in Kata- logen, Preislisten und Dekorationen zu verwenden, führt ebenfalls nicht zwin- gend zu der Annahme , dass ein Vorname in einem Angebot für ein Beklei- dungsstück in jedem Fall als Herkunftshinweis erkannt wird. Die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitkennzeichen spricht für sich allein gleich falls nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen "Sam" als Zweitmar- ke erfasst wird (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043 Rn. 30 = WRP 2017, 1209 - Dor- zo). Der Senat hat es bei besonders häufig vorkommenden Vornamen für mög- lich gehalten, dass die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung ausge- schlossen ist, weil der Verkehr sie als bloße Modellbezeichnungen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis versteht (vgl. dazu BGH, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 20] - Tosca; BGH Urteil vom 20. März 1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 [juris Rn. 16] - Felina - Brit ta, BGH, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 18] - Gaby). Daraus kann jedoch nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass weniger gebräuchliche Vornamen wie der Vorname "Sam" unabhängig von de n konkreten Umständen des Einzelfalls stets als Herkunftshinweis verstande n werden. Dies kommt zwar insbesondere bei bekann ten Dachmarken oder be- kannten Modellbezeichnungen in Betracht. So ist für Jeanshosen das Modell "501" bekannt und wird vom Verkehr als Herkunftshinweis auf den Hersteller "Levi's" verstanden. Dass ein s olches Verkehrsverständnis auch für die hier in Rede stehende Modellbezeichnung "Sam" vorliegt, hat das Berufungsgericht aber nicht festgestellt. 48 49 - 22 - III. Danach ist auf die Revision der Klägerin das angegriffene Urteil auf- zuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO) , weil weitere tatsächli- che Feststellungen zum maßgeblichen Verkehrsverständnis zu treffen sind . Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut zu prüfen haben, ob der angesprochene Verkehr in der von der Klägerin angegriffenen Verwendun g des Zeichens "Sam" einen Hinweis auf die Herkunft der zum Ver- kauf angebotenen Hose sieht. Dabei wird es alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen haben. 1. Maßgeblich sind insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten der Bekleidungsbranche. B e i Jeanshosen stellt die Anbringung des Zeichens direkt an dem Bekleidungsstück, etwa durch ein Einnähen innen im Bund oder außen am Bund auf einem angenähten Lederstück, typische rweise eine herkunftshin- wei sende Verwendung dar (vgl. OLG Frankfurt, GRUR - RR 2 018, 339 , 342 [juris Rn. 64, 67 ] = WRP 2018, 989) . Der Aufdruck de r Modell bezeichnung auf an den Hosen befestigten Verkaufsetiketten kann je nach den Umständen eben- falls als Herkunftshinweis verstanden werden (vgl. OLG Frankfurt, GRUR - RR 2018, 339 , 342 [ju ris Rn. 65 , 67 ]) . 2. Bei der Beurteilung, ob ein e Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten in Katalogen oder im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese An- gebote in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen. 50 51 52 - 23 - a) Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen "501" für Jeanshosen , spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzei- chens oder einer Dachmarke als Marke auffasst. Ist eine Modellbeze ichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufsangebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in besonderer Weise her- vorgehoben ist. b) Kann von einer Bekanntheit d er Modellbezeichnung nicht ausgegan- gen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art ihrer Verwendung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kan n insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller - oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer un- auffällig en Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßi- ge Verwendung sehen. c) Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in ei nem Angebot im Internet oder in einem Verkaufs pros- pekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird . 53 54 55 - 24 - IV . Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlas st (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C - 452/14 , GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche F rage zur Ausle- gung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Ge- richtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Koch Schaffert Kirchhoff Löffler Schwonke Vorinstanzen: LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 12.05.20 16 - 2 - 03 O 318/15 - OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 26.10.2017 - 6 U 111/16 - 56 ECLI:DE:BGH:2019:110419BIZR195.17.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 195/17 vom 11. April 2019 in dem Rechtsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. April 2019 durch den Vorsit zenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz beschlossen: Das Urteil vom 7. März 2019 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtig t: In Randnummer 50 Zeile 1 muss es heißen "Beklagten" statt "Klä- gerin". Koch Löffler Schwonke Feddersen Schmaltz Vorinstanzen: LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 12.05.2016 - 2 - 03 O 318/15 - OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 26.10.2017 - 6 U 1 11/16 -
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