Schreibfehlerberichtigung vom 20. August 2010 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 206/07 Verk374ndet am: 21. Januar 2010 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Schreibfehlerberichtigung Das Urteil vom 21. Januar 2010 wird dahingehend berichtigt, dass die Normenzeile f374r den Leitsatz lautet: MarkenG 247 9 Abs. 1 Nr. 2, 247247 11, 17, 27 Abs. 1 Karlsruhe, den 20. August 2010 Bundesgerichtshof Gesch344ftsstelle des I. Zivilsenats F374hringer, Justizangestellte Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja DiSC MarkenG 247 9 Abs. 1 Nr. 2, 247247 11, 27 Abs. 1 a) Die 334bertragung der ausl344ndischen Schutzanteile von IR-Marken richtet sich nach dem jeweiligen Auslandsrecht. b) Der Schutz der Marke des Gesch344ftsherrn nach 247 11 MarkenG erstreckt sich auch auf i.S. des 247 9 MarkenG 344hnliche Agentenmarken. c) F374r die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der ausl344ndischen Marke des Ge-sch344ftsherrn und der Agentenmarke ist eine hypothetische Kollisionspr374fung ma337geblich, bei der die Marke des Gesch344ftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegen374berzustellen ist. d) Bei der hypothetischen Kollisionspr374fung ist allein auf das Verkehrsverst344ndnis im Inland abzustellen. BGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - I ZR 206/07 - OLG Karlsruhe LG Mannheim - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 21. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch f374r Recht erkannt: Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Kl344ge-rin gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 28. November 2007 werden zur374ckgewiesen. Die Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Kl344gerin zu 1/5 und die Beklagte zu 4/5. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin, die fr374her unter C. L. C. (CLC) firmierte, bietet Pers366nlichkeitstest- und Bewertungsverfahren an. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 1997 unter anderem f374r Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen ein-getragenen US-Marke, die den Schriftzug "DiSC" in folgender grafischer Ge-staltung aufweist: 1 - 3 - Die Eintragung enth344lt folgenden Disclaimer: "No claim is made to the exclusive right to use "DISC" apart from the mark as shown". Die Kl344gerin nimmt f374r die Marke eine Priorit344t ("first use in commerce") von 1972 in An-spruch. 2 3 Beim Vertrieb in Deutschland arbeitete die Kl344gerin seit 1990 mit Herrn G. K. zusammen. Die Zusammenarbeit erfolgte auf der Grundlage eines Vertriebsvertrags, mit dem sich G. K. verpflichtete, die von ihm vertriebenen Produkte ausschlie337lich mit Marken der Kl344gerin zu kenn-zeichnen und diese Marken nicht in eigenem Namen anzumelden. Anstelle der Bezeichnung "DiSC", die aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe dominance, influence, submission (oder steadiness) und compliance (oder conscientious-ness) gebildet ist, verwendete er beim Vertrieb in Deutschland die Bezeichnun-gen "DISG-Training" und "DISG", die f374r dominant, initiativ, stetig und gewis-senhaft stehen. Ohne Zustimmung der Kl344gerin meldete G. K. am 22. Mai 1991 die deutschen Wortmarken "DISG" und "DISG Training" f374r "Test-, Pr374fungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Pers366nlichkeitsprofilen, der Ar-beitsmethodik sowie des Motivationsmanagements, Seminare f374r Anwender, Trainerausbildung" an. Anmeldungen entsprechender internationaler Wortmar-ken bei der WIPO erfolgten durch ihn f374r 326sterreich und die Schweiz. Aufgrund eines am 9. Februar 2000 geschlossenen Vertrags (nachfol-gend: DISG-Vertrag) 374bernahm anstelle von G. K. die DISG Trai- ning GmbH (nachfolgend: DISG GmbH) die Vertragsbeziehung mit der Kl344ge-rin. Die deutschen und IR-Marken, von denen die Kl344gerin weiterhin keine Kenntnis hatte, wurden von G. K. auf die DISG GmbH umgeschrie- ben. Die Zusammenarbeit zwischen der DISG GmbH und der Kl344gerin endete mit Vertrag vom 29. Dezember 2003 (nachfolgend: 304nderungsvertrag). Seit 4 - 4 - dem 1. Januar 2004 f374hrt die Beklagte den Gesch344ftsbetrieb der DISG GmbH fort. Im Jahr 2004 wurden die Marken auf die Beklagte umgeschrieben. 5 Die Kl344gerin hat behauptet, sie habe die von der Beklagten beanspruch-ten Marken bereits durch den DISG-Vertrag und den 304nderungsvertrag mit dinglicher Wirkung von der DISG GmbH erworben. Jedenfalls habe G. K. die Marken als Agent der Kl344gerin unberechtigt angemeldet, so dass ein 334bertragungsanspruch best374nde. Die Marken der Beklagten seien nichts anderes als 334bersetzungen der Marken der Kl344gerin. Die Kl344gerin hat beantragt, 6 die Beklagte zu verurteilen, in die Eintragung der Kl344gerin als Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Mai 1991 angemeldeten na-tionalen Marken "DISG" Nr. 2 011 067 und "DISG-Training" Nr. 2 011 068, jeweils am 23. M344rz 1992 eingetragen f374r "Test-, Pr374fungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher und/oder maschinenlesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurtei-lung von Pers366nlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsma-nagements, Seminare f374r Anwender, Trainerausbildung" (Klassen 9, 16, 41), sowie der internationalen Marken "DISG", Nr. 599556 und "DISG-Training", Nr. 599557, jeweils am 12. Januar 1993 eingetragen bei der World Intellectual Property Organisation f374r "Test-, Pr374fungs- und Arbeitsunterlagen in maschinen-lesbarer Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Pers366nlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements; Test-, Pr374fungs- und Arbeitsunterlagen in schriftlicher Form zur Ermittlung und/oder Beurteilung von Pers366nlichkeitsprofilen, der Arbeitsmethodik sowie des Motivationsmanagements; Seminare f374r Anwender, Trainerausbildung" (Klassen 9, 16, 41) mit den Bestim-mungsstaaten 326sterreich und Schweiz f374r s344mtliche Waren und Dienstleistungen einzuwilligen; hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, der Kl344gerin die (oben bezeichneten) nationalen Mar-ken zu 374bertragen und bei dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Eintra-gung der Kl344gerin als Rechtsnachfolgerin der Beklagten f374r die vorgenannten Marken f374r s344mtliche Waren und Dienstleistungen einzuwilligen; weiter hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, bei dem Deutschen Patent- und Markenamt in die L366schung der (oben bezeichneten) nationalen Marken einzuwilligen. - 5 - 7 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat behauptet, die Be-zeichnung DISC habe beschreibenden Charakter und sei ein Akronym f374r be-stimmte Verhaltensmuster. Die Beklagte hat au337erdem in zweiter Instanz die Einrede der Verj344hrung erhoben. Das Landgericht hat der Klage mit dem ersten Hilfsantrag stattgegeben und sie im 334brigen abgewiesen. Die Berufung der Beklagten und die An-schlussberufung der Kl344gerin hatten keinen Erfolg. Mit der vom Senat zugelas-senen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Kl344gerin beantragt, die Revision zur374ckzuweisen. Mit der Anschlussrevision begehrt sie die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem Nachteil ent-schieden worden ist. Die Beklagte beantragt, die Anschlussrevision der Kl344ge-rin zur374ckzuweisen. 8 Entscheidungsgr374nde: A. Das Berufungsgericht hat den mit der Anschlussberufung weiterver-folgten Hauptantrag auf Zustimmung zur Umschreibung der Marken der Beklag-ten auf die Kl344gerin f374r unbegr374ndet erachtet. Dem mit dem ersten Hilfsantrag geltend gemachten Anspruch auf 334bertragung der beiden deutschen Marken hat es hingegen aus 247247 11, 17 Abs. 1 MarkenG stattgegeben. Zur Begr374ndung hat das Berufungsgericht ausgef374hrt: 9 Die Kl344gerin k366nne sich nicht darauf st374tzen, dass ihr die streitgegen-st344ndlichen Marken durch den sogenannten DISG-Vertrag 374bertragen worden seien. Dieser Vertrag sei nach dem Willen der Parteien nicht unmittelbar auf die dingliche 334bertragung der Marken gerichtet gewesen. Der Wortlaut spreche f374r 10 - 6 - eine blo337e Verpflichtung zu einer k374nftigen Abtretung. Jedenfalls scheitere ein entsprechendes Verf374gungsgesch344ft daran, dass der Zessionar nicht hinrei-chend genau bezeichnet sei. Auch der 304nderungsvertrag enthalte keine Abtre-tung der Marken. 11 Der Rechtsvorg344nger der Beklagten, G. K. , sei jedoch auf- grund der Vertriebspartnerschaft zum Zeitpunkt der Eintragung der Marken Agent der Kl344gerin i.S. von 247 11 MarkenG gewesen. Die im Jahr 1997 eingetra-gene US-Marke "DiSC" der Kl344gerin sei nach US-amerikanischem Recht durch Benutzungsaufnahme bereits im Jahr 1986 entstanden. Sie genie337e deshalb gegen374ber den am 22. Mai 1991 angemeldeten Agentenmarken die bessere Priorit344t. 247 11 MarkenG verbiete die Registrierung nicht nur identischer, sondern auch verwechselbarer Marken. Bei der hypothetischen Kollisionspr374fung werde die Marke der Kl344gerin den Agentenmarken wie eine im Inland eingetragene Marke gegen374bergestellt. Es komme nicht darauf an, ob die Marke der Kl344gerin in den USA nur aufgrund der konkreten grafischen Gestaltung eingetragen worden sei und keinen Schutz f374r die Buchstabenkombination "DISC" als sol-che genie337e. Schutzhindernisse aufgrund besonderer Freihaltebed374rfnisse im Ursprungsland seien nicht zu ber374cksichtigen, sofern sie im Zielstaat nicht vor-l344gen. Deshalb sei auf das Verst344ndnis des deutschen Verkehrs abzustellen. Die Bezeichnung "DISC" sei f374r die in Rede stehenden Waren und Dienstleis-tungen in Deutschland nicht rein beschreibend. Die weitgehenden 334berein-stimmungen in Schriftbild und Klang begr374ndeten die Verwechslungsgefahr der Marken. 12 - 7 - Die 334bertragungspflicht richte sich gegen die Beklagte als Rechtsnach-folgerin des ungetreuen Agenten. Mit der erstmals im Berufungsrechtszug er-hobenen Verj344hrungseinrede sei die Beklagte ausgeschlossen. 13 14 B. Die Revision und die Anschlussrevision haben keinen Erfolg. I. Anschlussrevision der Kl344gerin 15 Das Berufungsgericht hat dem auf Umschreibung gerichteten Hauptan-trag der Kl344gerin nicht entsprochen. Dagegen wendet sich die zul344ssige An-schlussrevision ohne Erfolg. Weder der DISG-Vertrag noch der 304nderungsver-trag enthalten eine 334bertragung der von G. K. angemeldeten Mar- ken auf die Kl344gerin. - 16 1. Zu Recht und von der Anschlussrevision unbeanstandet hat das Beru-fungsgericht angenommen, dass es sich nach deutschem Recht beurteilt, ob die nationalen Marken der Beklagten auf die Kl344gerin 374bertragen wurden. Dies folgt aus dem Territorialit344tsprinzip (BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 973 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA). Die Rechtswahl in Num-mer 17 des Vertrages vom 9. Februar 2000 ist insoweit unbeachtlich. F374r die 334bertragung des deutschen Anteils der IR-Marken gilt gem344337 247247 27, 107 Abs. 1 MarkenG nichts anderes (vgl. BGHZ 18, 1, 12 - H374ckel; BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 701 = WRP 1998, 600 - SAM; Hacker in Str366bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 247 27 Rdn. 60). 17 Im Hinblick darauf, dass als Bestimmungsl344nder der IR-Marken 326ster-reich und die Schweiz angegeben sind, ist allerdings das Recht dieser Staaten f374r die 334bertragung der entsprechenden Schutzanteile ma337geblich (vgl. Fammler in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 2, Rdn. 794, 796). Indes 18 - 8 - erweist es sich als im Ergebnis unerheblich, dass das Berufungsgericht es ver-s344umt hat, insoweit 366sterreichisches und schweizerisches Recht heranzuzie-hen. Die Unterschiede, die in diesen Rechtsordnungen m366glicherweise - etwa im Hinblick auf das deutsche Abstraktionsprinzip - zum deutschen Recht beste-hen, wirken sich auf die Auslegung der englischsprachigen Vertr344ge durch das Berufungsgericht nicht aus. 2. Die Auslegung von Individualvereinbarungen ist grunds344tzlich dem Tatrichter vorbehalten. Das Revisionsgericht kann die Vertragsauslegung nur darauf 374berpr374fen, ob sie gegen gesetzliche Auslegungsregeln oder Denkge-setze verst366337t, erfahrungswidrig ist oder wesentlichen Tatsachenstoff au337er Acht l344sst (BGHZ 150, 32, 37 - Unikatrahmen; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 58/03, TranspR 2006, 38 Tz. 27). Solche Rechtsfehler werden von der Revision nicht aufgezeigt und lassen sich dem Berufungsurteil auch nicht ent-nehmen. 19 a) Das Berufungsgericht ist ohne weiteres davon ausgegangen, dass die nationalen und IR-Wortmarken der Beklagten von der Regelung in Num-mer 10 E DISG-Vertrag erfasst werden, die von der Beklagten als Rechtsnach-folgerin der DISG GmbH zu beachten ist. Das l344sst keinen Rechtsfehler erken-nen. 20 Nummer 10 E Satz 4 DISG-Vertrag bezieht sich insbesondere auf Rech-te, die der Lizenznehmer an "Marken" ganz oder teilweise erworben hat ("... if ... the LICENSEE has ... obtained rights in .... Trademarks ... (in whole or in part) ..."). Dabei werden nach der Definition in Nummer 10 C Satz 1 unter "Marken" die in Exhibit D aufgef374hrten Marken der Kl344gerin verstanden, die sich wieder-um aus einer Verweisung auf Exhibit E ergeben. Darunter findet sich die Wort-/Bildmarke 21 - 9 - . 22 Gem344337 Nummer 10 C Satz 1 DISG-Vertrag erkennt der Lizenznehmer das ausschlie337liche Recht der Kl344gerin an diesen Marken an, unabh344ngig da-von, in welcher Sprache sie benutzt werden. Die Bezeichnung "DISG" beruht auf den Anfangsbuchstaben der deutschen Begriffe, die sich bei 334bersetzung der englischen W366rter ergeben, aus deren Anfangsbuchstaben die Abk374rzung DiSC gebildet wurde. Damit stellt sich "DISG" als 334bersetzung von "DiSC" dar, so dass die nationalen und IR-Marken DISG und DISG-Training der Beklagten als 334bersetzung eines Wortbestandteils der Wort-/Bildmarke DiSC - Dimensions of Behavior - der Kl344gerin gem344337 Exhibit E des DISG-Vertrags anzusehen sind. Sie fallen damit in den Anwendungsbereich der in Num-mer 10 E Satz 4 DISG-Vertrag getroffenen Regelung. b) Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerfrei angenommen, aus Nummer 10 E DISG-Vertrag ergebe sich kein unmittelbar auf dingliche 334bertra-gung der Marken gerichteter Parteiwille, sondern nur eine Verpflichtung zu ei-ner k374nftigen Abtretung. Zwar sei die Formulierung "said copyrights 205 shall 205 be conveyed and assigned in their entirety to CLC" im Ausgangspunkt mehr-deutig. Gegen den Willen zur sofortigen 334bertragung spreche aber das Fehlen eines entsprechenden klarstellenden Hinweises ("shall herewith") und insbe-sondere der Umstand, dass bei Beendigung des Vertrages die 334bertragung der Rechte "by execution and delivery of all appropriate instruments" erfolgen solle. Danach sei mit dem Vertrag noch keine unmittelbare 334bertragung gewollt ge-wesen, vielmehr seien die Vertragsparteien davon ausgegangen, die einschl344-gigen Urkunden erst noch auszufertigen. 23 - 10 - 24 Dieser Beurteilung kann die Kl344gerin nicht mit Erfolg ihre eigene Ausle-gung entgegenhalten, wonach das Weglassen eines kl344renden Zusatzes auf einem Versehen beruhe und sich die Formulierung zu geeigneten Ma337nahmen nur auf eventuell f374r eine wirksame 334bertragung einzuhaltende Formvorschrif-ten beziehe. Es sind keine Anhaltspunkte daf374r ersichtlich, dass das Beru-fungsgericht diese Auslegungsm366glichkeiten nicht in seine 334berlegungen ein-bezogen hat. Obwohl das Berufungsgericht gepr374ft hat, ob sich aus dem DISG-Vertrag unmittelbar eine dingliche 334bertragung der streitgegenst344ndlichen Marken unter der aufschiebenden Bedingung der Vertragsbeendigung ergibt, h344ngt sein Aus-legungsergebnis nicht von der Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips im deutschen Zivilrecht ab. Die Auslegung des Vertragswortlauts ist dadurch nicht beeinflusst. Das Berufungsgericht konnte deshalb ohne Rechtsfehler auch eine 334bertragung der 366sterreichischen und schweizerischen Schutzanteile der IR-Marken verneinen. Es kann daher dahinstehen, ob die f374r das deutsche Recht zutreffende Annahme des Berufungsgerichts, es fehle an der f374r ein Verf374-gungsgesch344ft erforderlichen bestimmten Bezeichnung des Zessionars, weil die Rechte an CLC oder ihre "affiliate(s)" 374bertragen werden sollten (vgl. Num-mer 10 E DISG-Vertrag), auch f374r die Rechtsordnungen der Schweiz und 326sterreichs zutrifft. 25 c) In Nummer 3 D des 304nderungsvertrags erfolgte ebenfalls keine Abtre-tung der Marken an die Kl344gerin. Nach dieser Bestimmung geh366ren s344mtliche Rechte an Marken, Namen, Zeichen, Logos und Abbildungen, die im DISG-Vertrag lizenziert wurden, ungeachtet der Sprache, in der sie verwendet wer-den, ausschlie337lich der Kl344gerin oder den mit ihr verbundenen Unternehmen. Nach Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin mangels 334bertragungswillens 26 - 11 - keine unmittelbar auf eine 334bertragung gerichtete Einigung. Au337erdem beziehe sich die Regelung nur auf die im Anhang E zum DISG-Vertrag ausdr374cklich aufgef374hrten Zeichen. Diese Auslegung ist durch den Wortlaut der Vertr344ge jedenfalls nahegelegt und als tatrichterliche W374rdigung zumindest revisions-rechtlich nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Kl344gerin verst366337t es insbesondere nicht gegen das Gebot interessengerechter Auslegung, dass das Berufungsgericht die erst lange nach Vertragsunterzeichnung erlangte Kenntnis der Kl344gerin von den Markenregistrierungen durch G. K. nicht als f374r die Vertragsauslegung ma337geblichen Umstand herangezogen hat. Eine dingliche 334bertragung ergibt sich auch nicht aus Nummer 3 A des 304nderungsvertrags. Nach deren Satz 2 verpflichtet sich der Lizenznehmer zwar, in dem vern374nftigerweise erforderlichen Ausma337 ("to the extent reaso-nably required") die notwendigen oder n374tzlichen Dokumente anzufertigen, um der Kl344gerin alle Urheberrechte oder anderen gewerblichen Schutzrechte zu 374bertragen, die ihr zustehen sollen; soweit sie nicht zugunsten der Kl344gerin entstehen, w374rden sie hiermit 374bertragen. Nach der W374rdigung des Berufungs-gerichts betrifft diese Regelung aber allein die lizenzierten Produkte einschlie337-lich der 334bersetzungen der Lizenznehmerin ("Translated Products"). Der Begriff der "Translated Products" werde in Nummer 1 A DISG-Vertrag unter Verweis auf die in Exhibit A aufgelisteten, urheberrechtlich gesch374tzten Werke definiert. Diese Beurteilung entspricht Wortlaut sowie Systematik des 304nderungsvertrags und ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere beziehen sich die W366rter "relating thereto" gegen Ende des zweiten Satzes der Nummer 3 A auf deren Satz 1, in dem ausschlie337lich von Rechten an den Arbeiten und Produk-ten des Lizenzgebers CLC ("205 all rights 205 in and to all CLC works and pro-ducts 205") die Rede ist. Das Berufungsgericht konnte unter diesen Umst344nden ohne Rechtsfehler annehmen, dass die Regelung in Nummer 1 A DISG-Vertrag nicht f374r die Marken der Beklagten gilt, obwohl die Marke "DISG" als 334berset- 27 - 12 - zung der Marke "DiSC" angesehen werden kann und Nummer 10 C des DISG-Vertrags - der au337er einer Nummer 3 D des 304nderungsvertrags entsprechen-den Best344tigung der Rechtsinhaberschaft der Kl344gerin eine Regelung zum Um-fang der Lizenzierung enth344lt - in Satz 1 und 4 ausdr374cklich auch 334bersetzun-gen der lizenzierten Marken erfasst. II. Revision der Beklagten 28 Die Revision der Beklagten gegen ihre Verurteilung nach dem ersten Hilfsantrag hat ebenfalls keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass zwischen der Kl344gerin und G. K. im ma337geblichen Zeitpunkt der Anmeldung der (nationalen) Streitmarken ein Agentenverh344ltnis bestand und der Kl344gerin daher gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders aus 247247 11 , 17 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch auf 334bertragung der Streitmarken zusteht. 29 1. Nach 247 11 MarkenG kann eine Marke gel366scht werden, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers der Marke f374r dessen Agenten oder Vertreter einge-tragen worden ist. Die Bestimmung des 247 17 MarkenG sieht f374r diesen Fall un-ter anderem einen Anspruch auf 334bertragung der Marke vor. Zweck der Rege-lung ist es, den Markeninhaber vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu sch374tzen, der sich eine Marke eigenm344chtig aneignet, die der Gesch344ftsherr - regelm344337ig im Ausland - fr374her f374r sich in Anspruch genommen hat und die f374r den Agenten typischerweise gerade erst durch die 334bernahme der Vertretung von Interesse ist (BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison). 30 2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die US-Marke "DiSC" der Kl344gerin gegen374ber den streitgegenst344ndlichen Marken der Beklagten priorit344ts344lter ist. Zwar wurde die Marke erst 1997 eingetragen. Nach 31 - 13 - den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Kl344gerin die Marke jedoch in ihrer konkreten Form bereits im Jahr 1986 benutzt und dadurch nach US-amerikanischem Recht ein Markenrecht erworben ("first use in com-merce"). Bei der 344lteren Marke des Gesch344ftsherrn kann es sich auch um eine ausl344ndische Benutzungsmarke handeln (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 45 = WRP 2008, 1319 - EROS; Hacker in Str366bele/Hacker aaO 247 11 Rdn. 15). Da sich die Markeninhaberschaft nach dem Recht des jeweiligen Staates richtet, kommt es auf die in Deutschland gel-tenden Voraussetzungen f374r die Entstehung von Benutzungsmarken nicht an. Der Anwendung der 247247 11, 17 MarkenG steht nach 247 152 MarkenG auch nicht entgegen, dass die zu 374bertragenden Marken in Deutschland bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 gesch374tzt waren (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269 , 270 ). 3. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarken "DISG" und "DISG Training" am 22. Mai 1991 bestand zwischen der Kl344gerin und dem Markenan-melder K. ein Agentenverh344ltnis in Gestalt eines Vertriebsvertrags. Er- forderlich ist ein Vertrag, der zur Wahrnehmung der Interessen des Gesch344fts-herrn im gesch344ftlichen Verkehr verpflichtet. Es muss eine einseitige Interes-senbindung des Agenten bestehen, die es diesem verbietet, die Marke ohne Zustimmung des anderen Teils eintragen zu lassen (BGHZ 176, 116 Tz. 21 - audison). Dies ist hier der Fall und wird von der Beklagten auch nicht in Abre-de gestellt. G. K. hat sich ausdr374cklich verpflichtet, die Marken der Kl344gerin nicht im eigenen Namen anzumelden. Die Kl344gerin hat der Anmeldung der Marken nicht zugestimmt. 32 4. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch die Passivlegitimation der Beklagten bejaht. Sie ist hinsichtlich der Streitmarken Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders K. . Als die Beklagte die Marken erworben hat, waren 33 - 14 - diese bereits mit den Anspr374chen aus 247247 11 , 17 MarkenG belastet (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 18 - audison). 34 5. Der Schutz der Marke des Gesch344ftsherrn nach 247 11 MarkenG besteht nicht nur gegen374ber identischen Agentenmarken. Er erstreckt sich auch auf 344hnliche Marken i.S. des 247 9 MarkenG (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269 , 27 1; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., 247 11 Rdn. 15; Hacker in Str366-bele/Hacker aaO 247 11 Rdn. 12; Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., 247 11 MarkenG Rdn. 10; v. Schultz in v. Schultz, Marken-recht, 2. Aufl., 247 11 MarkenG Rdn. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2400; Hoffmann, MarkenR 2002, 112 Fn. 5). Andernfalls k366nnte der Ge-sch344ftsherr mittels einer nur 344hnlichen Agentenmarke dauerhaft daran gehin-dert werden, inl344ndischen Markenschutz zu erlangen. Dies widerspr344che dem Zweck der Regelung, Behinderungen infolge einer Registrierung von Marken durch ungetreue Agenten auszuschlie337en. F374r einen umfassenden Schutzbe-reich der 247247 11, 17 MarkenG spricht auch, dass 247 17 Abs. 2 MarkenG auf den gesamten 247 14 MarkenG Bezug nimmt (vgl. Begr374ndung des Regierungsent-wurfs eines Markengesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 77). 6. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke "DiSC" und den Agentenmarken angenommen. Dagegen wen-det sich die Revision ohne Erfolg. Ma337geblich ist eine hypothetische Kollisions-pr374fung, bei der die Marke des Gesch344ftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegen374berzustellen ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO 247 11 Rdn. 15; Ingerl, GRUR 1998, 1, 3). 35 a) Die Beklagte meint, bei dieser hypothetischen Kollisionspr374fung seien inhaltliche Beschr344nkungen der Marke im Ursprungsland zu ber374cksichtigen. Nach ihrem Vortrag handelt es sich bei der Bezeichnung "DiSC" um ein in den 36 - 15 - USA gel344ufiges Akronym f374r bestimmte Verhaltensmuster. Das Berufungsge-richt hat offengelassen, ob die Marke der Kl344gerin deshalb zum ma337geblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen deutschen Marken am 22. Mai 1991 nur im Umfang ihrer konkreten grafischen Gestaltung gesch374tzt war. F374r das Revisionsverfahren kann dies zugunsten der Beklagten unterstellt werden. Bei der sp344teren Registrierung der Marke im Jahr 1997 wurde eine entspre-chende Beschr344nkung in Form eines Disclaimers aufgenommen. Danach ge-nie337t nicht die Buchstabenfolge "DISC" als solche Schutz, sondern nur die kon-krete Markengestaltung. Mit einem Disclaimer kann nach dem US-amerikani-schen Trademark Act der Schutzumfang einer Kombinationsmarke hinsichtlich einzelner Bestandteile beschr344nkt werden (vgl. Heise, GRUR 2008, 286, 289). Daraus ist zu schlie337en, dass die US-amerikanische Markenbeh366rde die Ein-tragung der Wort-/Bildmarke "DiSC" ohne den Disclaimer nicht vorgenommen h344tte (vgl. BPatG, Beschl. v. 22.11.2005 - 27 W (pat) 256/04, juris Tz. 14 - COLOURS). b) Hierauf kommt es indes nicht an, weil bei der hypothetischen Kollisi-onspr374fung allein auf das Verkehrsverst344ndnis im Inland abzustellen ist. 37 aa) Die Regelungen 374ber die Agentenmarke im Markengesetz dienen der Umsetzung des Art. 6 septies PV334 (vgl. Begr374ndung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 73, 77). Diese Bestimmung bezweckt, Markeninhaber ei-nes anderen Vertragsstaats vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu sch374tzen, der sich im Inland eine entsprechende Marke eigenm344chtig aneignet und damit den Gesch344ftsherrn behindern kann, zu dessen Interessenwahrneh-mung er eigentlich verpflichtet ist (vgl. Bauer, GRUR Int. 1971, 496). Die Rege-lungen 374ber die Agentenmarke stellen damit eine Ausnahme vom Territoriali-t344tsprinzip dar, nach dem der Markeninhaber grunds344tzlich nicht gegen Zei-chenanmeldungen au337erhalb des Schutzlandes seiner Marke vorgehen kann. 38 - 16 - Ma337geblich ist, welchen Schutz der Gesch344ftsherr im Inland h344tte beanspru-chen k366nnen, wenn er seinen Markenschutz dorthin ausgedehnt h344tte. W374rde man hingegen den Schutzbereich der Gesch344ftsherrenmarke nach dem Recht des Ursprungslands beurteilen, k366nnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Agent mit seiner 374bereinstimmenden oder 344hnlichen inl344ndischen Marke die Benutzung der Gesch344ftsherrenmarke im Inland behindert. Denn die Agenten-marke kann aufgrund eines abweichenden inl344ndischen Verkehrsverst344ndnis-ses einen gr366337eren Schutzumfang haben. Es ist nicht ungew366hnlich, dass ein Schutzhindernis nur nationale Bedeutung hat (vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.2006 - C-421/04, Slg. 2006 I-2303 = GRUR 2006, 411 Tz. 25 - Matratzen Concord ). Mit einem umfassenden Schutz des Gesch344ftsherrn vor ungetreuen Agenten w344re deshalb nicht vereinbar, auf den Schutzumfang im Ursprungsland abzu-stellen. bb) F374r eine Nichtber374cksichtigung inhaltlicher Beschr344nkungen der Mar-ke im Ursprungsland spricht auch die insoweit vergleichbare Lage bei der Schutzerstreckung von IR-Marken. Enth344lt eine international registrierte Marke einen Disclaimer, wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf Deutsch-land vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht ber374cksichtigt (vgl. Kober-Dehm in Str366bele/Hacker aaO 247 113 Rdn. 1; Heise, GRUR 2008, 286, 290). Nur bei fehlender Unterscheidungskraft nach nationalem Recht wird der Schutz versagt (247 113 Abs. 1 MarkenG). Fehlt insoweit ein Schutzausschlie337ungs-grund, wird Schutz gew344hrt (vgl. BPatG GRUR 1996, 408, 409 - COSA NOSTRA). Ob der Schutzumfang dieser Marken beschr344nkt ist, muss dann im Konfliktfall von den Verletzungsgerichten beurteilt werden. 39 cc) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte ihre Marke in den USA eintragen und ungest366rt benutzen d374rfte, weil die Gesch344ftsherrenmarke mit einem Disclaimer eingetragen ist. Nach dem 40 - 17 - Schutzzweck der Regelungen 374ber die Agentenmarke ist allein ma337geblich, ob der Gesch344ftsherr bei der Ausdehnung seines Markenrechts auf das Gebiet des Ziellandes durch die Agentenmarke behindert wird. Es kommt deshalb auf die Verh344ltnisse im Zielland an. Der Gesch344ftsherr soll gegen374ber dem Agen-ten so gestellt werden, als habe er selbst seine Marke im Inland angemeldet. Die Gesch344ftsherrenmarke wird wie eine origin344r im Inland angemeldete Marke behandelt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO 247 11 Rdn. 15; Lange aaO Rdn. 2400). Dabei kann der Inhalt des Markenrechts im Inland auch weiter als im Ursprungsland sein, wenn dies auf entsprechende Unterschiede des Verkehrsverst344ndnisses zur374ckzuf374hren ist. c) Die danach gebotene Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von 247 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Sicht des inl344ndischen Verkehrs ist unter Be-r374cksichtigung aller Umst344nde des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde-re der 304hnlichkeit der Zeichen und der 304hnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-neten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der 344lteren Marke, so dass ein geringerer Grad der 304hnlichkeit der Waren oder Dienstleis-tungen durch einen h366heren Grad der 304hnlichkeit der Zeichen oder durch eine erh366hte Kennzeichnungskraft der 344lteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 10 = WRP 2008, 1342 - Sierra Antiguo, m.w.N.). 41 aa) Die angegriffenen Marken sind f374r Waren und Dienstleistungen ein-getragen, die denen, f374r die die Kl344gerin ihre Marke - nach ihren Angaben seit 1972 - benutzt und im Jahr 1997 in den USA hat eintragen lassen, in hohem Ma337e 344hnlich sind. 42 - 18 - bb) Die Kennzeichnungskraft der Wort-/Bildmarke der Kl344gerin ist nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug ge-nommen hat, durchschnittlich. Das l344sst keinen Rechtsfehler erkennen. 43 44 Die Bezeichnung "DISC" ist in Deutschland weder als Akronym bekannt noch sonst rein beschreibend. Zwar ist der Begriff dem Verkehr als englisches Wort f374r Scheibe im Zusammenhang mit CD und DVD gel344ufig. Die Marke der Kl344gerin beansprucht jedoch nicht Schutz f374r Datentr344ger, sondern f374r Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen. Entsprechende Unterlagen k366nnen aller-dings auf CD oder DVD digital gespeichert werden. Dies f374hrt jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die die Revision keine R374gen er-hebt, im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einem rein beschreibenden Verst344ndnis des Begriffs "DISC". Es fehlt an einer spezifischen Beziehung zwi-schen dem Begriff und den mit ihm gekennzeichneten Produkten. Der Verkehr bringt das Zeichen bei der Kennzeichnung der gesch374tzten Waren und Dienst-leistungen nicht mit seiner Bedeutung als Begriff f374r digitale Speichermedien in Zusammenhang. cc) Bei der Beurteilung der Marken344hnlichkeit kommt es auf den jeweili-gen Gesamteindruck der sich gegen374berstehenden Zeichen an (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Tz. 26 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Das schlie337t nicht aus, dass unter Umst344nden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke f374r den Gesamteindruck pr344gend sein k366nnen, der durch die Marke im Ged344chtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorge-rufen wird (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Tz. 18 - Sierra Antiguo). Voraussetzung hierf374r ist, dass die anderen Be-standteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. 45 - 19 - 46 Der Gesamteindruck der Klagemarke wird zumindest in klanglicher Hin-sicht von dem Wortbestandteil "DiSC" gepr344gt. Bei einer Kombination von Wort und Bild orientiert sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel an dem Wortbestandteil, sofern er kennzeichnungskr344ftig ist (BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Tz. 28 = WRP 2009, 1533 - airdsl, m.w.N.). Der Bildbestandteil in Gestalt des scheibenartigen Logos und der besonderen Schreibweise des Wortes "DiSC" tritt dahinter zur374ck. Zwischen dem pr344genden Wortbestandteil "DiSC" der Klagemarke und den Wortmarken "DISG" und "DISG Training" besteht nach den Feststellungen des Landgerichts, denen sich das Berufungsgericht angeschlossen hat, ein ho-her 304hnlichkeitsgrad in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Die Marke "DISG Training" werde von dem Bestandteil "DISG" gepr344gt, weil der Bestand-teil "Training" in einem rein beschreibenden Sinn f374r den fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich verstanden werde. Diese Beurteilung ist revisionsrecht-lich nicht zu beanstanden. 47 d) Das Berufungsgericht hat deshalb ohne Rechtsfehler eine Verwechs-lungsgefahr der sich gegen374berstehenden Zeichen bejaht. 48 7. Die Kl344gerin hat der Eintragung der Streitmarken f374r die Beklagte auch weder ausdr374cklich noch konkludent nachtr344glich zugestimmt. Daf374r reicht es nicht aus, wenn die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend ihrer - von der Kl344gerin nicht substantiiert bestrittenen - Behauptung seit 1993 im E-Mail-Ver-kehr und in Telefaxschreiben gegen374ber der Kl344gerin sowie in Publikationen verwendet hat, ohne dass die Kl344gerin dies beanstandet hat. Aus der blo337en 49 - 20 - Kenntnis der Unterlagen ergibt sich keine konkludente Zustimmung. Die Revisi-on zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit erheblichen Vortrag der Kl344gerin 374bergangen hat. 50 8. Das Berufungsgericht hat die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verj344hrungseinrede der Beklagten zu Recht als unzul344ssig zur374ckgewiesen. Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, wann die Verj344hrungsfrist (247 20 MarkenG) f374r den Anspruch der Kl344gerin auf 334bertragung der Streitmarken zu laufen be-gonnen hat (vgl. einerseits Ingerl/Rohnke aaO 247 20 Rdn. 14; Hacker in Str366bele/Hacker aaO 247 20 Rdn. 20; Schalk in B374scher/Dittmer/Schiwy, Gewerb-licher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 247 20 MarkenG Rdn. 10; v. Hell-feld in Ekey/Klippel/Bender aaO 247 20 MarkenG Rdn. 27; andererseits OLG Zweibr374cken MarkenR 2007, 282; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., 247 20 Rdn. 51). a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Beklagten Nachl344ssig-keit zur Last zu legen ist, weil sie sich nicht bereits im ersten Rechtszug auf Verj344hrung berufen hat. Insoweit erhebt die Revision keine R374gen. Die Beklag-te ist deshalb gem344337 247 531 Abs. 2 ZPO mit der Verj344hrungseinrede ausge-schlossen. 51 b) Allerdings ist 247 531 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise auf die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verj344hrungseinrede nicht anzuwenden, wenn zwi-schen den Parteien sowohl die Erhebung der Einrede als auch die sie tats344ch-lich begr374ndenden Umst344nde unstreitig sind (BGHZ 177, 212 Tz. 9 ff.). Die Vor-aussetzungen f374r diese Ausnahme liegen indes nicht vor. 52 Zwischen den Parteien ist streitig, ob und wann die Kl344gerin Kenntnis von der Anmeldung und Eintragung der Streitmarken erlangte. F374r eine solche Kenntnis gen374gt es nicht, dass die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend 53 - 21 - ihren Behauptungen in Schreiben an die Kl344gerin und in Publikationen seit 1993 benutzt hat. Denn die Kenntnis dieser Unterlagen begr374ndete kein Wissen 374ber Anmeldung und Eintragung der Marken. Erst recht ist ihr keine nachtr344gli-che Zustimmung zu der Eintragung der Agentenmarke zu entnehmen. 54 C. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Kl344gerin sind daher zur374ckzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus 247 97 Abs. 1, 247 92 Abs. 1 ZPO . Bornkamm B374scher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 28.04.2006 - 7 O 207/05 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 28.11.2007 - 6 U 77/06 -
Full & Egal Universal Law Academy