BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 219/06 Verk374ndet am: 26. Februar 2009 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Thermoroll UWG 247247 3, 5 a) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein dem Irref374hrungstatbestand immanen-tes Erheblichkeitserfordernis, das eine zus344tzliche Erheblichkeitspr374fung nach 247 3 UWG ausschlie337t. b) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz 256 verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, f374hrt den Verkehr regelm344337ig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer 344hnlichen Marke ist und die Verwendung des Zei-chens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt. BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06 - OLG Karlsruhe LG Mannheim - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 26. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. Schaffert, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22. November 2006 unter Zur374ckweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Widerklage abgewiesen worden ist. Die Berufung der Kl344gerin gegen das Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 6. Dezember 2005 wird zur374ckge-wiesen. Auf die Berufung der Beklagten wird a) die Kl344gerin verurteilt, der Beklagten Auskunft dar374ber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 Produkte f374r den Bereich Sonnenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zeichen 204Thermoroll256223 beworben hat; b) festgestellt, dass die Kl344gerin verpflichtet ist, der Beklag-ten den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorste-hend unter a) bezeichneten Handlungen entstanden ist und k374nftig noch entstehen wird. Die Kl344gerin tr344gt 1/10 der Kosten des Berufungsverfahrens und 14/15 der Kosten des Revisionsverfahrens. Die 374brigen Kosten des Rechtsstreits tr344gt die Beklagte. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Parteien, die Rollos vertreiben, haben 374ber die Berechtigung gestrit-ten, mit dem Zeichen 204Thermoroll256223 zu werben. 2 Die Gesch344ftsf374hrerin der Kl344gerin ist seit 1987 Inhaberin der Wortmarke Nr. 1 108 095 204Termorol223, die eingetragen ist f374r Vorh344nge aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunst-stofffolien und/oder Folienverbund; Fassadenelemente, n344mlich Gitter-gewebe und Drahtgeflechte. Die Beklagte hat Verm366gensgegenst344nde der insolventen C. I. GmbH erworben, unter anderem Werbematerial, das mit dem Zeichen 204Thermoroll256223 versehen war. Beide Parteien f374hren in ihrer Firma den Bestand-teil 204C. 223. 3 In der Berufungsinstanz hat die Kl344gerin geltend gemacht, mittlerweile aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die f374r ihre Gesch344ftsf374hrerin am 16. Februar 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 30 575 631 204Thermo-roll256223 zu nutzen. Die Beklagte berief sich auf eine Nutzungslizenz der L. GmbH f374r deren am 13. Februar 2006 ein- getragene Wortmarke 204Thermoroll256223. Die Parteien haben daraufhin ihre wech-selseitigen Unterlassungsanspr374che 374bereinstimmend f374r erledigt erkl344rt. 4 5 Soweit f374r das Revisionsverfahren noch von Interesse, hat die Beklagte vor dem Berufungsgericht widerklagend beantragt, die Kl344gerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft dar374ber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 f374r den Bereich Son- - 4 - nenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zei-chen 204Thermoroll256223 geworben hat, und die Verpflichtung der Kl344gerin festzustellen, der Beklagten denjeni-gen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und k374nftig noch entstehen wird. Das Berufungsgericht hat die Widerklage abgewiesen und der Beklagten gem344337 247 91a ZPO die Kosten des von ihr urspr374nglich verfolgten Unterlas-sungsanspruchs auferlegt. Auch soweit die Beklagte sich gegen die Verurtei-lung zur Zahlung der Abmahnkosten der Kl344gerin f374r die vorprozessuale Ein-schaltung eines Patentanwalts gewandt hatte, blieb ihre Berufung ohne Erfolg. 6 7 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision wendet sich die Beklagte gegen die Abweisung der Widerklage und die Verurteilung zur Zah-lung der Patentanwaltskosten. Entscheidungsgr374nde: I. Das Berufungsgericht hat Anspr374che der Beklagten wegen Verwen-dung der Marke 204Thermoroll256223 verneint. Einen Anspruch der Kl344gerin auf Er-stattung von Patentanwaltskosten hat es bejaht. Zur Begr374ndung hat es ausge-f374hrt: 8 In weiten Kreisen der Bev366lkerung sei bekannt, dass der Zusatz 256 auf die Registrierung einer Marke hinweise. Die Werbung der Kl344gerin sei irref374h-rend gewesen, weil sie jedenfalls bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke 204Thermoroll256223 noch zu deren Nutzung berechtigt gewesen sei. Dieser Irref374hrung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbs-rechtliche Relevanz. Die Kl344gerin habe die Marke 204Termorol223 verwenden d374rfen. 9 - 5 - Sie habe die angesprochenen Verkehrskreise daher lediglich dar374ber in die Irre gef374hrt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke 204Thermoroll256223 von der tats344chlich bestehenden Marke abgewichen sei. Unter diesen Umst344nden sei nicht zu erwarten, dass die Irref374hrung geeignet sei, sich mit den Produkten der Kl344gerin n344her zu befassen oder sich f374r ein solches Produkt zu entscheiden. Der davon abweichenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. Dezember 1989 (I ZR 1/88, GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) sei nicht zu fol-gen. Zu den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten geh366rten auch die Kosten des Patentanwalts der Kl344gerin. Da die Parteien 374ber die Berechti-gung zur Werbung unter Hinweis auf eine eingetragene Marke stritten, handele es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von 247 140 Abs. 3 MarkenG. Zur Kl344rung der Rechtslage sei eine markenrechtliche Recherche und damit die Mitwirkung eines Patentanwalts erforderlich gewesen. 10 II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Ab-weisung der Widerklage wendet. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Erstattung der Patentanwaltskosten ist sie hingegen unbegr374ndet. 11 1. F374r die Streitentscheidung ma337geblich ist allein das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der vom 8. Juli 2004 bis zum 30. Dezember 2008 geltenden Fassung (UWG 2004). Die Beklagte st374tzt ihre Auskunfts-, Feststel-lungs- und Zahlungsanspr374che auf keine vor dem 8. Juli 2004 begangenen Ver-letzungshandlungen und bestreitet nicht die Berechtigung der Kl344gerin, das Zei-chen 204Thermoroll256223 nach dem 16. Februar 2006 zu nutzen. 12 - 6 - 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft Anspr374che der Beklagten wegen irref374hrender Verwendung des Zusatzes 256 durch die Kl344gerin bis zum 16. Februar 2006 verneint. 13 14 a) Nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, dass die Verwendung des Zeichens 204Thermoroll256223 irref374hrend war, solange die Kl344-gerin nicht 374ber eine entsprechende Lizenz verf374gte. Die dagegen in der Revi-sionserwiderung erhobenen Gegenr374gen greifen nicht durch. Die von der Kl344gerin angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der Beif374gung des 256 zu dem Zeichen 204Thermoroll223, dass es eine Marke genau die-ses Inhalts gibt (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) und die Kl344gerin zu deren Benutzung in der konkreten Werbung berechtigt ist. Letzteres war aber bis zum 16. Februar 2006 nicht der Fall. Die Marke 204Termorol223, die von der Kl344-gerin aufgrund einer Lizenz genutzt werden durfte, weicht in zwei Buchstaben von der mit dem Zusatz 256 verwendeten Marke 204Thermoroll223 ab. 15 Wird einem Zeichen der Zusatz 256 beigef374gt, erwartet der Verkehr, dass dieses Zeichen f374r den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Lediglich geringf374gige Abweichungen, die - weil sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht ver344ndern (247 26 Abs. 3 MarkenG) - auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen st374nden, sind insofern unsch344dlich. Das setzt indessen voraus, dass der Ver-kehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). Abweichungen durch das Hinzuf374gen oder Verdoppeln von Buchstaben sind nur dann f374r die Frage der rechtserhaltenden Benutzung un-erheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., 247 26 Rdn. 113; Bous in Ekey/Klippel/Bender, 16 - 7 - Markenrecht, 2. Aufl., 247 26 MarkenG Rdn. 109). Daran fehlt es im Streitfall. Zum einen f374hrt die Verwendung eines Doppelkonsonanten am Wortende zu einer ver344nderten Aussprache: Das lange 204o223 der letzten Silbe des Zeichens 204Termo-rol223 wird ersetzt durch ein kurz gesprochenes 204o223 in 204Thermoroll256223. Zum zweiten wird durch die Einf374gung des 204h223 hinter dem Anfangsbuchstaben 204T223 eine we-sentlich st344rkere Assoziation zu dem Begriff 204Therm-223 (f374r W344rme) geweckt. b) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht der Irref374hrung dar374ber, dass die in der Werbung angegebene Marke 204Thermoroll256223 von der tats344chlich beste-henden Marke 204Termorol223 abweicht, die wettbewerbsrechtliche Relevanz abge-sprochen. 17 aa) Zustimmung verdient allerdings der Ausgangspunkt des Berufungs-gerichts: Die wettbewerbliche Erheblichkeit ist ein dem Irref374hrungstatbestand immanentes, spezifisches Relevanzerfordernis, das als eigenst344ndige Bagatell-schwelle eine zus344tzliche Erheblichkeitspr374fung nach 247 3 UWG ausschlie337t (vgl. Bornkamm in Hefermehl/K366hler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., 247 5 Rdn. 2.169 i.V. mit Rdn. 2.20 f.). Eine Werbung ist nur dann irref374hrend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen 374ber das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschlie337ung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen (Begr374ndung des Regie-rungsentwurfs zu 247 5 UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S. 19; vgl. ferner zu 247 3 UWG a.F. BGH, Urt. v. 29.1.2004 - I ZR 132/01, GRUR 2004, 437, 438 = WRP 2004, 606 - Fortfall einer Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 10.11.1994 - I ZR 201/92, GRUR 1995, 125, 126 = WRP 1995, 183 - Editorial I). 18 bb) Das Berufungsgericht hat die Eignung zur Beeinflussung wirtschaftli-cher Entscheidungen verneint. Es sei weder dargetan noch sonst ersichtlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise gerade mit dem Zeichen 204Thermo- 19 - 8 - roll256223 besondere Qualit344tsvorstellungen verb344nden, die sie bez374glich des Zei-chens 204Termorol223 nicht h344tten, dass sie durch die Verwendung des eingetrage-nen Zeichens 204Termorol223 ung374nstig beeinflusst werden k366nnten oder dass eine sonstige, 374ber die irrt374mliche Annahme eines Rechts der Kl344gerin am Zeichen 204Thermoroll223 hinausgehende Fehlvorstellung hervorgerufen werden k366nnte. Mit diesen Erw344gungen hat das Berufungsgericht das Irref374hrungspotential der Werbung der Kl344gerin nicht zutreffend erfasst. (1) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, die Verwendung des Zeichens 204Thermoroll256223 durch die Kl344gerin habe zu keiner relevanten Fehlvor-stellung der Verbraucher gef374hrt, den Sachverhalt nicht ausreichend gew374rdigt. Der Rechtsstreit belegt mit Deutlichkeit, dass die Parteien selbst der Verwen-dung des Zeichens 204Thermoroll256223 eine gro337e Bedeutung beigemessen haben. Denn mit diesem Zeichen haben die Parteien an die unter der Marke 204Thermo-roll223 vertriebenen Produkte der insolventen C. I. GmbH angekn374pft. Die in der Verwendung des Zeichens 204Thermoroll256223 liegende Behauptung, die Rechte an dieser Marke zu besitzen oder als Lizenznehmer des Markeninha-bers zur Nutzung dieser Marke berechtigt zu sein, spielte f374r beide Parteien - wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt - gerade auch in der Ab-grenzung zum Wettbewerber eine ma337gebliche Rolle. 20 (2) Das Berufungsgericht l344sst im 334brigen au337er Betracht, dass kein Grund ersichtlich ist, weswegen die Kl344gerin f374r ihre Produkte mit der fremden Marke 204Thermoroll223 unter Hinzuf374gen des Zusatzes 256 geworben und damit der Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt hat, ihr stehe diese Marke oder eine Lizenz an ihr zu. Die Kl344gerin war sich dabei des Unterschieds zwischen ihrer Marke 204Termorol223 und dem verwendeten Zeichen 204Thermoroll256223 bewusst. Es liegt auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das in dieser Weise den fal-schen Eindruck erweckt, Rechte an einem bestimmten Zeichen zu besitzen, 21 - 9 - hiervon einen Vorteil gegen374ber den Abnehmern verspricht, der im Streitfall im Hinblick auf die Vorgeschichte naheliegt. Es ist ureigenste Aufgabe des Irref374h-rungsverbots, die Werbung mit der Unwahrheit im gesch344ftlichen Verkehr zu unterbinden (vgl. BGH, Urt. v. 24.5.2000 - I ZR 222/97, GRUR 2001, 78, 79 = WRP 2000, 1402 - Falsche Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 215/98, GRUR 2002, 715, 716 = WRP 2002, 977 - Scanner-Werbung). 3. Die Revision der Beklagten ist dagegen unbegr374ndet, soweit sie sich gegen die Verurteilung richtet, der Kl344gerin die Kosten des Patentanwalts als Abmahnkosten zu erstatten. 22 a) Das Berufungsgericht hat die Revision entgegen der Ansicht der Revi-sionserwiderung auch insoweit zugelassen. Im Tenor des Berufungsurteils ist die Zulassung der Revision ohne Beschr344nkung ausgesprochen worden. Die Eingrenzung der Rechtsmittelzulassung kann sich zwar auch aus den Ent-scheidungsgr374nden ergeben (siehe nur BGHZ 48, 134, 136; 153, 358, 360 f.). Das kann aber nur angenommen werden, wenn daraus ausreichend deutlich hervorgeht, dass das Berufungsgericht die M366glichkeit einer Nachpr374fung im Revisionsverfahren allein wegen eines Teils des Streitgegenstandes er366ffnen wollte (BGH, Urt. v. 12.7.2000 - XII ZR 159/98, NJW-RR 2001, 485, 486; Urt. v. 3.3.2005 - IX ZR 45/04, NJW-RR 2005, 715, 716; Urt. v. 8.11.2007 - III ZR 102/07, NJW 2008, 140 Tz. 6 m.w.N.). Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen einer Divergenz zur Recht-sprechung des Senats zugelassen und sich dabei auf die Senatsentscheidung in der Sache 204Baelz223 (GRUR 1990, 364, 366) bezogen. Das l344sst nicht hinrei-chend deutlich erkennen, ob das Berufungsgericht damit lediglich eine Begr374n-dung f374r die Zulassung der Revision gegeben hat oder die Zulassung der Revi-sion auf den von der Divergenz betroffenen Teil des Streitgegenstands hat be-schr344nken wollen. 23 - 10 - b) Die Revision ist jedoch unbegr374ndet, soweit sie sich dagegen wendet, dass der Kl344gerin die Kosten des Patentanwalts zugesprochen worden sind. Zu den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten geh366ren auch die Kos-ten des Patentanwalts der Kl344gerin. Wie das Berufungsgericht zutreffend aus-gef374hrt hat, handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von 247 140 Abs. 3 MarkenG, an der der Patentanwalt der Kl344gerin auch mitgewirkt hat. 24 4. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 92 ZPO, wobei der Kostenaus-spruch des Berufungsgerichts hinsichtlich der Teilerledigung gem344337 247 91a ZPO unver344ndert zu 374bernehmen ist. Das Berufungsgericht hat eine gemischte Kos-tenentscheidung getroffen, die auch die Kosten des nach 247 91a ZPO in zweiter Instanz erledigten Teils umfasst. Mit der W374rdigung durch das Berufungsgericht nach 247 91a ZPO hat es sein Bewenden. Insofern kann der Kostenausspruch 25 - 11 - des Berufungsgerichts mit der Revision nicht 374berpr374ft werden (vgl. BGH, Urt. v. 21.12.2006 - IX ZR 66/05, NJW 2007, 1591 Tz. 21 ff.; Musielak/Wolst, ZPO, 6. Aufl., 247 91a Rdn. 53). Bornkamm Schaffert Bergmann Kirchhoff Koch Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 06.12.2005 - 2 O 241/05 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 22.11.2006 - 6 U 1/06 -
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