BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILI ZR 236/97Verkündet am: 30. Oktober 2003FühringerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ : neinBGHR : ja Davidoff IIMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden,wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen in-nerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sieSchutz genießt, benutzt wird.BGH, Urt. v. 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97 - OLG BremenLG Bremen - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlungvom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann unddie Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr.Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 2. Zivilsenatsdes Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 14. August1997 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.Von Rechts wegen - 3 -Tatbestand: Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland -registrierten Marke Nr. 466 965:Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 einge-tragen.Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IR-Marke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Warender Warenklasse 34 eingetragen worden.Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel,Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebstZubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Leder-waren (vgl. den Katalog Anlage K 2).Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt dienachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel- - 4 -det, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver-zeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Wa-renklassen 14 und 34.Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken "Da-vidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestige-wert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zi-garrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von 88 %ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überra-gende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigen-tümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehendenMarken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende die-selbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakteristi-schen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Be-klagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, umdessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkteauszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenndie Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffeneMarke benutze, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusivenSpitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung vonOrdnungsmitteln zu verurteilen,1.es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzei-chen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldeteWort-/Bildmarke - 5 -für Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallenoder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren,nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Ta-felgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbe-cher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspit-zen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren undZeitinstrumente zu benutzen;2.in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder fürden Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in derenLöschung.Die Beklagte hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Kläge-rinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei dieMöglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerin-nen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kenn-zeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren undAccessoires.Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin-nen ist ohne Erfolg geblieben.Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfol-gen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter. - 6 -Durch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof derEuropäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorge-legt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):1.Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung derRechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen(gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mit-gliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutzbekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen diejüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wirdoder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlichsind, für die die ältere Marke eingetragen ist?2.Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRLdie Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannterMarken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in die-sen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oderBeeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wert-schätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund),abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestim-mungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zei-chen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienst-leistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durchUrteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 =WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der ErstenRichtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zurAngleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über dieMarken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten dieBefugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten ein-getragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oderdas jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oderihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer- - 7 -den soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistun-gen, die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identischoder ihnen ähnlich sind.Entscheidungsgründe: Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteilsund zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachtenAnsprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und aufEinwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des Warenzei-chengesetzes noch denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Marken-gesetzes begründet seien.Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keineVerwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihremGesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen. Nachdem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden."Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbigesPhantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi", "dörfi","durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens"Davidoff" fehle.Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Ver-wechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei- - 8 -ne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unterHinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Rechtgeltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen,deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Um-stand, daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang desAufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Wer-de zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffäl-lig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechs-lungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa beiZigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen wer-den. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Ver-kehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare,aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zei-chen.Auf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ge-stützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nichtberufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengeset-zes angemeldet worden sei.Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteresWettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten ne-ben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oderBeeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durcheinen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten alsunlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier aber nicht vor. EineBekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutzerforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge- - 9 -rinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Über-tragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevor-stellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von derBeklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- undZigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch beiden Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Waren-verzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Be-reichen scheide eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus,weil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie dieKlägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hättennicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung derBeklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.In dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren seikeine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Dieübereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken ge-nügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erweckeallenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art" für gehobene An-sprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihresMarkennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherungan die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszu-beuten.Eine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung desguten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Be-klagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungenwecke. - 10 -B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nichtstand.I. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachtenAnsprüche auf Unterlassung der Benutzung der Wort-/BildmarkeG 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festge-stellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüchesind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann ge-geben, wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festge-stellt, daß das angegriffene Zeichen schon vor dem Inkrafttreten des Marken-gesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1MarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenü-berstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung derangegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Beschl. v.27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I,m.w.N.).Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchs-grundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch ge-mäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB alsGrundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349,352 - MAC Dog, m.w.N.).2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß denKlägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen - 11 -Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Markezustehen.a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurtei-len. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen-den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit derdamit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritäts-älteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit derZeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichenwerden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt.v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly,jeweils m.w.N.).b) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen,daß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind,deshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraftbesitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzumfang genie-ßen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptun-gen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die "Davidoff"-Marke in ihrercharakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtzigerJahre - "eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Be-reich der Luxus-Artikel" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungs-verfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Diesist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerteKennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistun-gen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v. - 12 -18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 =WRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl.,§ 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabeikommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen undverständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Warenoder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips).Abzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v.8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV,m.w.N.).c) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Markefehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Ver-wechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Kla-gemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt.v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537- BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).aa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichen-recht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Ge-samteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.;vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001,1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch derErfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnun-gen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht unddeshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungs-eindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003,1044, 1046 - Kelly, m.w.N.). - 13 -bb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.Die untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug ineiner besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird imSchriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee"geprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift undwegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namens-zug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich inein-andergestellten Buchstaben "DD" hin, die vor dem Schriftzug stehen.Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frageder Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" inderselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Bei dem maßgebli-chen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auchBGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228- City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubezie-hen, daß die Marke der Beklagten ebenfalls durch ein Markenwort geprägt wird,das nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, undzudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Indi-vidualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Dop-pelbuchstaben "ff" verwendet.Das Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Gradesder Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem UmfangÜbereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ge-rade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach denEntscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß dasSchriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen- - 14 -deten Schriftart (der englischen Schreibschrift)" entnommen sei. An andererStelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfungder Klägerinnen, sondern "der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')" ent-nommen. Danach bleibt unklar, ob die verwendete Schriftart besonders ge-bräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift imVerkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang -Verwendung findet. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteileder Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift "English 157" überein-stimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daßauch die Buchstaben "D" und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendetenenglischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D"werde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandeltenForm benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schrift-art "English 157" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), aufden sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß dieBuchstaben "D" und "ff", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstabenin den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individua-lisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buch-staben "v" und "i" (bei denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen.Auch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschriftnicht bekannt ist, werden in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchsta-ben wie das initialartig geformte "D" und das - wegen der sich verbreiterndenUnterlänge - besonders auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einerGebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben,wie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.d) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit aus-reicht, um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs- - 15 -lungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weiteretatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls dieKlagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenenMarke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044,1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbe-darfsartikel) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002- I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auchAnsprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzu-wenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Warengeht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.Soweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unterdas Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Wa-ren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nichtunmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn undZweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechts-richtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt.v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Tra-ding) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identi-sches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Warenoder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Marken-inhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut derVorschrift erfaßten Fällen. - 16 -Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig -nicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oderentsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH,Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/FitnessworldTrading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier allevon § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer be-kannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des GeneralanwaltsJacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wirdjedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benut-zungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach sei-nem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Ver-trieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke)abstellt, erfaßt werden.4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge derKlägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchenaus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sichgegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegen-stand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171- Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002,330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl.dazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz.30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen dieUnterlassungsanträge jedoch nicht ab.5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nachder Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren, - 17 -wird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfensein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinungvon Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt -unzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.II. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch dieAbweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenenMarke gerichtet sind, keinen Bestand haben.1. Die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohlnach altem als auch nach neuem Recht (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1i.V. mit § 9 MarkenG) stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des§ 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerin-nen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach einge-tragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. BGH GRUR2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf§ 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Lö-schungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzesaus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog)hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlichder einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffe-nen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51Rdn. 11). - 18 -C. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach auf-zuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auchüber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.Ullmannv. Ungern-SternbergBornkammPokrantSchaffert
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