BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 258/98 Verkündet am: 7. Februar 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja GERRI/KERRY Spring Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (EWG-Mar kenrechtsrichtlinie) Art. 6 Abs. 1 lit. b Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Ausl e - gung von Art. 6 Abs. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL auch anwendbar, wenn ein Dri t - ter die dort aufgeführten Angaben markenmäßig benutzt? Bej a - hendenfalls: Ist die markenmäßige Benutzung ein Umstand, der im Rahmen der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenRL gebotenen Abwägung beim Merkmal der "anständigen Gepfl o - genheiten in Gewerbe oder Handel" mit zu berücksichtigen ist? BGH, Beschluß vom 7. Februar 2002 - I ZR 258/98 - OLG München - 2 - LG Mnchen I - 3 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mndliche Ve r - handlung vom 26. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Pokrant, Dr. Bscher und Dr. Schaffert beschlossen: I. Das Verfahren wird ausgesetzt. II. Dem Gerichtshof der Europischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL auch anwendbar, wenn ein Dritter die dort aufgefhrten Angaben markenmûig benutzt? Bejahendenfalls: Ist die markenmûige Benutzung ein U m - stand, der im Rahmen der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenRL gebotenen Abwgung beim Merkmal der "anstnd i - gen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" mit zu berc k - sichtigen ist? - 4 - Grnde: I. Die Klgerin stellt Mineralwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsge- trnke her und vertreibt sie in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Inhab e - rin der Wortmarke Nr. 1100746 "Gerri", eingetragen mit der Prioritt vom 21. De zember 1985 u.a. fr Mineralwasser, Tafelwasser, alkoholfreie Getrnke und Limonaden, sowie der Wort -/Bildmarken Nr. 2010618, 2059923, 2059924 und 2059925, die den Wortbestandteil "GERRI" enthalten und die fr Minera l - wasser, alkoholfreie Getrnke, Fruchtsaftgetrnke und Limonaden eingetragen sind. Die Beklagte vertreibt seit Mitte der neunziger Jahre in der Bundesrep u - blik Deutschland Erfrischungsgetrnke mit den im nachfolgenden Klagea n - trag zu b wiedergegebenen Etiketten, die die Wörter "KERRY Spring" entha l - ten. Das fr die Erfrischungsgetrnke verwandte Wasser stammt aus der Quelle "Kerry Spring", die in dem Ort Ballyferriter, Grafschaft Kerry, Irland, g e - legen ist. Die Klgerin hat eine Verletzung ihrer Markenrechte geltend gemacht und die angegriffene Etikettierung als wettbewerbswidrig beanstandet. Hierzu hat sie vorgetragen, sie vertreibe unter der Marke "GERRI" Erfrischungsg e - trnke in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Aufgrund des Marktanteils der derart gekennzeichneten Brunnenlimonade sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "GERRI" auszugehen. - 5 - Neben den in Deutschland bereits von der Beklagten vertriebenen Erfr i - schungsgetrnken plane diese die Einfhrung eines Mineralwassers mit der im Klageantrag zu a angefhrten Etikettierung. Die Klgerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, das Zeichen "KERRY Spring" fr a) Mineralwasser od er b) Erfrischungsgetrnke (Mineralwasser mit Fruchtg e - schmack) entsprechend den nachfolgend eingeblendeten Aufm a - chun gen zu benutzen, insbesondere es zu unterlassen, dieses Zeichen auf den vorgenannten Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung oder auf Kennzeichnung s - mitteln anzubringen, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter diesem Zeichen die vorgenannten Waren einzufhren oder auszufhren oder dieses Zeichen in Geschftspapieren oder in der Werbung im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren zu benu t - zen: - 6 - a) b) - 7 - - 8 - Die Klgerin hat die Beklagte weiterhin auf Auskunftserteilung und Fes t - stellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch genommen. Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen bestehe nicht, weil sie "KERRY" nicht in Alleinstellung, sondern nur in einer Wort -/Bilddarstellung b e - nutze und das Wort in den angegriffenen Kennzeichen keine prgende B e - deutung besitze. Sie benutze die Bezeichnung "KERRY Spring" nur zur B e - schreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemû zur Unterlassung ve r - urteilt. Dem Auskunfts- und Feststellungsantrag hat es nur bezogen auf Erfr i - schungsgetrnke stattgegeben. - 9 - Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht unter Z u - rckweisung der Anschluûberufung der Klgerin die Klage abgewiesen (OLG- Rep Mnchen 1999, 97). Hiergegen richtet sich die Revision der Klgerin, mit der sie ihre Klag e - antrge weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt, die Revision zurckzuweisen. II. Der Erfolg der Revision hngt von der Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL ab. Vor der Entscheidung ber das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemû Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung zu den im Beschluûtenor gestellten Fragen einzuholen. 1. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprche wegen Fe h - lens einer Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Der Senat möchte eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr (Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) dagegen bejahen. Marken wirken auf die Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg. 1999, I -3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 f. = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Nach der Beurteilung des Senats sind die Voraussetzungen einer klanglichen Verwechslungsgefahr gegeben. - 10 - Bei mndlichen Benennungen stehen sich die Bezeichnungen "GERRI" und "KERRY" gegenber, weil der Verkehr nach der Lebenserfahrung bei mndlichen Bestellungen das Zeichen der Beklagten auf "KERRY" verkrzt. Die Kollisionszeichen weisen in klanglicher Hinsicht eine hohe Ähnlichkeit auf. "KERRY" unterscheidet sich von "GERRI" im Klangbild nur unwesentlich bei den jeweiligen Anfangsbuchstaben. Zwischen den in Frage stehenden Waren der Klagemarken und der Kollisionszeichen besteht Identitt bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Ist aber von einer groûen klanglichen Zeichenhnlichkeit und Waren- identitt bzw. hoher Warenhnlichkeit auszugehen, so ist selbst bei durc h - schnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarken, die im Revisionsverfahren mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts der Beurteilung zugrunde zu legen ist, eine Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zu bejahen. 2. Liegt eine Verwechslungsgefahr der Zeichen der Parteien nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL vor, kommt es fr die Entscheidung des Rechtsstreits auf die Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL an. Nach dieser Besti m - mung gewhrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu ve r - bieten, Angaben unter anderem ber die geographische Herkunft der Ware im geschftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anstndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Die Beklagte hat sich auf diese Beschrnkung der Wirkungen der Marke berufen. Sie hat geltend gemacht, sie verwende die Bezeichnung "KERRY - 11 - Spring" zur Beschreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers in der Gra f - schaft Kerry. Die Beklagte benutzt die Bezeichnung "KERRY Spring" allerdings auch, um ihre Produkte von anderen Waren zu unterscheiden und um die Herkunft der Waren zu kennzeichnen und damit markenmûig. Ob die Bestimmung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL im Falle einer ma r - kenmûigen Benutzung des Zeichens durch einen Dritten zur Anwendung kom- men kann, ist umstritten. Die Vorschrift des Art. 1 bis des italienischen Markengesetzes vom 21. Juni 1942 in der Fassung der Verordnung vom 4. Dezember 1992, Nr. 480 (vgl. GRUR Int. 1994, 218) und Art. 20 des griechischen Markengesetzes - Ge- setz Nr. 2239/1994 (vgl. GRUR Int. 1995, 886, 891) sehen ausdrcklich vor, daû die Benutzung nicht markenmûig erfolgen darf (vgl. hierzu Althammer/ Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 23 Rdn. 5). Zu der Vorschrift des § 23 Nr. 2 des deutschen Markengesetzes, durch die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umgesetzt worden ist, ist in Rechtsprechung und Schrifttum umstritten, welche Bedeutung eine markenmûige Benutzung des Kollisionszeichens fr die Anwendung dieser Regelung hat. Zum Teil wird vertreten, eine derartige Benutzung stehe der Anwendung des § 23 Nr. 2 Ma r - kenG generell entgegen (so OLG Nrnberg GRUR 1996, 206, 207 f.; OLG Köln GRUR 1999, 66, 68; Starck, GRUR 1996, 688, 693; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 23 Rdn. 10 m.w.N.). Nach anderer Auffassung schlieût eine ma r - kenmûige Benutzung den Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht - 12 - generell aus, sondern begrndet in der Regel die Sittenwidrigkeit i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG (OLG Hamburg GRUR 1996, 982, 983; Keller, GRUR 1996, 607, 612; Raûmann, GRUR 1999, 384, 387 f. m.w.N.). Schlieûlich wird ang e - nommen, die markenmûige Benutzung des Kollisionszeichens sei nur ein Merkmal bei der im Rahmen des § 23 Nr. 2 MarkenG gebotenen Abwgung (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rdn. 35; Kur, CR 1996, 590, 592; Altha m - mer/Klaka aaO § 23 Rdn. 8; vgl. auch Begr. zum Regierungsentwurf, BT -Drucks. 12/6581 S. 80 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 74). Der Senat möchte die Anwendung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) nicht schon deshalb generell verneinen, weil die Benu t - zung der Bezeichnung durch den Dritten auch markenmûig erfolgt. Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) betrifft nach ihrem Wortlaut jede Benutzung im geschftlichen Verkehr. Der Begriff der Benutzung im geschftlichen Verkehr schlieût den markenmûigen Gebrauch nicht aus. Auch der Zweck des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) steht dem Merkmal eines markenmûigen Gebrauchs nicht zwingend entg e - gen. Die Bestimmung dient der Verwirklichung der freien Verwendbarkeit b e - schreibender Angaben und damit letztlich der Waren- und Dienstleistungsfre i - heit im gemeinsamen Markt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C -63/97, Slg. 1999, I -905 = GRUR Int. 1999, 438, 442 Tz. 62 - BMW). Sie ist damit Schut z - schranke gegenber den Verbietungsrechten nach Art. 5 MarkenRL und no t - wendige Ergnzung zu der durch die Harmonisierung bewirkten Öffnung des Markenregisters (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581 S. 80 - 13 - = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 74; Fezer aaO § 23 Rdn. 1; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rdn. 5; Althammer/Klaka aaO § 23 Rdn. 3; vgl. auch BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 - BONUS). Der Senat hat allerdings in Erwgung gezogen, daû der Gerichtshof der Europischen Gemeinschaften die hier primr gestellte Vorlagefrage bereits im Verfahren "Chiemsee" (Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) mit beantwortet haben könnte. Die Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b der MarkenRL war zwar nicht Gegenstand der dortigen Vo r - lagefrage; in Tz. 28 wird jedoch ausgefhrt, daû diese Vorschrift, die u.a. den Fall regeln soll, daû eine Marke, die ganz oder zum Teil aus einer geograph i - schen Bezeichnung besteht, eingetragen worden ist, Dritten nicht das Recht einrumt, eine solche Bezeichnung als Marke zu verwenden, sondern nur das Recht, die Bezeichnung beschreibend, d.h. als Angabe ber die geographische Herkunft, zu benutzen, sofern die Benutzung den anerkannten Gepflogenhe i - ten in Gewerbe oder Handel entspricht. Es erscheint indessen nicht sicher, ob diese Passage ber den konkreten Fall hinausgehend als generelle Aussage zur Aus legung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL zu verstehen ist (vgl. auch Hackbarth, MarkenR 1999, 329, 331), d.h. dahingehend, daû eine markenm - ûige Benutzung grundstzlich aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift fllt. Auch Generalanwalt Jacobs hat im Verfahren "Baby-dry" (vgl. Tz. 78-80 der Schluûantrge vom 5.4.2001 in der Rechtssache C-383/99) die in Rede st e - hende Passage trotz ihrer allgemeinen Formulierung im Zusammenhang jenes Einzelfalls gesehen. Der Gerichtshof selbst ist in seiner Entscheidung "Baby- dry" (Urt. v. 20.9.2001 - Rs. C-383/99, Slg. 2001, I-1000 = GRUR 2001, 1145) auf Tz. 28 der "Chiemsee"-Entscheidung nicht zurckgekommen. Ande rs als im Fall "Chiemsee", in dem die Klagemarke ganz oder zum Teil aus einer geogr a - - 14 - phischen Bezeichnung bestand, geht es im Streitfall um die Kollision der ein Phantasiewort darstellenden Klagemarke mit einer Bezeichnung, die nach dem Vorbringen der Beklagten zur Beschreibung des Ursprungsortes ihres Produ k - tes verwendet wird. Im Rahmen des notwendigen Ausgleichs zwischen der Öffnung des Markenregisters, den Verbietungsrechten des Art. 5 MarkenRL und der Funkt i - on des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG), einer Monopolisi e - rung freihaltebedrftiger Angaben entgegenzuwirken, ist berdies von beso n - derer Bedeutung, daû der Gerichtshof der Europischen Gemeinschaften den Begriff des markenmûigen Gebrauchs nach Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) weit ausgelegt hat (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 438, 441 Tz. 42 - BMW). Da der Senat den Begriff eines markenmûigen Gebrauchs in Art. 5 Abs. 1 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG) und in Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) einheitlich auslegen möchte, sollte nach seiner Ansicht der notwendige Ausgleich zwischen dem Markenschutz und dem Interesse, beschreibende Angaben freizuhalten, dadurch erreicht werden, daû ein markenmûiger Gebrauch nicht von vornherein vom Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) ausgenommen wird. Vielmehr sollte bei der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenRL vorges e - henen Prfung, ob die Benutzung den anstndigen Gepflogenheiten in Gewe r - be oder Handel entspricht, der Umstand einer markenmûigen Benutzung des Zeichens durch den Dritten bercksichtigt werden. Im Rahmen der Beurteilung der Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 MarkenRL sollte der markenmûige Ge brauch ein Kriterium sein, das im jeweiligen Einzelfall einen Verstoû gegen - 15 - die anstndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel (mit -)begrnden kann. - 16 - Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn die beschreibende Funktion der Angabe ganz oder berwiegend hinter der kennzeichenmûigen Verwendung zurcktritt. Erdmann Starck Pokrant Bscher Schaffert
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