BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 289/01 Verkündet am: 25. März 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Kleiner Feigling MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 a) Eine beschreibende Bedeutung des Wortbestandteils "Kleiner" in der Marke "Kleiner Feigling" ergibt sich nicht aus dem Umstand, daß mit der Marke ge-kennzeichnete Spirituosen überwiegend in kleinen Flaschen angeboten wer-den, weil der Schutz einer Marke von ihrer eingetragenen Gestaltung auszu-gehen hat. - 2 - b) Auch eine hohe Kennzeichnungskraft der Klagemarke, Warenidentität und eine hohe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen begründen keine Ver-wechslungsgefahr im weiteren Sinne (Annahme wirtschaftlicher oder organi-satorischer Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern), wenn die älte-re Marke nicht zugleich Unternehmenskennzeichen ist. BGH, Urt. v. 25. März 2004 - I ZR 289/01 - OLG Köln LG Köln - 3 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Oktober 2001 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin der für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Spirituosen und Liköre" eingetragenen Wortmarke Nr. 2020531 "Feigling" (Priorität vom 2. Januar 1992) und der nachfolgenden Marke Nr. 2069008 "Kleiner Feigling" (Priorität vom 23. September 1993): Unter der Bezeichnung "Kleiner Feigling" vertreibt die Klägerin seit Herbst 1992 einen von ihr produzierten Likör "Wodka mit Feige". Mit dem Pro-dukt, von dem sie bis Ende 1999 im Inland mehr als 600 Millionen 0,02 l-Fla-schen und annähernd 15 Millionen 0,7 l-Flaschen abgesetzt hat, ist sie seit 1995 Marktführerin. Für die Bewerbung des Produkts "Kleiner Feigling" wandte die Klägerin bis September 2000 mehr als 36 Mio. DM auf. Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte), deren persönlich haften-de Gesellschafterin die Beklagte zu 2 ist, stellt ebenfalls alkoholische Getränke her. Sie ist Inhaberin der am 20. August 1999 angemeldeten, u.a. für "Mineral-wässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zuberei-tung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Beherber-gung und Verpflegung von Gästen" eingetragenen Wortmarke Nr. 399 50 669 - 5 - "Frechling". Unter dieser Bezeichnung vertreibt die Beklagte einen Apfel-Kräu-ter-Likör in 0,02 l-Flaschen. Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien ver-wechselbar. Ihre Marke "Kleiner Feigling" sei bei 98,2 % der Verbraucher be-kannt und habe eine überragende Verkehrsbekanntheit. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung ihrer Markenrechte im vorliegenden Rechtsstreit auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr für einen Likör die Marke "Frechling" zu benutzen, insbesondere unter dieser Marke ei-nen Likör anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu diesem Zweck zu be-sitzen, auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch ge-nommen. Darüber hinaus hat sie - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - von der Beklagten zu 1 deren Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 399 50 669 mit Ausnahme der Waren/Dienstleistungen "Mineralwäs-ser und kohlensäurehaltige Wässer; Beherbergung von Gästen" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt begehrt. Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechts-erhaltende Benutzung der Marke "Feigling" der Klägerin bestritten. Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt (GRUR-RR 2002, 15). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewie-sen (GRUR-RR 2002, 94). Hiergegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Revision, deren Zurück-weisung die Klägerin beantragt. - 6 - Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat die Klage in dem vom Landgericht zuerkann-ten Umfang wegen Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kleiner Feigling" und der Marke "Frechling" der Beklagten für begründet erachtet und hierzu ausgeführt: Der Marke "Kleiner Feigling" komme von Hause aus zumindest durch-schnittliche Kennzeichnungskraft zu. Prägender Wortbestandteil sei der Begriff "Feigling", der für Spirituosen originell und phantasievoll sei. Das vorgeschaltete Wort "Kleiner" trete namentlich in optischer Hinsicht in den Hintergrund. Erheb-liche Teile des angesprochenen Verkehrs faßten es als beschreibenden Hin-weis auf die Flaschengröße auf. Es stünden sich danach die Worte "Feigling" und "Frechling" gegenüber. Zwischen den Zeichen, die für identische Waren verwendet würden, bestehe in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht Ver-wechslungsgefahr. Die Wörter bestünden aus zwei Silben. Der Anfangsbuch-stabe "F" und die zweite Silbe beider Wörter seien identisch. Zu einer weiteren Verringerung des Abstands der Zeichen im Klangbild führe der Umstand, daß weite Teile des Verkehrs in "Feigling" den Buchstaben "g" wie "ch" aussprä-chen. Die Zeichen verwendeten die Parteien zudem für Spirituosen, die sie ganz überwiegend in sehr kleinen Flaschen vertrieben. Der Schutzumfang der Marke "Kleiner Feigling" sei aufgrund der besonderen Bekanntheit noch erwei-tert. Die Klägerin habe enorme Absatzerfolge mit dem Produkt "Kleiner Feig-ling" erzielt. Wegen der besonderen Bekanntheit der Klagemarke würden selbst diejenigen Teile des Verkehrs, die die Marken unterschieden, sie demselben Unternehmen zuordnen oder zumindest einen wirtschaftlichen Zusammenhang - 7 - zwischen den Anbietern der Spirituosen "Kleiner Feigling" und "Frechling" an-nehmen. II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-nen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 1. Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, daß zwi-schen der Klagemarke "Kleiner Feigling" und der angegriffenen Bezeichnung "Frechling" eine Verwechslungsgefahr gegeben ist. a) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen ge-kennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS). b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarke "Kleiner Feigling" einge-tragen ist (u.a. Spirituosen), und den mit der Marke "Frechling" von der Beklag-ten gekennzeichneten Waren (Apfel-Kräuter-Likör) hat das Berufungsgericht Warenidentität angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Revision auch nicht in Frage gestellt. - 8 - c) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Marke "Kleiner Feigling" sei für die Ware "Spirituosen" originell und phantasievoll und weise von Hause aus normale Kennzeichnungskraft auf, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern. Anders als die Revisionserwiderung mit einer Gegenrüge geltend macht, ist das Beru-fungsgericht von einer infolge intensiver Benutzung erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "Kleiner Feigling" ausgegangen. Denn es hat aufgrund der Absatzzahlen und Werbeaufwendungen der Klägerin eine beson-dere Bekanntheit dieser Marke festgestellt und ihr deshalb einen erweiterten Schutzumfang zugebilligt. d) Das Berufungsgericht, das eine große Zeichenähnlichkeit in schriftbild-licher und klanglicher Hinsicht zwischen den in Rede stehenden Zeichen seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, hat angenommen, die Klagemarke "Kleiner Feigling" werde ausschließlich durch "Feigling" geprägt. Das weitere Wort "Klei-ner" trete vor allem in optischer Hinsicht in den Hintergrund und werde von er-heblichen Teilen des angesprochenen Verkehrs auf die Größe der Flaschen bezogen und deshalb als beschreibend aufgefaßt. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Rahmen der Ver-wechslungsgefahr ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüber-stehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II), der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Voraussetzung hier-für ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, - 9 - 1228 - City Plus). Von einer Prägung des Gesamteindrucks des Zeichens "Klei-ner Feigling" ausschließlich durch "Feigling" ist nicht auszugehen. bb) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft die beschreibende Wirkung des Wortes "Kleiner" der Klage-marke aus der Größe der Flaschen gefolgert, in denen die Klägerin die mit der Klagemarke gekennzeichneten Spirituosen anbietet. Denn der markenrechtliche Schutz hat von der eingetragenen Gestaltung der Klagemarke auszugehen und nicht von außerhalb der Registereintragung der Klagemarke liegenden Um-ständen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Eine Prägung des Gesamtein-drucks der Klagemarke ausschließlich durch das Wort "Feigling" ergibt sich auch nicht aufgrund einer hervorgehobenen Schreibweise dieses Begriffs in der Klagemarke. Dabei kommt es nicht darauf an, daß das Berufungsgericht seine gegenteilige Beurteilung insoweit aufgrund widersprüchlicher Feststellungen getroffen hat, als es bei dem Zeichen "Kleiner Feigling" einerseits davon aus-gegangen ist, daß es sich um eine reine Wortmarke handelt, und andererseits eine unterschiedliche Größenordnung der Wortbestandteile seiner Entschei-dung zugrunde gelegt hat, was eine Wort-/Bildmarke voraussetzt. Selbst wenn die Klagemarke als Wort-/Bildmarke eingetragen ist und die Wörter entspre-chend der Abbildung eine deutlich unterschiedliche Schriftgröße aufweisen, rechtfertigt allein diese Gestaltung im Streitfall nicht den Schluß, das Wort "Kleiner" bestimme den Gesamteindruck der Klagemarke nicht mit. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß durch die Verkürzung der Klagemarke auf "Feigling" eine Veränderung der Bedeutung der Klagemarke von einem spöt-tisch, ironischen Sinngehalt bei "Kleiner Feigling" zu einem negativen Begriffs-inhalt bei "Feigling" eintritt. - 10 - Danach ist davon auszugehen, daß der Gesamteindruck der Klagemarke von den Wortbestandteilen "Kleiner Feigling" geprägt wird. e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen "Kleiner Feigling" und "Frechling" ist auch bei einer hohen Verkehrsbekanntheit, einer daraus folgenden überdurch-schnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und einem dadurch begrün-deten erweiterten Schutzumfang sowie unter Berücksichtigung der Warenidenti-tät zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn die Zeichen weisen einen ohne weiteres erkennbaren unterschiedlichen Sinn-gehalt auf, der eine Verwechslungsgefahr ausschließt (vgl. hierzu: BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.). f) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, daß das Beru-fungsgericht wegen der großen Bekanntheit der Klagemarke und der hohen Zeichenähnlichkeit wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen dem Anbieter der Spirituose "Kleiner Feigling" und des Kräuterlikörs "Frechling" angenommen und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bejaht hat. Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Über-einstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän-gen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 = GRUR 1994, 286, 287 f. Tz. 36 und 37 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 17 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 609 = WRP 2000, 529 - ARD-1), setzt voraus, daß sich die Marke zu einem Hinweis auf das Unternehmen des - 11 - Markeninhabers entwickelt hat. Von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn kann daher regelmäßig nur ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.1990 - I ZR 249/88, GRUR 1991, 317, 318 = WRP 1991, 231 - MEDICE; Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, insoweit in BGHZ 139, 147 nicht abgedruckt; Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Zu einer Entwicklung der Klagemarke "Kleiner Feigling" als Hinweis auf das Unter-nehmen der Klägerin ist vom Berufungsgericht jedoch nichts festgestellt und auch sonst nichts ersichtlich. Die Verurteilung der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kleiner Feigling" und der Marke "Frechling" kann danach keinen Bestand haben. 2. a) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das Berufungsgericht das Vorliegen der Voraussetzungen eines Schutzes von "Kleiner Feigling" als bekannter Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu prü-fen haben, auf den sich die Klägerin zur Begründung ihrer Ansprüche ebenfalls berufen hat. Die Vorschrift ist entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der be-kannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren benutzt wird, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke fallen oder diesen Waren ähn-lich sind (vgl. EuGH, Urt. v. 9.1.2003 Rs. C-292/00, Slg. 2003 I-389 = GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 = WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid; BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-kenG (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, Umdr. S. 15 f. - Ferrari-Pferd). - 12 - b) Die Klägerin hat ihre Ansprüche zudem auf die Wortmarke Nr. 2020531 "Feigling" gestützt, die das Berufungsgericht bisher - von seinem Standpunkt folgerichtig - unerörtert gelassen hat. Sollte es auf Ansprüche auf-grund dieser Marke ankommen, wird das Berufungsgericht folgendes zu beach-ten haben: Zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke "Feigling" durch die Klägerin - die Beklagten haben die Einrede mangelnder Benutzung nach §§ 25, 26 Mar-kenG erhoben - reicht die Verwendung der Marke "Kleiner Feigling" nicht aus. Denn durch die Hinzufügung des Wortbestandteils "Kleiner", der den Gesamt-eindruck der Marke mitprägt, wird der kennzeichnende Charakter der Marke "Feigling" i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG verändert (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/ Subwear). Der Klageantrag zu II (Löschungsanspruch nach §§ 55, 51, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ist auch auf die Einwilligung in die Teillöschung der Marke "Frechling" für Waren gerichtet, für die das Berufungsgericht keine Warenidenti-tät festgestellt hat (andere alkoholfreie Getränke als Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere - 13 - Präparate für die Zubereitung von Getränken; Verpflegung von Gästen). Inso-weit wird das Berufungsgericht das Vorliegen der Voraussetzungen der Ver-wechslungsgefahr gesondert zu beurteilen haben. Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant Büscher Bergmann
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