BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 31/09 Verkündet am: 20. Januar 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kappa MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Eine nach dem Klang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gege n- überstehender Zeichen kann allenfalls dann durch Abweichungen im Bild in e i- nem Maße neutralisiert werden, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet, wenn die mit den Zeichen gekennzeichn e- ten Ware n regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09 - OLG München LG München I - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 20 . Januar 20 1 1 durch d en Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und d ie Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher , Dr. Schaffert und Dr. Koch für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 27. November 2008 im Ko s- tenpunkt und insoweit aufgehoben , als d as Berufungsgericht hi n- sichtlich der auf die IR - Marke Nr. 666 005 gestützten Ansprüche zum Nachteil der Klägerin erkannt hat . Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsb e- s chwerdeverfahrens und der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin nimmt die Beklagte - soweit im Revisionsverfahren noch von Interesse - aus ihre r IR - Marke Nr. 666 005 auf Einwilligung in die L öschung der Ei n tragung der deutschen Wort - /Bildmarke Nr. 301 02 097 hinsichtlich eines Teils der Warenklasse 18 in Anspruch. 1 - 3 - Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1996 international r e- gistrierten Wort - /Bildmarke Nr. 666 005 : Die IR - Marke genießt in Deutschland Schutz unter anderem für folgende Waren der K lasse 18 : Reise - und Handkof fer, Sportta schen (nicht a n gepasst an die aufzunehmend en Gegenstände) , Handtaschen, Rucksäcke und Seesäcke, Geldbörsen, Regen schirme, Son nenschirme. Die Beklagte ist Inhaberin der am 13. Januar 2001 angemeldeten und am 12. Februar 2001 eingetragenen deutschen Wort - /Bildmarke Nr. 301 02 097 : Sie genießt Schutz unter anderem für folgende Waren der Klas se 18 : Leder - und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in der Klasse 18 en t- halten, Reise - und Handkoffer, Motorrad k offer , Regenschirme, Sonnenschi r me , Sattlerw a ren. 2 3 4 5 - 4 - Die Beklagte ist ferner Inhaber in der am 29. Juni 1992 international r e- gistrierten Wort - /Bildmarke Nr. 591 261: Diese Marke genießt in Deutschland Schutz für Gepäckträg er für Fah r- zeuge , Handkoffer, Taschen und Koffer für Moto r räder. Die Klägerin hält sich a ls Inhaberin der Marke Nr. 666 005 für berechtigt, von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 301 02 097 grundsätzlich bezüglich sämtlicher Wa ren der Klasse 18 zu verlangen . Sie hat von ihrem Löschungsantrag allerdings die für die weitere Marke der Bekla g ten Nr. 591 261 geschützten Waren ausgenommen , weil nach ihrer Darstellung i n- soweit eine Koexistenzvereinbarung der Pa r teien besteht . Die Kl ägerin hat zuletzt beantragt, die B e klagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent - und Marke namt im Wege der Teillöschung das Ware n- verzeichnis d er Marke Nr. 301 02 097 hinsichtlich der Warenklasse 18 auf die nachfolgenden Waren zu beschränk en: Gepä ckträger für Fahr zeuge, Handko f- fer, Taschen und Koffer für Motorr ä der. Die Beklagte ist dem entgegengetreten . Sie hat die Einrede der Nichtb e- nutzung und - gestützt auf ihre Marke Nr. 591 261 - die Einrede der Löschung s- reife der Klagemarke erhoben. 6 7 8 9 10 - 5 - Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision , deren Z u- rückweisung d ie Beklagte beantragt, verfolgt d ie Klägerin ihren zuletzt gestel l- ten Klageantrag weiter . En t scheid ungsgründe: I . Das Berufungsgericht hat angenommen, d er Klägerin stehe der auf i h- re IR - Ma rke Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf Einwilligung in die teilweise L ö schung der Eintragung der Wort - /Bildmarke Nr. 301 02 097 nicht nach § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 N r. 2 MarkenG zu. Hierzu hat es ausg e führt: Die einander gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechslung s- fähig . Es sei zwar Identität oder Ähnlichkeit der Waren in Klasse 18 gegeben. D ie Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei zumindest durchschnittl ich. Es bestehe jedoch keine Zeichenähnlic h keit. Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden . Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem Bildbestandteil unter U m- ständen eine prägende Bedeutung zu komme . Bei der Klagemark e sei das Gemini - Logo - d ie Seitenansicht zweier Rücken an Rücken sitzender unb e- kleideter Menschen (Mann und Frau) - für die Marke prägend ; wer das Gemini - Logo s ehe , denk e sofort an Kappa. Daher verbiete es sich, allein auf die ph o- netische Übereinstimm ung der Wortbestandteile abzustellen. Maßge b lich sei vielmehr der Gesam t eindruck der Marke n . Bei einer Gegenüberstellung der Zeichen seien Gemeinsam keiten allen - falls in der phonetischen Übereinstimmung de r Wortbestandteil e zu finden. B e- reits die bildl iche Darstellung de r Wortbestandteile weiche erheblich voneina n- 11 12 13 14 15 - 6 - der ab ; der Wortbestandteil Kappa der Klagemarke enth alte keine Gro ß- schreibung und wesentlich unte rschiedliche drucktechnisch ver stärkte Buchst a- ben. Entscheidend sei jedoch, dass sich das die Klagemarke jedenfalls mitpr ä- gende Gemini - Logo nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stil i- sier ten K u n ter scheide. Es sei d aher keine Zeichenähnlichkeit gegeben . Unter diesen Umständen kö nne offenbleiben , ob die Einrede n der Nich t- b enutzun g und der Löschungsreife der Klagemarke durchgr iffen . II . Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision de r Kläger in hat E r- folg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin auf ihre Wort - /Bildmarke Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf teilwe i se Löschung der Eintragung der Wort - /Bildmarke Nr. 301 02 097 aus § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint we r den. 1. Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 51 Abs. 1 MarkenG auf Kl a- ge wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der § § 9 bis 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. D iese Voraussetzung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der ei n- getragenen Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Ma rke mit ält e- rem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Ve r- wechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken g e danklich miteinander in V erbindung gebracht werden. 2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG , unter Heranziehung aller Umstä nde des Einze l falls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wec h- 16 17 18 19 - 7 - selwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Diens t- leistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prior i tätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ( BGH, Beschluss vom 3 . April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 10 = WRP 2008, 1342 - SIE R- RA ANTIGUO; Beschluss vom 25. Februar 2010 - I ZB 19/08, GRUR 2010, 833 Rn. 12 = WRP 2010, 1159 - Maltese r kreuz II). 3. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die für die prioritätsältere Marke der Klägerin und die angegriffene Marke der Bekla g- ten geschützten Waren der Warenklasse 18, auf die sich der Teillöschungsa n- trag der Klägerin bezieht , identisch oder ähnlich sind. 4. D ie Beurteilung des Berufungsgeri chts, die Kennzeichnungs kraft der Klagemar ke sei mindest ens durch schnittlich , wird von der Revision nicht ang e- griffen und lässt keinen Rechtsfehler e r kennen . 5. Das Berufungsgericht hat angenommen, Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Über einstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu b e achten, dass auch dem Bildbestandteil unter Umständen eine prägende Bedeutung z u- ko m me. Maßgeblich sei dann der Gesamteindruck der Marke. Da sich das die - l l ständig von dem Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben. Diese B e- urte i lung hält de r rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 20 21 22 - 8 - a) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweilige n G e- samteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen . Das schließt zwar nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandte ile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angespr o- chenen Verkehrskreise hervorgerufenen G e samteindruck prägend sein können ( EuGH, Urt eil v om 6. Oktober 2005 - C - 120/04 , Slg. 2005, I - 8551 = GRUR 2005, 1042 Rn . 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 23 = WRP 2009, 1533 - airdsl, mwN ). A l- lein auf den dominierenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kommt es aber nur dann an, wenn alle anderen Markenbestandteile zu ve r- nac h lässigen sind (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C - 334/05 , Slg. 2007, I - 4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 41 f. - HABM/Shaker [Limo ncello/ LIMON - CHELO]; vgl. BGH, Beschluss vom 22. Se p tember 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo , mwN ). Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall für die Beurteilung der Ähnlic h- keit der einander gegenüberstehenden Wort - /Bildm arken nic ht nur auf de re n Bildbestandteil, sondern auch auf de re n Wortbestandteil abzustellen. Der Bil d- bestandteil der Klagemarke (das - ) mag zwar für den Gesamtei n- druck der Klagemarke - wie das Berufungsgericht angenommen hat - prägend oder jedenfalls mitprägend sein . Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festg e- gegenüber diesem Bildbestandteil zu vernachlässigen ist. Auch hinsichtlich der Beklagtenmarke hat das Berufungsgericht nicht festg e stellt gege n über dem Bildbestandteil (dem stilisierten Buchstaben weitgehend in den Hintergrund tritt . b) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift - )Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu b e- 23 24 25 - 9 - urteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildl i- cher, klanglicher und begriffl i cher Hinsicht wirken können (BGH, Beschluss vom 1. Oktober 1998 - I ZB 28/96 , BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 17 - SIER RA ANTIGUO; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl). aa) Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche ; es genügt d a- her, wenn die Zeichen eina n der entweder im (Schrift - )Bil d oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind ( BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEURO - VIBOLEX/NEURO - FIBRAFLEX; BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo; BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 21 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; vgl. auch BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 37 = WRP 2008, 1092 - idw ; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 35 = WRP 2008, 1098 - idw Information s- dienst Wissenschaft). Danach ist im Streitfall die Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zu bejahen, weil die einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht im Wor t- mitei nander übereinstimmen. Auch b ei der Kl a gemarke ist in klanglicher Hinsicht allein abzustellen , selbst wenn der Bildbestandteil gemeinhin - e- zeichnet wird. Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht kom mt hi n- sich t lich des Bildbestandteils e i nes Wort - /Bildzeichens nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 24 - coccodrillo). bb) Eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahende Verwech s- lungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem ein en oder auch 26 27 28 - 10 - beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt z u- kommt (BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly; Urteil vom 13. November 2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS /medAS; vgl. auch BGH, GRUR 2008, 715 Rn. 38 - idw; GRUR 2008, 719 Rn. 38 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 19 = WRP 2010, 381 - A I DA/AIDU). Im vorliegenden Fall ist die nach dem Klan g zu bejahende Zeichenäh n- lichkeit nicht durch Unterschiede im Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen ausgeschlossen. In begrifflicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht festg e- stellt, dass der Verkehr der Klagemarke oder der Beklagtenm arke einen konkr e- ten Sinngehalt be i legt. Ein solcher Sinngehalt ist auch nicht ersichtlich. cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, trotz der phonetischen Übereinstimmung und damit keine Verwechslungsgefahr geg eben, weil sich das die Klagemarke - e- nicht zugestimmt we r den. Es kann offenbleiben, ob eine nach dem Kl ang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen auch durch Abwe i- chungen im Bild in einem Maße neutralisiert werden kann, dass eine Zeiche n- ähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet ( so I n gerl/ Rohn - ke, Marken G, 3. Aufl., § 14 Rn. 851; aA Hacker in Ströb e le/Hac ker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 186; vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerbl i- cher Rechtsschutz, Urheber recht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 377). Eine solche Neutralisierung kommt a llenfalls dann in Betracht, wenn 29 30 31 - 11 - die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren rege l mäßig nur auf Sicht gekauft werden. Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen we r den. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 8 Abs. 1 Buch st. b GMV und zur gleichlautenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL , deren U m setzung in s deutsche Recht § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dient, impliziert die u m fassende Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang , dass die b egrifflichen und visuellen U n- terschiede zwischen zwei Ze i chen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte B e deutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne W eiteres erfassen können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 - C - 342/97 , Slg. 1999, I - 3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 25 - 28 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urteil vom 12. J a nuar 2006 - C - 361/04, Slg. 2006, I - 643 = GRUR 2006, 237 Rn. 19 f. - Ruiz - Picasso u.a./HABM [PICASSO/PICARO]; Ur teil vom 23 . März 2006 - C - 206/04 , Slg. 2006, I - 2717 = GRUR 2006, 413 Rn. 21 f. und 34 f. - Mueh l- hens GmbH & Co. KG/HABM [ZIRH/SIR]; EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 34 f. und 41 f. - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C - 234/06 , Slg. 2007, I - 7333 = GRUR 20 08, 343 Rn. 32 - 35 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; U r teil vom 18. Dezember 2008 - C - 16/06 , Slg. 2008, I - 10053 = GRUR - RR 2009, 356 Rn. 98 - Éditions Albert R ené/HABM [OB E LIX/MOBILIX]). Es kann dahinstehen, ob der Gerichtshof der Europäischen Union mit dieser Rechtsprechung die Ansicht des Gerichts erster Instanz der Europä i- schen Union ge billigt hat , dass eine klangliche Ähnlichkeit durch visuelle Unte r- schi ede neutralisiert werden kann , wenn die mit den Zeichen geken n zeichneten Waren so vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise die Ze i- chen beim Erwerb der Waren gewöhnlich auch optisch wahrnehmen ( vgl. 32 33 - 12 - EuGH, GRUR 2006, 413 Rn. 51 und 34 ff. - Muehlhens GmbH & Co. KG/HABM [ZIRH/SIR]; GRUR 2008, 343 Rn. 36 f. - Il Ponte Finanziaria/HABM [ BAIN - B RIDGE]). Im Streitfall ist weder vom Berufungsgericht festgestellt noch von den Parteien vor getragen, dass die mit dem in Rede stehenden Zeichen der Klägerin versehe nen Waren der K la s se 18 in de r Regel nur auf Sicht gekauft werden. In den Fällen, in denen die mit dem Zeichen v ersehenen Waren nicht auf Sicht, sondern auf Nachfrage gekauft werden , kommt eine Neutralisierung der klanglichen Ü bereinstimmung durch visuelle Unterschiede nicht in Betracht, weil die maßgebenden Verkehrskreise die Zeichen beim Erwerb der Waren nicht optisch wah r nehmen. I II . Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin im Ko s- tenpunkt und insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der auf die IR - Marke Nr. 666 005 gestützten Ansprüche zum Nachtei l der Klägerin e r- kannt hat . Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfa h- rens und der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuve r weisen. 34 - 13 - Das Berufungsgericht wir d die Frage der Verwechslungsgefahr e r neut zu beurteilen haben. Gegebenenfalls wird es sich auch mit den Einreden der Nichtbenutzung und der L ö schungsreife der Klagemarke befassen müssen, zu denen es bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - noch keine Fes t- stellungen getroffe n hat. Bornkamm Pokrant Büscher Schaffert Koch Vorinstanzen: LG München I, Entscheidung vom 21.08.2007 - 33 O 4478/06 - OLG München, Entscheidung vom 27.11.2008 - 6 U 4556/07 - 35
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