BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 33/10 Verkündet am: 14. April 2011 Bürk Justiz hauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 23 Nr. 3 a) Benutzt eine Autoreparaturwerkstatt in der Werbung für Inspektionsarbeiten an Fahrzeugen eines Automobilherste l lers blickfangmäßig dessen bekannte Wort/Bildmarke, kann darin im Hinblick auf einen möglichen Imagetransfer e ine Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschützten Werbefunktion der Marke liegen. b) Die Verwendung einer bekannten Wort/Bildmarke eines Automobilherste l- lers in der Werbung einer Autoreparatu r werkstatt für Inspektionsarbeiten an den Fah rzeugen des Automobilherstellers kann gegen die guten Sitten im Sinne von § 23 Nr. 3 MarkenG verstoßen, wenn die Benutzung der Wortma r- ke die schützenswerten Interessen des Markeninhabers weniger beeinträc h- tigt. BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10 - OLG Hamburg LG Hamburg - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 14. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Löffler für Rech t erkannt: Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesg e- richts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 16. Dezember 2009 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin stellt Automobile her. Sie ist I nhaberin der nachfolgend da r- gestellten farbigen (silber, metallicblau, schwarz, weiß) Wort - /Bildmarke Nr. 302 27 192, die mit Priorität vom 5. Juni 2002 unter anderem für "Kraftfah r- zeuge und deren Teile; Reparatur, Instandha l tung, Wartung von Fahrzeugen" e ingetragen ist: 1 - 3 - Die Klägerin ist außerdem Inhaberin der schwarz - weißen Wort - /Bild - marke Nr. 398 00 184 sowie der für "Kraftwagen und deren konstruktionsbedingte Teile" eingetrag e- nen Wortmarke Nr. 682214 "VW" und der weiteren für "Kraftfahrzeuge" r e- gistrierten Wortmarke "Volkswagen". Die Beklagte betreibt mehrere hundert markenunabhängige Autorepar a- turwerkstätten und vertreibt Autozubehör. Sie warb im Januar 2007 für die I n- spektion von VW - Fahrzeugen in dem nachfolgend wiedergegebenen Werb e- prospe kt mit der Ankündigung "GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE ": 2 3 - 4 - Die Klägerin sieht in der Verwendung des Wort - /Bildzeichens "VW im Kreis" eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie hat ihre Ansprüche in erster L i- nie auf eine identische Benutzung ihrer Marke Nr. 302 27 192 im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in der angegriffenen Werbung gestützt und bea n- tragt, die B e klagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung zu verurteilen und die Schadensersatzpflicht der Beklagten fes t zustellen. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag we i- ter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückz uweisen. 4 5 - 5 - Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Klagemarke Nr. 302 27 192 bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt: Die Beklagte verwende in der angegriffenen Werbung ein mit der Klag e- marke Nr. 302 27 1 9 2 identisches Zeichen für eine der Waren - und Dienstlei s- tungsgruppen, für die die Marke geschützt sei. Es liege auch eine markenmäß i- ge Benutzung vor. Zwar beeinträchtige die konkrete Verwendung nicht die He r- kunftsfunktion der Marke. Die Beklagte greife jedoch in die Wer befunktion der Marke ein. Die Markenbenutzung sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Es könne dahinstehen, ob die Benutzung der Klagemarke notwendig im Sinne dieser Vorschrift gewesen sei. Jedenfalls verstoße die Benutzung gegen die anständi gen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel. Die Beklagte bediene sich unnötigerweise des besonderen Aufmerksamkeitswerts der bekannten Wort - /Bildmarke der Klägerin. II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. 1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch g e- gen die Verwendung der Marke Nr. 302 27 192 in der angegriffenen Werb ung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG zu. a) Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Dessen 6 7 8 9 10 11 - 6 - Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Benutzung des mit der Marke ident i- schen Zeichens im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninh a- bers für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, und wenn das Zeichen wie eine Marke b e- nutzt wird, das heißt die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Funkt i- on en der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, de n Verbrauchern die He r kunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder b e einträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Haup t funktion, der Gewährleistung der Herkunft, auch ihre anderen Funktionen wie unter ander em die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichn e- ten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations - , Investitions - oder Werb e funktion (vgl. EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C - 236/08 bis C - 238/08, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und G oogle; Urteil vom 8. Juli 2010 - C - 558/08, GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin; BGH, Urteil vom 14. Janu - ar 2010 - I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 Rn. 16 = WRP 2010, 1039 - Opel Blitz II). Der nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL gewährte Schutz ist somit we iter als der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt (vgl. EuGH, Urteil vo m 18. Juni 2009 - C - 487/07, Slg. 2009, I - 5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure ). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grund lage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 - Portakabin). b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass vorli e- gend ein Fall der Doppelidentität gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist. Die Beklagte hat i n dem in Rede stehenden Werbeprospekt ein mit der Kl a- gemarke identisches Zeichen für identische Dienstleistungen verwendet, für die 12 - 7 - die Marke Schutz genießt. Die für die Marke eingetragene Dienstleistung "I n- standhaltung von Fahrzeugen" umfasst Inspektionsl eistungen an Kraftfahrze u- gen, für die die Beklagte geworben hat. c) Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, dass die Bekla g- te durch die Verwendung des fraglichen Wort - /Bildzeichens zwar nicht die He r- kunftsfunktion , wohl aber die Werbefunktio n der Klagemarke beeinträchtigt hat. Es hat angenommen, die Beklagte habe das angegriffene Wort - /Bildzeichen nicht nur beschreibend benutzt, sondern mit der Wiedergabe auch Werbezw e- cke verfolgt. Der Aufmerksamkeitswert der Werbung liege deutlich höher, wen n die Beklagte für ihre Inspektionsleistungen mit dem Wort - /Bildzeichen werbe statt die zur Beschreibung des Gegenstands der Dienstleistung ausreichenden Wörter "VW" oder "Volkswagen" zu verwenden. Das überragend bekannte und leicht erfassbare Wort - /Bildze ichen ziehe den Blick des Betrachters auf sich. Dazu trage auch der farbliche Kontrast zwischen dem blau/weißen Zeichen und dem roten Hintergrund bei. Die gegen diese Feststellungen gerichteten Angriffe der Revision ble i ben ohne Erfolg. aa) Entgegen de r Auffassung der Revision kommt es für die Beeinträc h- tigung der Werbefunktion nicht darauf an, ob die Beklagte zur Angabe der G e- genstä n de, auf die sich ihre Dienstleistungen beziehen, auf die Wiedergabe einer der Marken der Klägerin angewiesen ist. Für die Frage der Beeinträcht i- gung der Werbefunktion der Klagemarke ist es weiter belanglos, ob die Wor t- marken und die Wort - /Bildmarken der Klägerin in dem Sinne gleichrangig sind, dass es dem Verwender freisteht, welche von mehreren Marken er benutzen will, wenn er zur beschreibenden Verwendung auf eine der Marken angewiesen ist. Ob die Verwendung der Klagemarke zur Bestimmung des Gegenstands der Dienstleistungen der Beklagten notwendig ist, hat das Berufungsgericht bei der Prüfung der Beeinträchtigung der Werbef unktion der Klagemarke zu Recht u n- 13 14 - 8 - berücksichtigt gela s sen, weil sich diese Frage erst bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG und nicht im Rahmen der rechtsverletzenden Benutzung durch Beeinträcht i gung der Werbefunktion stellt. bb) Die Feststellu ng des Berufungsgerichts, dass durch die beanstandete Verwendung des Wort - /Bildzeichens die Werbefunktion der überragend b e- kan n ten Klagemarke beeinträchtigt werden kann, ist auch im Übrigen aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion ist gegeben, wenn durch die beanstandete Benutzung die Möglichkeit des Ma r- keninhabers beeinträchtigt wird, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzusetzen (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 92 - Go ogle France und Google). Versucht ein Dritter sich durch B e- nutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung der Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, liegt regelm äßig eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vor (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 Mar kenRL EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 102 - Google France und Google). Der mit der Ausnutzung der Wertschätzung o der der Unterscheidungskraft verbundene Imagetransfer b e- wirkt im Allgemeinen auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der b e- kannten älteren Marke und damit eine Beeinträchtigung ihrer Werbefun k tion . Von einer entsprechenden Beeinträchtigung ist aufgrun d der vom Berufungsg e- richt rechtsfehlerfrei angenommenen Wirkung der Verwendung des angegriff e- nen Wort - /Bildzeichens in der konkreten Werbung au s zugehen. d) Zu Recht hat das Berufungsgericht das Vorliegen der Voraussetzu n- gen der Schranken bestimmung de s § 23 Nr. 3 MarkenG verneint. 15 16 - 9 - aa) Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL u m- setzt, hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Mark e oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer W a- re, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu b e- nutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. bb) Die Beklagte hat die Wort - /Bildmarke der Klägerin in der Werbeau s- sage zur angebotenen Inspektion speziell für VW - Fahrzeuge als Hinweis auf die Bestimmung ihrer Dienstleistungen verwandt. cc) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Benutzung der von der Beklagten verwendeten Wort - /Bildmarke der Klägerin im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG notwendig war. Das Merkmal der Notwendigkeit ist indes erfüllt. (1) Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C - 63/97, Slg. 1999, I - 905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verstän dliche und vollstä n- dige Information über die Bestimmung der Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C - 228/03, Slg. 2005, I - 2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf ander e Art und Weise, etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann. Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine Dienstlei s tung allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird ( vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; Ingerl/Rohnke, MarkenG , 3. Aufl., § 23 Rn. 1 1 8). 17 18 19 20 - 10 - (2) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufung s- gerichts musste die Beklagte jedenfalls eine der Marken der Klägerin benutzen, um auf die Bestimmung der speziell für V W - Fahrzeuge angebotenen Dienstlei s- tungen in der beanstandeten Werbung hinzuweisen. Als Alternative zur Wi e- dergabe der Klagemarke bot sich der Beklagten nur die Möglichkeit, die B e- zeichnungen "VW" oder "Volkswagen" zu verwenden, die ebenfalls für die Kl ä- ger in als Marken geschützt sind. In einer solchen Fallkonstellation ist die Benu t- zung der Klagemarke notwendig im Sinne von § 23 Nr. 3 MarkenG. Dagegen kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Wahl einer der a nderen Marken die Interessen des Markeninhabe rs weniger stark beeinträchtigt hätte (OLG München, InstGE 3, 256, 261 f.; aA Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 119; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 23 Rn. 86). Entsprechend hat der Gerichtshof der Europäischen Union in der "BMW/Deenik" - Entsc heidung die Notwendigkeit der Benutzung auch allgemein auf die dort in Rede stehenden BMW - Marken bezogen, ohne zwischen einzelnen Marken zu differenzieren (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik ). Die Entscheidung darüber, welche der Marken der Klägerin die Beklagte zur Bestimmung ihrer Dienstlei s- tungen verwenden kann, ist erst im Rahmen der Prüfung der Unterlauterkeit nach § 23 Nr. 3 MarkenG zu treffen . dd) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung der Klagem arke in der beanstandeten Werbung gegen die guten Sitten gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG verstößt. (1) Das Merkmal der guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheit en in Gewerbe oder Handel. Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwide r- 21 22 23 - 11 - handeln (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 61 - BMW/Deenik; Urteil vom 11. September 2007 - C - 17/06, Slg. 2007, I - 704 1 = GRUR 2007, 971 Rn. 33 und 35 - Céline ; BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 29 - DAX). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninh a- be rs nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 37/01 , GRUR 2005 , 163, 164 = WRP 2005, 219 - Aluminiumräder). Hie r- für ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erfo r- derlich. (2) Der Dritte handelt un ter anderem dann den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 41 und 43 - Gillette; BGHZ 181, 77 Rn. 32 - DAX). Davon ist auszug e- hen, wenn sich der Dritte in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profiti e- ren, und ohne finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen m a chen zu müsse n die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterha l tu ng des Images dieser Marke aus nutz t (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure). Im Rahmen der Schut z- schranke des § 23 Nr. 3 MarkenG kommt es dabei auch maßge blich auf die Aufmachung an, in der die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der e i- genen Produkte verwendet wird (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Januar 2004 - C - 100/02, Slg. 2004, I - 691 = GRUR 2004, 2 34 Rn. 26 - Gerolsteiner Brunnen ; BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 426 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfilter tüten). Zu berücksichtigen sind auch Begleitu m- stände, die außerhalb der e i gentlichen Zeichengestaltung liegen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 46 - Gillette). Die fremde Marke darf n icht für Werbezw e- cke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung 24 - 12 - einhergehende Werbewi r kung hinausgehen. Hält sich die Benutzung dagegen in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung, muss es der Marke n- inhaber hinne h men, we nn sich nicht ausschließen lässt, dass der Dritte auch von dem hohen Prestigewert der b e kannten Marke profitiert (vgl. BGH, GRUR 2005, 163, 165 - Aluminium räder; BGHZ 181, 77 Rn. 34 - DAX). (3) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung der fragl i- chen Wort - /Bildmarke in der beanstandeten Werbung nutze die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise aus. Es wäre der Beklagten möglich und zumu t- bar gewesen, anstatt der Wort - /Bildmarke die Wortmarke "VW" oder "Volksw a- gen" zu verwenden, um auf ihr Leistungsangebot hinzuweisen. Dies beeinträc h- tige die Interessen der Klägerin weniger, weil der Wort - /Bildmarke ein besond e- rer , über die Wortzeichen hinausgehende r Aufmerksamkeitswert zukomme. Diesen mache sich die Beklagte zunutze. Die überragend bekannt e Marke we r- de in der beanstandeten Werbung blickfangmäßig eingesetzt. Ihre blau - weiße Gestaltung hebe sich vor dem Hintergrund des Prospekts besonders gut ab. Dem zufolge ziehe sie unweigerlich den Blick des Betrachters auf sich. Dem Berufungsgericht ist be i seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unte r laufen. (4) Anders als die Revision meint, ist es nicht geboten, dem Dritten die Auswahl zu überlassen, welche von mehreren zur Bestimmung seiner Leistung geeigneten Marken er verwendet. Dem steht nicht entge gen, dass zwischen einzelnen Markenformen kein Rangverhältnis in ihrer Bedeutung als Ken n- zeichnungsmittel für den Markeninhaber besteht. Vielmehr kommt es für die Beurteilung, welche von mehreren Marken zur Bestimmung der Dienstleistung den anständigen Gep flogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht, auf die Situation der konkreten Zeichenverwendung im Einzelfall an. Regelmäßig wird allerdings die Verwendung einer Wortmarke die berechtigten Interessen des Markeninhabers weniger einschneidend berühren als d ie Benutzung seiner 25 26 - 13 - Wort/Bildmarke oder Bildmarke, weil sich die Wortmarke in erster Linie zur B e- schreibung der Bestimmung der Dienstleistungen eignet. Dementsprechend gibt es unzweifelhaft Fälle, in denen nur die Verwendung des Wortzeichens e i- nes Herstel lers nicht aber die Verwendung seiner Wort - /Bildmarke die Vorau s- setzungen der Schut z schranke des § 23 Nr. 3 MarkenG erfüllt. So ist etwa die Wirkung einer Wor t marke im Fließtext im Zusammenhang mit der angebotenen Leistung regelm ä ßig darauf beschränkt, nur über die Bestimmung der Leistung des Dritten zu informieren. Ein bekanntes Wort - /Bildzeichen wird - wie im Strei t- fall vom Berufungsgericht zutreffend angenommen - oft eine darüber hinausg e- hende Aufmerksamkeit erzeugen und deshalb eher die Gefahr der Rufau sbe u- tung in sich bergen. Erforderlich ist eine Interessenabwägung. Da Art. 6 Abs. 1 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstl eistungsfreiheit in der Weise in Ei n klang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines unve r fälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH, GRUR 2004, 234 Rn. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Rn. 29 - Gillette; Urteil vom 1 0 . April 2008 - C - 102/07, Slg. 2008, I - 2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 45 - adidas ; GRUR 2010, 841 Rn. 57 - Portakabin), darf kein zu engherziger Ma ß- stab an das Vorliegen der Voraussetzungen der Schutzschranke angelegt we r- den. Zugunsten des Dritten kann auch zu berücksichtigen sein, dass ein Wort - /Bildzeichen g egenüber einer Wortmarke zu einer schnelleren und deutl i- cheren Erfassbarkeit des eigenen Angebots führen kann, ohne dass es zu einer nennenswerten Ru f ausbeutung kommen muss. Im Streitfall stand der Beklagten mit den Wortmarken "VW" und "Volk s- wagen" ein e hinreichend klare und schnell erfassbare Möglichkeit zur Bene n- nung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung, die keine der Klagemarke ve r- gleichbare blickfangmäßige Wirkung erzeugt hätte. Es ist nichts dafür ersichtlich und von der Revision auch nichts aufgez eigt, das dafür spricht, dass die Ve r- 27 - 14 - wendung der Wortmarken die Verständlichkeit oder Prägnanz der Werbebo t- schaft der Beklagten unzumutbar beeinträchtigt hätte. In Anbetracht dessen läuft die blickfangmäßige Herausstellung der bekannten Wort/Bildmarke und die damit verbundene Ausnutzung der Wertschätzung dieser Marke den b e- rechtigten Interessen der Klägerin in unlauterer Weise zuwider. Diese Wertung steht nicht in Widerspruch zu den Maßstäben, die für die Erschöpfung des Rechts aus der Marke nach § 24 MarkenG gelten. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt es allerdings keinen die Wirkung der E r- schöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG aufhebenden berechtigten Grund im Si n- ne des § 24 Abs. 2 MarkenG dar, wenn der Händler in der Werbung statt der Wortmarke die Bildmarke des Herstellers verwendet (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 2002 - I ZR 202/00, GRUR 2003, 340, 342 = WRP 2003, 534 - Mitsub i shi; Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 256/00, GRUR 2003, 878, 880 - WRP 2003, 1231 - Vier Ringe über Audi). Diese Beurtei lung beruht jedoch auf dem Wesen der Erschöpfung und ist auf die Schrankenbestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht übertragbar. Während sich bei der Erschöpfung die Frage stellt, ob der Händler bei der Werbung für den Absatz der vom Markeninhaber selbst ode r mit seiner Zustimmung gekennzeichneten Waren dessen Marken verwenden darf, betrifft § 23 Nr. 3 MarkenG die Verwendung einer Marke in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen des Dritten. Damit sind unte r- schiedliche Interessen auf Seiten des Marken inhabers - einerseits Werbung für Produkte des Markeninhabers, die von ihm selbst mit der Marke versehen wo r- den sind und andererseits Werbung für Erzeugnisse oder Dienstleistungen e i- nes Dritten - betroffen, die eine unterschiedliche Wer t ung rechtfertigen ( I n gerl/ Rohnke aaO § 23 Rn. 119; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 86; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz , Urheberrecht , Medie n- recht, § 23 MarkenG Rn. 21). 28 - 15 - 2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 MarkenG dem Grunde nach zu. Die Beklagte hat die Marke der Klägerin schuldhaft , und zwar fahrlässig , verletzt. Bei Anwe n- dung der erforderlichen Sorgfalt hätte die Beklagte erkennen können, dass sie mit der Verwendung des Wort - /Bi ldzeichens in der angegriffenen Werbung in den Schutzbereich der Klagemarke eingriff. Der Auskunftsanspruch steht der Klägerin als Hilfsanspruch zum Sch a- densersatzanspruch nach § 242 BGB zu. 3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof d er Europä i- schen Union bedarf es nicht. Eine Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der entscheidungserheblichen Rechtsfragen eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugrunde liegt (vgl. EuGH, Urt eil vom 30. September 2003 - C - 224/01, Sl g. 2003, I - 10239 = NJW 2003, 353 9 Rn. 118 - Köbler). Davon ist im Streitfall aufgrund der zah l- reichen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zur recht s- verletzenden Benutzung einer Marke und zu einem Verstoß gegen die anstä n- digen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel im Rahmen der Schrankenb e- stimmung des Art. 6 Abs. 1 MarkenRL auszugehen. Die Umsetzung dieser En t- scheidungspr a xis im konkreten Fall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C - 245/02, Slg. 2004, I - 10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 - Anheuser - Busch; GRUR 2010, 841 Rn. 65 f. - Portakabin; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 6. April 2006 - C - 348/04 , Slg. 2007, I - 3391 Rn. 3 - Boehringer Ingelheim /Swingward II). 29 30 31 - 16 - III. Die Revision ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO z u- rückzuweisen. Bornkamm Pokrant Büscher Schaffert Löffler Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 21.02.2008 - 315 O 768/07 - OLG Hamburg, Entscheid ung vom 16.12.2009 - 5 U 47/08 - 32
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