BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 45/09 Verk374ndet am: 10. Juni 2010 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 10. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch f374r Recht erkannt: Die Revisionen der Kl344gerin und der Beklagten gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 5. M344rz 2009 werden mit der Ma337gabe zur374ckgewiesen, dass der Urteilsausspruch zu I 1 des Berufungsurteils dahingehend be-richtigt wird, dass die Beklagten zur Zahlung von 264.464,75 200 verurteilt werden. Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Beklagten zu tra-gen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin vertreibt in Deutschland das Arzneimittel "Acerbon" in den Darreichungsformen "5 mg" und "20 mg". In Spanien wird das Arzneimittel unter der Bezeichnung "Zestril" von einer Konzernschwestergesellschaft der Kl344gerin vertrieben. Die Beklagten importierten das Arzneimittel aus Spanien nach Deutschland, kennzeichneten es in "Acerbon 5 mg" bzw. "Acerbon 20 mg" um und vertrieben es in der Darreichungsform "20 mg" im Zeitraum vom 8. Dezem- 1 - 3 - ber 2000 bis zum 9. Oktober 2002 und in der Darreichungsform "5 mg" vom 1. August 2001 bis zum 9. Oktober 2002. 2 Durch rechtskr344ftiges Urteil ist festgestellt worden, dass die Beklagten der Kl344gerin aufgrund dieser Vertriebshandlungen wegen Markenververletzung zu Schadensersatz verpflichtet sind. Die Kl344gerin nimmt die Beklagten, nach-dem diese Auskunft erteilt haben, im vorliegenden Rechtsstreit auf Schadens-ersatz in H366he von 267.284,61 200 sowie auf Erstattung vorgerichtlicher Rechts-verfolgungskosten in H366he von 1.507,20 200 in Anspruch. Dabei verlangt sie wegen des Vertriebs von "Acerbon 5 mg" die Heraus-gabe eines Verletzergewinns in H366he von 262.584,84 200. Wegen des Vertriebs von "Acerbon 20 mg", mit dem die Beklagten Ums344tze in H366he von 46.997,68 200 erzielt haben, begehrt die Kl344gerin unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 10% eine Lizenzgeb374hr in H366he von 4.699,77 200. 3 Die Kl344gerin hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen, 4 1. an die Kl344gerin 267.284,81 200 nebst Zinsen in H366he von acht Prozentpunkten 374ber dem Basiszinssatz seit dem 9. Oktober 2002 zu zahlen; 2. an die Kl344gerin 1.507,20 200 nebst Zinsen in H366he von acht Prozentpunkten 374ber dem Basiszinssatz seit Rechtsh344ngigkeit zu zahlen. Das Landgericht hat der Klage in H366he von 90.974,78 200 sowie weiterer 1.421,50 200 nebst Zinsen stattgegeben; im 334brigen hat es die Klage abgewie-sen. Das Berufungsgericht hat die Beklagten unter Zur374ckweisung der weiter-gehenden Berufung der Kl344gerin und der weitergehenden Anschlussberufung der Beklagten verurteilt, an die Kl344gerin 264.446,75 200 sowie weitere 1.430,50 200 nebst Zinsen zu zahlen. 5 - 4 - Mit ihren vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen verfolgen die Parteien ihre Klage- und Klageabweisungsantr344ge weiter. Weiterhin beantragen sie jeweils, das Rechtsmittel der Gegenseite zur374ckzuweisen. 6 Entscheidungsgr374nde: I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kl344gerin k366nne wegen des Vertriebs von "Acerbon 5 mg" den gesamten von den Beklagten erzielten Ver-letzergewinn in H366he von 262.584,84 200 verlangen; hinsichtlich des Vertriebs von "Acerbon 20 mg" sei ein Anspruch auf Zahlung von 4% des Umsatzes von 46.997,68 200, mithin von 1.879,91 200 angemessen. Dementsprechend k366nne sie die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten in H366he von 1.410,50 200 verlangen. Zur n344heren Begr374ndung hat es ausgef374hrt: 7 Bei dem Vertrieb des urspr374nglich unter der Bezeichnung "Zestril" in Spa-nien in Verkehr gebrachten und von den Beklagten parallelimportierten Arznei-mittels bestehe die Markenverletzung der Beklagten in der Umkennzeichnung in "Acerbon". Da parallelimportierte Arzneimittel bereits aus arzneimittelrechtlichen Gr374nden ohne die Verwendung der Marke in Deutschland nicht verkehrsf344hig seien, sei der gesamte mit dem Vertrieb des umgekennzeichneten Arzneimittels "Acerbon 5 mg" erzielte Gewinn ausschlie337lich auf die Markenverletzung zu-r374ckzuf374hren und von den Beklagten ohne Minderung herauszugeben. Dage-gen k366nnten die Beklagten nicht mit Erfolg einwenden, sie h344tten das Produkt in Deutschland auch zul344ssigerweise ohne Umkennzeichnung vertreiben d374rfen. Die von ihnen aufgewandten Rechtsverteidigungskosten k366nnten von dem Ver-letzergewinn nicht in Abzug gebracht werden. 8 - 5 - Hinsichtlich des Vertriebs von "Acerbon 20 mg" sei bei der Berechnung des Schadens nach der Lizenzanalogie unter Ber374cksichtigung des Bekannt-heitsgrads und des Rufs des verletzten Kennzeichens sowie der Dauer, des Umfangs und der Art des Eingriffs in die Markenrechte eine Lizenzgeb374hr in H366he von 4% zugrunde zu legen. 9 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revisionen blei-ben ohne Erfolg. 10 1. Vertrieb von "Acerbon 5 mg" 11 Die Revision der Beklagten wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurtei-lung des Berufungsgerichts, dass die Beklagten den Gewinn, den sie mit dem Vertrieb von "Acerbon 5 mg" erzielt haben, in voller H366he an die Kl344gerin her-auszugeben haben. 12 a) Mit Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass parallelim-portierte Arzneimittel in Deutschland ohne Verwendung der zur Bezeichnung des Arzneimittels angebrachten Marke aus arzneimittelrechtlichen Gr374nden nicht verkehrsf344hig sind und sich eine Unterscheidung danach, ob der Markter-folg gegebenenfalls noch von anderen Umst344nden abh344ngt, auch deshalb ver-bietet, weil der Parallelimporteur 374ber die erforderlichen Hinweise auf seine Rol-le als Importeur und Umpacker hinaus nur in beschr344nktem Umfang Eingriffe in die Packung vornehmen darf (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 87/07, GRUR 2010, 237 Rn. 17 = WRP 2010, 390 - Zoladex, mwN). Dass parallelim-portierte Arzneimittel in der Regel preisg374nstiger angeboten werden als die ent-sprechenden Originalpr344parate, 344ndert nichts daran, dass der Gewinn auf der Verwendung der markenverletzenden Kennzeichnung beruht. Dem k366nnen die Beklagten auch nicht entgegenhalten, sie h344tten einen 344hnlich hohen Gewinn 13 - 6 - erzielt, wenn sie das Pr344parat unter der zul344ssigen Ursprungsbezeichnung "Zestril" vertrieben h344tten. Der Einwand des Verletzers, er h344tte das betreffende Arzneimittel auch ohne Markenverletzung vertreiben k366nnen, ist bei der Be-rechnung des abstrakten Schadens nach dem Verletzergewinn unzul344ssig; eine wertende Betrachtung kann hier - wovon auch das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - allenfalls an die Frage der Urs344chlichkeit zwischen Kennzei-chenbenutzung und Gewinneintritt unter Einbeziehung eventueller Mitursachen f374r den Absatzerfolg ankn374pfen (BGH GRUR 2010, 237 Rn. 17 - Zoladex). Im 334brigen hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass mit dem Zeichen "Zestril" gekennzeichneten Produkten im ma337geblichen Zeitraum kein nennenswerter Umsatz h344tte erzielt werden k366nnen. Die dagegen erhobenen Verfahrensr374gen der Revision greifen nicht durch; von einer weiteren Begr374n-dung wird gem344337 247 564 Satz 1 ZPO abgesehen. b) Mit Recht hat das Berufungsgericht ferner angenommen, dass die Be-klagten die von ihnen aufgewandten Rechtsverteidigungskosten nicht in Abzug bringen k366nnen. 14 Zutreffend hat es insoweit darauf verwiesen, dass - um dem Ausgleichs-gedanken Rechnung zu tragen - bei der Berechnung des Schadens nach dem Verletzergewinn fingiert wird, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverlet-zung durch die Verwertung des Kennzeichenrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt h344tte (vgl. BGH, Urteil vom 2. November 2000 - I ZR 246/98, BGHZ 145, 366, 372 - Gemeinkostenanteil, mwN). Kosten des Verletzers, die beim Rechtsinhaber nicht angefallen w344ren, sind daher bei der Berechnung des vom Verletzer herauszugebenden Gewinns nicht zu ber374ck-sichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Februar 2002 - I ZR 304/99, BGHZ 150, 32, 44 - Unikatrahmen; Urteil vom 21. September 2006 - I ZR 6/04, GRUR 2007, 431 Rn. 34 f. = WRP 2007, 533 - Steckverbindergeh344use). Das Berufungsge- 15 - 7 - richt hat daher zu Recht die Kosten der Rechtsverteidigung der Beklagten nicht in Abzug gebracht. 16 2. Vertrieb von "Acerbon 20 mg" 17 Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Kl344-gerin wegen des Vertriebs von "Acerbon 20 mg" eine Verg374tung f374r eine fiktive Lizenz in H366he von 4% des von den Beklagten mit den in dieser Weise rechts-verletzend gekennzeichneten Arzneimitteln erzielten Umsatzes verlangen kann (247 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6 MarkenG a.F.). a) Dabei hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, wel-che Lizenzgeb374hr vern374nftige Lizenzparteien vereinbart h344tten, wenn sie die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt h344tten (vgl. BGH GRUR 2010, 237 Rn. 10 - Zoladex). Entgegen der Auffassung der Revision der Kl344gerin steht dem nicht entgegen, dass Originalhersteller von Arzneimitteln 374blicherweise Parallelimporteuren keine Lizenzen erteilen und letztere daran auch nicht interessiert sind, weil sie die parallelimportierten Arzneimittel ohnehin rechtm344337ig vertreiben k366nnen, nachdem sie alle Voraussetzungen f374r eine Er-sch366pfung geschaffen haben. Die Schadensberechnung auf der Grundlage ei-ner angemessenen Lizenzgeb374hr ist 374berall dort zul344ssig, wo die 334berlassung von Ausschlie337lichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt recht-lich m366glich und verkehrs374blich ist; f374r die Annahme der Verkehrs374blichkeit ei-ner 334berlassung gen374gt es, dass ein solches Recht seiner Art nach - wie hier das Recht aus einer Marke - 374berhaupt durch Einr344umung von Nutzungsrech-ten genutzt werden kann und genutzt wird (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 144, 145 = WRP 2006, 117 - Catwalk, mwN). Da-gegen ist es wegen der normativen Zielsetzung dieser Schadensberechnungs-methode unerheblich, ob es im konkreten Fall tats344chlich zu einer entsprechen- 18 - 8 - den Lizenzerteilung gekommen oder ob dies etwa wegen Besonderheiten des Produkts oder der Beteiligten eher unwahrscheinlich gewesen w344re. 19 b) Die H366he der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgeb374hr ist vom Tatrichter gem344337 247 287 ZPO unter W374rdigung aller Umst344nde des Einzelfalls nach seiner freien 334berzeugung zu bemessen. Vom Revisionsgericht ist nur zu pr374fen, ob die Schadenssch344tzung auf grunds344tzlich falschen oder offenbar unsachlichen 334berlegungen beruht oder ob wesentliche Tatsachen au337er Acht gelassen worden sind (vgl. BGH, Urteil vom 26. M344rz 2009 - I ZR 44/06, GRUR 2009, 660 Rn. 14 = WRP 2009, 847 - Resellervertrag, mwN). Die Revisionen zeigen mit ihren Angriffen gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, im Streitfall sei unter Ber374cksichtigung aller Umst344nde eine Lizenzgeb374hr von 4% angemessen, nicht auf, dass die Sch344tzung des Berufungsgerichts auf solchen Rechtsfehlern beruht. Das Berufungsgericht hat insbesondere sowohl die Inten-sit344t des Eingriffs in das gesch374tzte Markenrecht durch die Umkennzeichnung der parallelimportierten Arzneimittel als auch den Bekanntheitsgrad und den Ruf des verletzten Kennzeichens sowie den Marktanteil des Originalpr344parats der Kl344gerin im Verh344ltnis zum Vertrieb von Generika in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise ber374cksichtigt. 3. Danach begegnet es aus Rechtsgr374nden auch keinen Bedenken, dass das Berufungsgericht der Kl344gerin gem344337 247 14 Abs. 6 MarkenG a.F. den Ersatz von vorgerichtlichen Anwaltskosten in H366he von 1.430,50 200 nebst Zinsen zuge-sprochen hat. 20 III. Die Revisionen der Kl344gerin und der Beklagten sind danach zur374ck-zuweisen. Da die Berechnung des der Kl344gerin vom Berufungsgericht nach I 1 des Tenors des angefochtenen Urteils zugesprochenen Betrags in H366he von 264.446,75 200 ausweislich der Entscheidungsgr374nde des Berufungsurteils unter 21 - 9 - B II auf einem Rechen- oder Schreibfehler des Berufungsgerichts beruht (262.584,84 200 zuz374glich 1.879,91 200), ist der Urteilsausspruch gem344337 247 319 Abs. 1 ZPO auf den Betrag von 264.464,75 200 zu berichtigen. Die Berichtigung kann jederzeit, auch durch das Rechtsmittelgericht, erfolgen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Juli 1996 - VIII ZR 221/95, BGHZ 133, 184, 191). Die Kostenentscheidung beruht auf 247 97 Abs. 1, 247 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. 22 Bornkamm Pokrant Schaffert Bergmann Koch Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 23.12.2005 - 312 O 126/05 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 05.03.2009 - 3 U 23/06 -
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