BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILI ZR 51/00Verkündet am: 2. Mai 2002FühringerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ : neinBGHR : ja TIFFANY IIWZG § 24 Abs. 1, § 31Zur Frage der Warengleichartigkeit von "Schmuckwaren", "Schmucksachen","Bijouteriewaren" und "Vergrößerungsgläsern" mit "Brillengestellen".BGH, Urt. v. 2. Mai 2002 - I ZR 51/00 - OLG Düsseldorf - 2 - LG Düsseldorf - 3 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-handlung vom 2. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmannund die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats desOberlandesgerichts Düsseldorf vom 11. Januar 2000 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auchüber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.Von Rechts wegenTatbestand: Die Beklagte nimmt im Wege der Widerklage die Klägerinnen wegenMarkenverletzung in Anspruch. Sie vertreibt weltweit luxuriöse Einrichtungsge-genstände, Gebrauchsgegenstände und Schmuckwaren. In Deutschland ist siedurch Niederlassungen in München und Frankfurt am Main vertreten. Die Be-klagte ist Inhaberin der Marke Nr. 264 957, eingetragen am 11. Mai 1921 für"Bijouteriewaren und Schmucksachen" gemäß der nachfolgenden Darstellung - 4 - sowie der Marke Nr. 981 979, eingetragen im Jahre 1979 mit Priorität vom30. März 1977 unter anderem für "Juwelierwaren, echte und unechteSchmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewaren" gemäß der nachfolgendenAbbildung Die weitere Marke Nr. 1 128 006 war mit Zeitrang vom 7. Mai 1988 unter ande-rem für "Juwelierwaren aus oder unter Verwendung von Edelmetall, Edelsteine,Halbedelsteine, Perlen, Zuchtperlen ... Schreibtischzubehör, insbesondere ...Vergrößerungsgläser ... Brillenetuis" gemäß der nachfolgenden Abbildung ursprünglich für die Tiffany & Co. GmbH, München, eingetragen. Sie wurde imApril 1991 auf die Tiffany & Co., Niederlassung Deutschland, in München um-geschrieben.Die Klägerin zu 2 stellt unter anderem hochwertige Brillen und Brillenge-stelle aus Gold, mit Gold- und Platinbeschichtungen sowie solche mit Edel-steinbesatz her. Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 9. November 1989 in-ternational registrierten Marke Nr. 545 590 für "Optische Geräte, Brillen, Bril-lengläser, Brillengestelle und Brillenetuis" gemäß der nachfolgenden Abbildung - 5 - Die Klägerin zu 1 befaßt sich unter anderem in Deutschland mit demVertrieb der von der Klägerin zu 2 produzierten Brillen und Brillengestelle, diesie seit Anfang 1990 unter der Bezeichnung "Tiffany" anbietet oder anbietenläßt.Die Beklagte sieht darin eine Verletzung ihrer drei eingetragenen Mar-ken sowie ihres Unternehmenskennzeichens und des entsprechenden Na-mensrechts, wobei sie einen weltbekannten und durch ihre geschäftliche Betä-tigung ausgebauten Ruf einer prioritätsälteren Bezeichnung "Tiffany" für sich inAnspruch nimmt. Im Hinblick auf die in den Warenverzeichnissen eingetrage-nen "Vergrößerungsgläser, Brillenetuis, Schmuckwaren" hat sie die Gefahr ei-ner Verwechslung mit den von der Klägerin zu 2 hergestellten und von der Klä-gerin zu 1 vertriebenen Brillengestellen geltend gemacht.Die Klägerinnen sind diesem Begehren entgegengetreten. Sie habensich gegen die von der Beklagten behauptete Verkehrsbekanntheit der Marke"Tiffany" gewandt und ein Namensrecht sowie ein Recht an einer geschäftli-chen Bezeichnung der Beklagten in tatsächlicher Hinsicht bestritten. Darüberhinaus haben sie angesichts des Zusatzes "lunettes" eine Verwechslungsge-fahr in Abrede gestellt und sich auch auf Verwirkung berufen.Das Landgericht hat antragsgemäßI. die Klägerinnen verurteilt, - 6 -1.es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlas-sen, in der Bundesrepublik Deutschland für Brillengestelle(Brillenfassungen) eine der nachstehenden Bezeichnungen oder oder zu benutzen, insbesondere wenn die Klägerin zu 1 und/oderdie Klägerin zu 2 in Deutschland eine der vorgenannten Be-zeichnungen auf Brillengestellen oder ihrer Aufmachung oderVerpackung anbringen, unter einer der Bezeichnungen Bril-lengestelle anbieten, in den Verkehr bringen oder zu den ge-nannten Zwecken besitzen, unter einer der BezeichnungenDienstleistungen für Brillengestelle anbieten oder erbringen,unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle einführen oderausführen und/oder eine der Bezeichnungen in Geschäftspa-pieren oder in der Werbung für Brillengestelle benutzen; 2.der Beklagten und Widerklägerin Auskunft darüber zu ertei-len, in welchem Umfang die Klägerinnen und Widerbeklagten - 7 -die im Widerklageantrag zu I 1 bezeichneten Handlungen be-gangen haben, und zwar aufgegliedert nach Kalenderviertel-jahren und unter Angabe-der Umsätze (Menge und Verkaufspreis)-der betriebenen Werbung, die ihrerseits nach Werbeträ-gern, deren Auflage und deren Verbreitungsgebiet auf-zugliedern sind;II.festgestellt, daß die Klägerinnen (Widerbeklagten) als Gesamt-schuldner verpflichtet sind, der Widerklägerin (Beklagten) allenSchaden zu ersetzen, der ihr durch die im Klageantrag zu I 1bezeichneten Handlungen der Klägerinnen (Widerbeklagten)entstanden ist und noch entstehen wird.Die hiergegen eingelegte Berufung der Klägerinnen hatte Erfolg. DasBerufungsgericht hat die Widerklage abgewiesen.Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen,begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß sich die streitge-genständlichen Kennzeichnungen schon vor dem 1. Januar 1995, dem Tag desInkrafttretens des Markengesetzes, gegenübergestanden hätten, so daß ge- - 8 -mäß § 153 Abs. 1 MarkenG Ansprüche aus einer Marke oder einer geschäftli-chen Bezeichnung nach dem Markengesetz gegen eine Weiterbenutzung derangegriffenen Bezeichnungen nur mit Erfolg geltend gemacht werden könnten,wenn diese der Beklagten auch schon nach den früher geltenden Vorschriftenzugestanden hätten. Das sei nicht der Fall. Dazu hat das Berufungsgerichtausgeführt:Bezüglich der aus den eingetragenen Marken geltend gemachten An-sprüche fehle es an der für die Annahme einer Warenzeichenverletzung erfor-derlichen Warengleichartigkeit. Brillengestelle (-fassungen) der von den Kläge-rinnen hergestellten und/oder vertriebenen Art seien nicht gleichartig mit den inden Warenverzeichnissen der Marken der Beklagten aufgeführten Schmucksa-chen und Schmuckwaren. Solche Brillengestelle wiesen zwar aufgrund der Artdes verarbeiteten Materials (Gold, Platin, Edelsteine) den Charakter von"Schmuck-" oder "Zier"-Brillen auf, die nicht nur der reinen Funktion als Seh-hilfe dienten, sondern auch die Erscheinungsweise ihres Trägers nach außenaufwerten sollten. In gleicher Weise würden aber auch viele Brillengestelle be-zeichnet, die unter Verzicht auf eine Verarbeitung von Edelmetallen oder Edel-steinen aus herkömmlichen Werkstoffen modisch aus "dem üblichen Rahmenfallend" gestaltet seien und sich deswegen dazu eigneten, als ein das Ausse-hen ihres Trägers verbesserndes Accessoire getragen zu werden. Allein hier-auf sei jedoch nicht entscheidend abzustellen.Es komme hinzu, daß Brillen, Brillengestelle und Schmuckwaren im all-gemeinen aus unterschiedlicher Herstellung stammten und demnach auch in-folge ihrer betrieblichen Herkunft nicht gleichartig seien. Schmuckwaren wür-den von Goldschmieden und Juwelieren und entsprechend ausgebildeten Per-sonen kunsthandwerklich oder industriell gefertigt. Brillen seien hingegen Er- - 9 -zeugnisse der Augenoptik, die einem Ausgleich von Sehschwächen oder alsSehhilfen dienten.Schmuckwaren und Brillengestelle würden aber auch auf verschiedenenEbenen vertrieben. Wer eine Brille oder ein Brillengestell benötige, wende sichan ein Augenoptikergeschäft.Auch der Umstand, daß nach dem Vortrag der Beklagten unter interna-tionalen Marken wie "Cartier" und "BVLGARI" sowohl Brillen als auchSchmuckwaren verzeichnet seien und vertrieben würden, führe zu keiner ande-ren Beurteilung. Allein die Zusammenfassung von Brillen und Schmuckwarenin dem Warenverzeichnis einer Marke begründe keine Warengleichartigkeit,die allein nach den Vorstellungen des Verkehrs zu beurteilen sei.Brillengestelle dienten überdies einem in erster Linie anderen Verwen-dungszweck als Schmuckwaren. Sie seien als Fassungen zur Aufnahme opti-scher Gläser bestimmt, die als Sehhilfen oder zur Korrektur von Sehschwächendienten.Demgemäß fehle es auch an einer Warengleichartigkeit zwischen Bril-lengestellen einerseits und "Bijouteriewaren", "Goldschmiedewaren" und "Ju-welierwaren" andererseits.Auch zwischen Brillengestellen und "Brillenetuis" sei keine Waren-gleichartigkeit gegeben. Zwar dienten beide sich ergänzenden Verwendungs-zwecken. Die Unterschiede seien jedoch offensichtlich und dem Verkehr ge-läufig. So werde kaum jemand ernstlich annehmen, ein Hersteller aus Ledergefertigter Brillenetuis befasse sich gleichzeitig mit der Produktion von Brillen-gestellen. - 10 -Auch eine Warengleichartigkeit im Verhältnis zwischen Brillengestellenund "Vergrößerungsgläsern" könne nicht angenommen werden.Ein Unterlassungsanspruch der Beklagten ergebe sich auch nicht ausdem bis zum 1. Januar 1995 geltenden § 16 UWG. Insoweit habe eine Gefahrvon Verwechslungen zwischen der geschäftlichen Bezeichnung der Beklagtenund dem von den Klägerinnen benutzten Zeichen schon mangels Branchennä-he nicht vorgelegen.Schließlich könne die Beklagte von den Klägerinnen Unterlassungebensowenig unter dem Gesichtspunkt einer Ausnutzung des Rufs einer be-kannten Unternehmenskennzeichnung gemäß § 1 UWG beanspruchen. Zwarsei insoweit ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien anzunehmen.Ein den Anforderungen genügender Ruf der geschäftlichen Bezeichnung "Tif-fany" könne aber im Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Kläge-rinnen im Inland, nämlich Anfang des Jahres 1990, zugunsten der Beklagtennicht festgestellt werden.II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsangriffe der Be-klagten haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils undzur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.1. Zutreffend - von der Revision auch nicht beanstandet - hat das Beru-fungsgericht angenommen, daß es für die Frage der Begründetheit der mit derKlage geltend gemachten Ansprüche darauf ankommt, ob diese der Beklagtenauch schon nach den vor dem 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften zuge-standen haben. Die Klägerin zu 1 hat die angegriffenen Bezeichnungen bereitsvor diesem Zeitpunkt im geschäftlichen Verkehr verwendet, indem sie, wie das - 11 -Berufungsgericht als unstreitig festgestellt hat, Anfang des Jahres 1990 ihreGeschäftstätigkeit in Deutschland durch den Vertrieb von Brillengestellen auf-genommen und hierzu die angegriffenen Bezeichnungen verwendet hat.Rechte nach den Vorschriften des Markengesetzes gegen die Weiterbenut-zung der angegriffenen Bezeichnungen stehen der Beklagten deshalb nur zu,wenn sie ihr nach den früher geltenden Vorschriften zugestanden haben undauch nach den markengesetzlichen Vorschriften gegeben sind (§ 153 Abs. 1MarkenG).2. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht des weiterendavon ausgegangen, daß für die Zuerkennung eines Anspruchs auf Unterlas-sung (und Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht)nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes (§§ 24, 31 WZG) erforder-lich war, daß die streitgegenständlichen Waren, nämlich diejenigen des Wa-renverzeichnisses der Widerklagemarken und diejenigen, für die die angegrif-fenen Bezeichnungen verwendet worden sind, gleichartig i.S. von § 5 Abs. 3WZG sind. Diese Frage ist als erste Voraussetzung einer Warenzeichenverlet-zung i.S. von §§ 24, 31 WZG zu prüfen, weil nur bei gegebener Gleichartigkeitüberhaupt warenzeichenrechtliche Ansprüche in Betracht kommen. Demgemäßhat das Berufungsgericht auch zutreffend zugrunde gelegt, daß insoweit eineWechselbeziehung zu anderen, eine Verwechslungsgefahr begründenden Tat-bestandselementen nicht besteht.a) In nicht zu beanstandender Weise hat das Berufungsgericht des wei-teren angenommen, daß Waren dann als warenzeichenrechtlich gleichartiganzusehen sind, wenn sie nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwen-dungsweise, nach ihrer Beschaffenheit und Herstellung und insbesondere ih-ren regelmäßigen Herstellungs- und Verkaufsstätten so enge Berührungs-punkte miteinander aufweisen, daß für die angesprochenen Verkehrskreise die - 12 -Schlußfolgerung naheliegt, die Produkte stammten aus demselben Geschäfts-betrieb, sofern übereinstimmende oder vermeintlich übereinstimmende Kenn-zeichnungen verwendet werden (BGHZ 52, 337, 338 f. - Dolan).b) Das Berufungsgericht ist, bezogen auf die im Streitfall konkret in Fra-ge stehenden Waren, davon ausgegangen, daß "Schmucksachen, Schmuck-waren" sowie "Bijouteriewaren", "Goldschmiedewaren" und "Juwelierwaren"einerseits und Brillengestelle (Brillenfassungen) andererseits nicht gleichartigim Sinne des Warenzeichenrechts seien. Das hält der revisionsrechtlichenÜberprüfung nicht stand.Das Berufungsgericht hat zwar in nicht zu beanstandender Weise fest-gestellt, daß Brillengestelle, soweit sie als Bestandteile von Brillen lediglich alsSehhilfen verwendet werden, regelmäßig weder in bezug auf die Herstellungs-und Vertriebsstätten noch in bezug auf die übliche Verwendungsweise engereBerührungspunkte aufweisen. Es hat bei seiner Beurteilung aber nicht ausrei-chend berücksichtigt, daß die u.a. von den Klägerinnen hergestellten und ver-triebenen Schmuck- oder Zierbrillen aufgrund der Art des verarbeiteten Materi-als, neben Gold und Platin auch Edelsteine, nicht nur der reinen Funktion alsSehhilfe dienen, sondern insbesondere auch eine schmückende Wirkung aus-üben. Darüber hinaus werden Brillen auch erfahrungsgemäß sonst in schmük-kender Weise als Imageträger eingesetzt, wenn sie als hochwertige Designer-brillen mit bekannten imageträchtigen Marken versehen werden. Diese mitSchmuckwaren identische Wirkung von derartigen Brillengestellen hebt diesefür den angesprochenen Verkehr erkennbar aus der rein dienenden Funktionals Sehhilfe heraus. Die Schmuckwirkung von Brillen wird für den Verkehr be-sonders auch dadurch deutlich, daß - wie das Berufungsgericht als unstreitigfestgestellt hat - unter den Marken "Cartier" und "BVLGARI" sowohl Schmuck-waren als auch Brillen vertrieben werden. Diese dem Verkehr bekannten Mar- - 13 -ken mögen zwar allein nach Stückzahlen nicht besonders ins Gewicht fallen;sie sind aber angesichts ihrer Bekanntheit und ihres Images nach der allge-meinen Lebenserfahrung in besonderem Maße geeignet, die Vorstellung desVerkehrs nicht nur über die schmückende Funktion derartiger Brillengestelle,sondern auch über die Vorstellung gleicher Herstellungsstätten für Schmuck-waren und Brillengestelle zu beeinflussen.Da nach alledem eine Gleichartigkeit von Brillengestellen undSchmuckwaren sowie den sonst vorangehend im einzelnen angeführten Wa-ren, für die die Widerklagemarken Schutz genießen, nicht verneint werdenkann, kann das die Widerklage abweisende Urteil keinen Bestand haben. DasBerufungsgericht wird im neueröffneten Berufungsverfahren die Frage einerwarenzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu prüfen haben.3. Das Berufungsgericht ist unter Heranziehung der WiderklagemarkeNr. 1 128 006 weiterhin davon ausgegangen, daß Brillen und Brillengestelle mitden für diese Widerklagemarke geschützten "Juwelierwaren" und "Vergröße-rungsgläser" nicht gleichartig seien. Das hält, auch soweit "Vergrößerungsglä-ser" betroffen sind, der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß die Beklagte infolge wirksamerÜbertragung Anfang des Jahres 1991 Inhaberin der Marke Nr. 1 128 006 ge-worden ist. Es wird, soweit es hierauf ankommen sollte, die umstrittene Frageder Übertragung des Geschäftsbetriebes der Tiffany & Co. GmbH, München zuklären haben.Das Berufungsgericht hat angenommen, daß es sich bei Vergröße-rungsgläsern zwar um optische Erzeugnisse handele, sie sich aber in der Her-stellung von Brillen und Brillengestellen unterschieden. Sie verfügten nicht - 14 -notwendig über eine Fassung. Wenn sie eine solche aufwiesen, sei diese re-gelmäßig von einfacher Herstellung und müßte nicht den bei Brillengestellenzu beachtenden Anforderungen - Aufnahme von Augengläsern, Anpassung andas individuelle Trageverhalten - entsprechen. Vergrößerungsgläser erfülltenauch als Schreibtischzubehör einen anderen Zweck als Brillen und Brillenge-stelle. Diese dienten als Sehhilfe, Vergrößerungsgläser dienten dagegen demSichtbarmachen mit bloßem Auge nicht oder nur schlecht erkennbarer Details.Der Verkehr ordne deshalb Vergrößerungsgläser nicht den zur Aufnahme vonaugenoptischen Gläsern bestimmten Brillenfassungen zu.Diese Beurteilung kann nicht als rechtsfehlerfrei erachtet werden. BeiVergrößerungsgläsern handelt es sich ebenso wie bei den Brillengestellen derKlägerinnen um Erzeugnisse aus dem augenoptischen Bereich, die (auch) überdie gleichen Vertriebsstätten, Optikerfachgeschäfte, in den Verkehr gebrachtwerden. Sie entstammen, wie der allgemeinen Lebenserfahrung entnommenwerden kann und was jedenfalls der großen Anzahl der Brillenträger bekanntist, gleichen Herstellungsstätten; denn die Hersteller optischer Gläser, wie siein Brillenfassungen eingepaßt werden und worum es sich auch bei Vergröße-rungsgläsern handelt, wie z.B. die Unternehmen Zeiss und Rodenstock, stellenin erheblichem Umfang auch die Brillenfassungen selbst her.Darüber hinaus stellen Vergrößerungsgläser auch Sehhilfen dar unddienen deshalb dem gleichen Verwendungszweck wie Brillen. Die von dem Be-rufungsgericht insoweit vorgenommene Differenzierung ist erfahrungswidrig.Das Berufungsgericht führt keine Gründe dafür an, inwiefern eine Differenzie-rung zwischen einer (vergrößernden Lese-)Brille und einem Vergrößerungsglasgerechtfertigt ist. Erfahrungsgemäß verwenden nicht nur normal sehfähigePhilatelisten oder Leser von Bauzeichnungen eine Lupe zur Betrachtung be-sonderer Briefmarken- oder Plandetails, sondern alle diejenigen Personen die - - 15 -auch wenn sie üblicherweise (noch) keine Lesebrille verwenden - im Einzelfalleiner Sehhilfe bedürfen. Denn es gehört zum allgemeinen Erfahrungswissen,daß etwa die normale Alterssichtigkeit mit vergrößernden optischen Gläsernausgeglichen werden kann.Liegen demnach die für die Frage der Warengleichartigkeit maßgeben-den Beurteilungsfaktoren der gleichen Verwendungsweise der in Frage ste-henden Waren und der engen Berührungspunkte nach der Beschaffenheit undHerstellung, insbesondere nach den regelmäßigen Herstellungs- und Ver-kaufsstätten vor, kann eine Warengleichartigkeit nicht verneint werden.4. Das Berufungsgericht wird im neueröffneten Berufungsverfahren dieFrage einer warenzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zwischen den Wi-derklagemarken und den angegriffenen Bezeichnungen zu beurteilen (§§ 24,31 WZG) und, soweit diese gegeben ist, der Frage einer markenrechtlichenVerwechslungsgefahr nachzugehen haben (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).Soweit es darauf ankommen sollte, wird das Berufungsgericht auch Ge-legenheit haben, bei der Prüfung der sonstigen geltend gemachten Anspruchs-grundlagen (§ 16 UWG und §§ 5, 15 MarkenG) seine Auffassung, daß eineBranchennähe zwischen den Parteien nicht gegeben ist, unter Heranziehungder zu der Frage einer Warengleichartigkeit angeführten Argumente zu über-prüfen. Ist von einer Warengleichartigkeit von Schmuckwaren und Schmucksa-chen einerseits und Brillenfassungen (Brillengestellen) andererseits auszuge-hen, wird eine Branchennähe schon deswegen nicht verneint werden können,weil die Klägerinnen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb gerade vonSchmuckbrillen beschäftigen. Daß derartige mit Platin, Gold oder Edelsteinenversehene Brillengestelle schon wegen der verwendeten Materialien enge Be-rührungspunkte zu Schmuckwaren aufweisen, die zur Annahme einer Bran- - 16 -chennähe führen können, ergibt sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung.Gegebenenfalls wird das Berufungsgericht auch der Frage der Kennzeich-nungskraft der Unternehmensbezeichnung im Kollisionszeitpunkt Anfang 1990nachzugehen und dabei auch die Beweisantritte der Beklagten zu beachtenhaben.Das Berufungsgericht wird des weiteren, sofern es hierauf noch ankom-men sollte, auch die Frage, ob von einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung(§ 1 UWG, § 15 Abs. 3 MarkenG) durch die Klägerinnen ausgegangen werdenkann, zu prüfen und dabei zur Frage der Bekanntheit der Unternehmenskenn-zeichnung Feststellungen zu treffen haben. - 17 -III. Danach war auf die Revision der Beklagten das angefochtene Urteilaufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung -auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverwei-sen.ErdmannStarckBornkammBüscherSchaffert
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