BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 6/10 Verkündet am: 6. Oktober 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Echtheitszertifikat MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 24 Abs. 1 und 2 Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene Sicherungs - CDs eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echt - heitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den CDs, son - dern auf Computern angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. BGH, Urteil vom 6. Oktober 2011 - I ZR 6/10 - OLG Frankfurt am Main LG Frankfurt am Main - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 6 . Oktober 2011 durch die Richter Prof. Dr. Büscher , Pokrant, Dr. Schaffert , Dr. K irchhoff und Dr. Löffler für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 6. Z ivilsenats des Oberlande s- gerichts Frankfurt am Main vom 12. November 2009 wird auf Ko s- ten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist die Microsoft Corp oration . Sie ist unter anderem Inha - berin der Wortmarke Nr. 2058874 " MICROSOFT " , die mit Priorität von 1992 unter anderem für Computerprogramme eingetragen ist. Die Klägerin bringt ihre Betriebssystem - Software " Windows " im deutsch - sprachigen Raum in vier Paket - oder Lizenzformen in den Ve r kehr, und zwar in Einzelhandels versionen, SB - Versionen, OEM - Versionen und durch die Ertei - lung von Vervielfält i gungslizenzen. Die OEM - Versionen werden von bestimmten großen Hard wareherstel - lern ( " Original Equipment Manufacturer " ) erworben, die mit der Klägerin einen Lizenzvertrag ges chlossen haben, um von ihnen produzierte Computer mit einem vorinstallierten Betriebssystem der Klägerin verkaufen zu können. Dieser 1 2 3 - 3 - Vertriebsweg ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebssysteme von den mit der Klägerin vertraglich verbundenen Computer herstellern (OEM - Partner) bereits auf den Festplatten der Computer installiert sind. Für den Fall , dass der Kunde bei Datenverlusten die Software erneut installieren muss, wird regel - mäßig ein we i teres Exemplar der Software mitgeliefert, das entweder auf d er Festplatte selbst oder auf einem gesonderten Datenträger (CD - ROM) au f ge - spielt ist. Die OEM - Partner können aufgrund des Lizenzvertrages entscheiden, ob sie die Betriebssysteme nur als Vorinstallation auf den Festplatten verkaufen oder ob sie zusätzlich eine sogleich beigef ügte oder später im Bedarfsfall anzufordernde Sicherungs - CD ( Recovery - CD ) mitliefern. Um den Weitervertrieb solcher Sicherungs - CDs geht es im Streitfall. Die Produkte der Klägerin werden mit Echth eitszertifikaten sogenann - te n CoA ( " Certificates of Authenticity " ) ausgeliefert . Bei denjenigen OEM - Ver - sionen, die zusammen mit dem Computer einschließlich der dort bereits aufgespielten Software und einer Sicherungs - CD vertrieben we r den , sind die Echtheitszertifikate auf dem Computer se lbst aufgeklebt . D ie Produkte we r den von dem OEM - Partner oder in dessen Auftrag von Dritten zu einem Paket zusammengefügt. Auf den Echtheitszertifikaten i st neben de r für die Installation der Software benötigte n Seriennummer und verschiedenen Sicherheitsme rk - malen auch die Marke " Microsoft " aufgedruckt . Die Beklagte zu 1 (nachfolgend : die Beklagte) , deren G eschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, handelt mit Softwareprodukten. Die Beklagte lieferte 2006 an die B. KG 25 Datenträger mit der Software " Windows 2 000 " , die von der Beklagten mit Echtheitszertifikaten versehen waren. Die Beklagte hatte die se Datenträger als " Sicherungs - CD s " und die zuvor von Computern abgelösten Echtheitszertifikate jeden falls zum Teil von Unternehmen erworben , die ge - brauchte Comput er von den Kunden der OEM - Partner ankaufen . Die Sich e- 4 5 - 4 - rungs - CDs und die mit den Echtheitszertifikaten versehenen Computer waren mit Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr ge bracht worden . Die von der Beklagten an die B. KG ve rtriebenen Datenträger waren jedenfalls zum Teil mit Echtheitszertifikaten versehen, die ursprünglich nicht aus demselben Paket ( Computer mit Sicherungs - CD) stamm ten . Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Datenträgern mit diesen ursprüng - lich nicht von ihr oder ihren Vertragspartnern versehenen Echtheitszertifikaten eine Verletzung ihre s Markenrecht s . Das Landgericht hat die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne die Einwilligung der Klägerin Datenträger mit " Mic rosoft " Computerprogrammen, die mit dem Zeichen " Microsoft " versehen sind, insbesondere mit den Programmen " Microsoft Windows XP Professional " und/oder " Microsoft Windows XP Home " und/oder " Microsoft Windows 2000 Professional " , zusammen mit s olchen Echtheitszert ifikaten (C o As), die ursprüng - lich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind, anzu - bieten, feilzuhalten und/oder sonst in den Verkehr zu bringen, insbesondere zu diesem Zweck zu be sitzen und/oder in die Bundesrepublik Deutschland ei nzu - führen oder auszuführen. Weiter hat das Landgericht die Pflicht der Beklagten zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr festgestellt sowie die Beklagten zur Auskunft se r- teilung und zur Herausgabe der im Unterlassungsantrag bezeichneten Verle t- zungsge genstände zum Zwecke der Vernichtung verurteilt. Die gegen diese Veru r teilung gerichtete Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Frankfurt , Urteil vom 12. November 2009 6 U 160/08, juris) . Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision , der en Zurückweisung die Klägerin beantragt , ver folgen die Beklagte n ihren Antrag auf Abweisung der Klage we i ter. 6 7 8 9 - 5 - Entscheidungsgründe : A . Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten A n- sprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4, Abs. 5 und 6, § 18 Abs. 1, § 19 MarkenG für begründet erachtet . Dazu hat es au s geführt: Der Vertrieb der mit dem Zeichen " Microsoft " versehenen Datenträger verletze das Markenrecht der Klägerin . Den Beklagten sei die Nutzung des Zeichens auch nicht unter de m Gesic htspunkt der Erschöpfung nach § 24 MarkenG erlaubt. Zwar habe es sich zumindest bei einem Teil der von der B e- klagten weiterverkauften Datenträger um von Dritten bezogene gebrauchte S oftware gehandelt, die zuvor mit Einwilligung der Klägerin innerhal b des Eur o- päischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sei. Diesen Date n- trägern seien jedoch von der Beklagten vor dem Weiterverkauf an die B . KG andere, ursprünglich nicht mit diesen CD - Roms in den Verkehr gebrachte Echtheitszertifikate beigef ügt worden . Die Klägerin habe ein schützenswertes Int e resse daran, dass die von ihr in den Verkehr gebrachten " Microsoft " - Datenträger nicht nachträglich mit Echtheitszertifikaten versehen und in den Verkehr gebracht würden. E in Echtheitszertifikat sei ein effektives und für die beteiligten Verkehrskreise wichtiges Mittel zur Unterscheidung echter von g e- fälschten Produkten . Das markenrechtlich schützenswerte Interesse der Kläg e- rin erstrecke sich daher auch darauf, dass die Date n träger nur mit den von ihr ang ebrachten Echtheitszertifikaten vertri e ben würden. B . Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Die Klage ist in dem in der Revisionsinstanz zu r Entscheidung a n stehenden Umfang begründet. 10 11 12 - 6 - I . Das Berufungsgeric ht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Kl ä- gerin der Unterlassungsa n spruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4, Abs. 5 MarkenG z u steht. 1. Die Beklagte hat Datenträger mit " Microsoft " Computerprogram men, die mit dem Zeichen " Microsoft " ver sehen waren, zusammen mi t solchen Echt - heitszertifikaten , die ebenfalls diese Marke aufwiesen, vertrieben. S ie hat damit ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjen i gen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 Ma r kenG). 2. Dem Unterlassungsanspruch der Klägerin steht auch nicht der Ei n- wand der Erschöpfung im Sinne von § 24 MarkenG entgegen. a) Allerdings sind die Voraussetzung en des § 24 Abs. 1 MarkenG erfüllt. Danach kann der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht untersagen, die Ma r- ke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Z u- stimmung im Inland, in einem der übrigen Mitglie d staaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu ropä i- schen Wirtschaftsraum in den Verkehr g e bracht worden sind. So liegen die Dinge im Streitfall. Die von der Beklagten vertrieb e nen Datenträger sind mit Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wir t schaftsraum in den Verkehr gelangt. b) Das Berufungsge richt hat jedoch zutreffend angenommen, dass eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin dennoch nicht eingetreten ist , weil die Vora ussetzungen des § 24 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Die Vorschrift des § 24 Abs. 1 MarkenG findet danach keine Anwendung, wen n sich der Inhaber der Marke ihrer Benutzung im Zusammenhang mit dem weiteren Ve r trieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Z u stand 13 14 15 16 17 - 7 - der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlec h tert worden ist. Das Berufun gsgericht ist davon ausgegangen, dass die Beklag te die D a- tenträger vor dem Wei terverkauf an die B. KG mit Echtheitszertifikat en vers e- hen hat, die ursprünglich nicht mit diesen CD s in den Verkehr gebracht wo r den waren . Die Klägerin könne sich deshalb dem Ve rtrieb der Datenträger aus b e- rechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Die Kläg e- rin habe ein schützenswertes Interesse daran, dass von ihr in den Verkehr g e- brachte " Micro soft " - Datenträger nur mit den von ihr angebrachten Echtheits ze r- tifikaten vertrieben würden. Diese Beu r teilung ist frei von Rechtsfehlern. aa ) Der Inhaber des Markenrechts kann nach Art. 7 Abs. 2 Marken RL, der durch § 24 Abs. 2 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt wird, nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig geken nzeichneter Ware solche Handlungen ve r bieten, die die Herkunfts - und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen oder die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unla u- terer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen ( EuGH, Urteil vom 23. Febr uar 1999 C63/97, Slg. 1999, I905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 51 ff. BMW/ Deenik; BGH, Urteil vom 3 . November 2005 I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Rn. 28 = WRP 2006, 470 Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; Urteil vom 15. Februar 2007 I ZR 63/04, GRUR 2007, 882 Rn. 22 = WRP 2007, 1197 Parfümt ester , jeweils mwN). Eine Beeinträchtigung ist insbesondere anz u- nehmen, wenn die Veränderung die Eigenart der Ware berührt . Davon ist au s- zugehen, wenn ihr Verwendungs zweck oder solche Merkmale verändert we r- den, auf die sich die Garantiefunktion der Marke be zieht (BGH, Urteil vom 9. Juni 2004 I ZR 13/02, GRUR 2005, 160 , 161 = WRP 2005, 106 SIM - Lock, mwN). Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwischen den berechtigten Int e r - essen des Markeni n habers und des Wiederve rkäufers (vgl. EuGH, Urteil vom 18 19 - 8 - 4. November 1997 C - 337/95, Slg. 1997, I - 603 4 = GRUR Int. 1998, 140 Rn. 44 Dior/Evora; BGH, GRUR 2006, 329 Rn . 31 Gewinnfahrzeug mit Fremd - em b lem). bb ) Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin ein berechtigtes Inter e s se im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG daran , das Inverkehrbringen von Datentr ä- ger n (Sicherungs - CDs) zu verbieten, die durch einen Wiederverkäufer mit e i- nem vo n der Kl ä gerin stammenden Z ertifi kat versehen werden, das die Echtheit des auf dem Datenträger ges peicherten Computerprogramms gara n tiert . (1) Ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG ergibt sich für die Klägerin daraus, dass die von der Beklagten vorgenommene Ve r- bindung des Echtheitszertifik ats mit den Sicherungs - CDs den unzutr effen den Eindruck hervorruft, die Klägerin stehe durch die Verbindung von Date n träger und Zertifikat für die Echtheit des Produkts ein. Der Verbraucher wird einer mit einem Echtheitszertifikat der Klägerin versehenen CD mit einer Betriebssystemsoftwa re nicht nur die Aussage en t- nehmen, dass der zertifizierte Datenträger ein Originalprodukt ist. Er wird die Ang a be vielmehr auch dahin verstehen , dass der konkrete Datenträger von der allein zur Ers t kennzeichnung von Produkten berechtigte n Klägerin selbst oder durch einen von ihr beauftragten Dritten als echt zertifiziert worden ist. Der a n- gesprochene Verkehr wird die in der Verbindung des Zertifikats mit dem Date n- träger liegende Garantieaussage der Klägerin als Markeninhaberin zuschre i- ben. Die durch das Ze rtifikat verstärkte Gewähr dafür, dass die mit der Marke geken n zeichnete Ware unter ihrer Kontrolle hergestellt worden ist, kann die Klägerin aber nur übernehmen, wenn die mit der Ware verbundenen Echtheit s- zertifikate von ihr oder auf ihre Veranlassung ang ebracht worden sind. Stellt dagegen ein von der Kläge rin nicht ermächtigter Dritter wie hier die Beklagte 20 21 22 - 9 - die Verbindung her, besteht keine in der Verknüpfung von Zertifikat und Date n- träger li e gende Garantieaussage der Klägerin. Der Verkehr kann nicht mehr untersche i den, ob ein echtes Zertifikat mit von der Klägerin autorisierter oder unter Verle t zung von Schutz rechten hergestellter Software verbunden worden ist. (2 ) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe bei se i ner Entscheidung e nt gegenstehende überwiegende Interessen der Bekla g ten nicht hinreichend berücksichtigt. Es habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach im Bereich des OEM - Vertriebs eine Zuordnung einzelner Echtheitsze r- t i fikate zu bestimmten Sicherungs - CD s nicht möglich sei, weil auf den Echt - heitszertifikate n ein Hinweis auf die jeweiligen Sicherungs - CD s fehle. Deshalb we r de die Funktion der Zertif i kate , die Echtheit des jeweiligen Datenträgers zu bekunden, durch den Austausch nicht beeinträchtigt. Eine etwaige Neuzusa m- menstellung von Datenträger und Echtheitszertifikat bewirke weder eine Verä n- derung noch eine Verschlechterung des Datenträgers oder der darauf enthalt e- nen Software. Dem kann nicht zugestimmt werden. Für die Frage, ob die Klägerin sich dem weiteren Vertr ieb der Ware aus berechtigten Gründen im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzt, kommt es nicht allgemein auf die Zuordnung von Zertifikaten zu bestimmten Sicherungs - CDs und deren neuer Zusammenstellung an. Unerheblich ist ferner, ob durch die von der Be klagten vorgenommene Verbindung der Datenträger und Zertif i- kate eine Verschlechterung der Funktion der Ware herbeigeführt wird (vgl. BGH, GRUR 2005, 160, 161 SIM - L ock). Entscheidend ist vielmehr, dass die Beklagte mit der Verbindung von Zertifikat und Da tenträger ein nur der Marke n- inhaberin zustehendes Kennzeichnungsrecht für sich in Anspruch nimmt und den unzutreffenden Eindruck erweckt, die in der Verknüpfung zum Ausdruck kommende Herkunftsgarantie sei der Klägerin zuzurechnen. 23 24 - 10 - Auch im Übrigen sind d urchgreifende entgegenstehende Interessen der Beklagten weder dargetan noch ersichtlich. Ohne Erfolg meint die Revis i on, das streitgegenständliche Verbot stelle das gesamte Geschäftsmodell des Handels mit gebrauchter S oftware in Frage. Z war hat die Beklagt e ein Interesse daran, darauf hi n zuweisen, dass es sich bei dem von ihr vertriebenen Datenträger um ein Originalprodukt handelt. An einem solche n Hinweis wird die Beklagte durch das beantragte Verbot nicht gehindert . Ein darüber hinausgehendes berechti g- tes Interesse der Beklagten, Sicherungs - CD s erstmalig mit einem nicht für di e- sen Datenträger vorgesehene n Echtheitszertifikat der Klägerin zu verbinden und d a her den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, die Klägerin selbst habe den konkreten Datenträger in di eser Form als echt zertifiziert , ist indes nicht ersich t lich. (3 ) Die Revision vermag auch nichts zu ihren Gunsten aus der Senats - entscheidung " OEM - Version " (BGH, Urteil vom 6 . Juli 2000 - I ZR 244/97, BGHZ 145, 7) herzuleiten. In jener Entscheidung kam es maßgeblich darauf an, dass der Softwarehersteller sein Interesse, den weiteren Absatzweg b e stimmter Werkstücke zu kontrollieren (Vertrieb der Software nur zusammen mit einem neuen PC) , nicht durch ein auf diesen Vertriebsweg beschränktes Nutzung s- recht durchsetzen k o nn te . Nachdem der Datenträger mit der Software entspr e- chend der Zustimmung des Softwareherstellers in Verkehr gebracht wo r den war, war sein Verbreitungs recht erschöpft und der nachfolgende Vertriebsweg einer Kontrolle entzogen. Nicht der in j enem Fall maßgebliche getrennte We i- terverkauf von Computer und Software und das Interesse an einem gespalt e- nen Vertriebsweg sind im Streitfall maßgebend, sondern die e rst malige K en n- zeic h nung eines Datenträgers mit einem Echtheitszertifikat des Markeninhabe rs durch den Wiederve r käufer. 25 26 - 11 - c) Im Streitfall geht es schließlich auch nicht um die Wirksamkeit eines selektiven Vertriebssy stems (dazu BGH, Urteil vom 21. Februar 20 02 I ZR 140/99, GRUR 2002, 709, 711 = WRP 2002, 947 Entfernung der He r- stel lungsnu mmer III; In gerl/Rohnke , Markengesetz, 3. Aufl., § 24 Rn. 86). Die Beklagte hat keine zur Überwachung eines selektiven Vertriebssystems di e- nenden He r stellerkennzei chen entfernt, sondern auf dem Datenträger erstmals ein die Ursprungsidentität garantierendes Zeichen der Klägerin an g e bracht. d) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass neben der B e- klagten zu 1 auch der Beklagte zu 2 als deren Geschäftsführer für die Marke n- verletzungen haftet. Dieser hatte nach den Feststellungen des Berufungsg e- rich ts Kenntnis von den Markenverletzungen und hat sie nicht verhindert (vgl. BGH, Urteil vom 17. August 2011 I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 70 = WRP 2011, 1454 TÜV II). II. D as Berufungsgericht hat auch die Folgea nsprüche auf Schadense r- satz, Herausg abe von Verletzungsgegenständen zum Zwecke der Vernichtung und Au s kunft aus § 14 Abs. 6, § 18 Abs. 1, § 19 Mar kenG, § 242 BGB zu Recht für begründet e r achtet. 1. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden der Beklagten liegt vor. Dies e haben die Klagemarke fahrlässig verletzt. Das gilt auch für den Beklagten zu 2, der gegen die Markenverletzung nicht eingeschri t- ten ist, obwohl ihn als Organ der Beklagten hierzu eine Rechtspflicht traf. 2. Den Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 Ma rkenG hat das Ber u- fungsgericht ebenfalls zutreffend bejaht. Ein Anspruch auf Herausgabe der Verletzungsgegenstände an die Klägerin zum Zwecke der Vernichtung ist j e- denfalls dann gegeben, wenn unter Würdigung aller Umstände, insbesondere 27 28 29 30 31 - 12 - bei A b wägung der si ch gegenüberstehenden Interessen , für den Verletzten das Risiko nicht zumutbar ist, dass die Ware in den Marktkreislauf gelangt (BGH, Urteil vom 10. April 1997 I ZR 242/94, BGHZ 135, 183, 191 f. Vernichtungs - anspruch). Davon ist im Streitfall auszugehe n. Die Revision eri n nert hiergegen auch nich t s. C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Büscher Pokrant Schaffert Kirchhoff Löffler Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 23.07.2008 - 2 - 6 O 439/07 - OLG Frankfurt/Main, Ents cheidung vom 12.11.2009 - 6 U 160/08 - 32
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