ECLI:DE:BGH:2019:070319UIZR61.18.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 61/18 Verkündet am: 7. März 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kühlergrill Verordnung (EG) Nr. 20 7/2009 Art. 12 Abs. 1 Buchst. c; Verordnung (EU) 2017/1001 Art. 14 Abs. 1 Buchst. c a) Die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF greift nur ein, wenn das einer fremden Unionsmarke ähnliche Zeichen (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zu- behör oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. Bei einem Er- satzteil (hier: Kühlergrill), das sich nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Mar- ke erschöpft, sondern eine Au fnahmevorrichtung für die Verkörperung der Unions- marke (hier: Audi - Emblem) enthält und diese erkennen lässt, kann dies nicht von vornherein verneint werden (Fortführung BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 33 - BMW - Emblem). b) Kann im Text eines Internetangebots deutlich gemacht werden, dass ein beworbe- nes Ersatzteil für bestimmte Fahrzeugmodelle geeignet ist, besteht keine Notwen- digkeit, auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahr- zeugherstellers anzubring en, um auf diese Zweckbestimmung hinzuweisen. BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 61/18 - OLG Dresden LG Leipzig - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 7. März 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ko ch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz für Recht erkannt: Die Revision des Beklagten gegen den Beschluss des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 8. März 2018 wird zurück gewiesen. Der Beklagte trägt die Kosten der Revision und die außergerichtli- chen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin stellt Automobile und Automobilzubehör her. Sie ist Inhabe- rin der Union s wo rtmarken "AUDI" und "A6 " sowie der Unionsbildmarke Nr. 000018762 (Klagemarke) , die vier horizontal nebeneinander liegende und sich überschneidende Ringe zeigt: 1 - 3 - und für Landfahrzeuge, Teile hiervon sowie für Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen Sch utz beansprucht. Der Beklagte vertreibt Fahrzeugersatzteile. Er bot am 2. August 2016 auf der Internetplattform e . einen "Kühlergrill Audi A6 C6 4 f Limo Kombi 04 - 08" zum Kauf an. Dem Angebot war ein Lichtbild des Kühler- grills beigefügt , das im oberen Drittel in der Mitte vier horizontal nebeneinander liegende und sich überschneidende Ringe erkenn en lässt : Der Käufer, der diesen Kühlergrill erwarb, erhielt einen Kühlergrill , in dessen oberem Drittel sich vier horizontal nebeneinander liegende, jeweils an einer Seite eine Öffnung aufweisende Ringe befanden, von denen sich nur die beiden innere n Ringe an den einander zugewandten Seiten überschnitten: 2 3 - 4 - Dabei handelte es sich nicht um ein von der Klägerin hergestelltes Pro- dukt. Auf die wegen einer Verletzung ihrer M arke n ausgesprochene Abmah- nung der Klägerin vom 30. August 2016 gab der Bekla gte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, die die Klägerin annahm. D ie Klägeri n hat be antragt , den Beklagten zu verurteilen, Auskunft zu er- teilen über den An - und Verkauf und das Anbieten zum Verkauf von Kühlergit- tern für Kraftfahrzeuge in Deuts chland, die mit dem Zeichen "AUDI" oder dem Zeichen "A6" oder dem Zeichen (es folgt eine Abbildung der vier Ringe auf dem bei e . angebotenen Kühlergrill) 4 5 - 5 - oder dem Zeichen (es folgt eine Abbildung der vier Ringe auf dem vom Beklag- ten gelieferten Kühl ergrill) gekennzeichnet sind. Außerdem hat sie den Rückruf entsprechend gekenn- zeichneter Ware von gewerblichen Abnehmern und Vernichtung , die Feststel- lung der Schadensersatzpflicht des Beklagten und seine Verurteilung zur Er- stattung vorgerichtlicher Re chtsanwaltskosten beansprucht . Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die dagegen gerichtete Be- rufung des Beklagten hat das Berufungsgericht durch Beschluss zurückgewie- sen. Der Senat hat die Revision zugelassen, soweit das Berufungsgericht be- zo gen auf die Unionsbildmarke der Klägerin zum Nachteil des Beklagten er- kannt hat. Mit seiner Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte insoweit seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die gel- tend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rückruf und Vernichtung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Zahlung von Rechtsanwaltskos- ten zu. Zur Begründung hat es ausgeführt: 6 7 8 - 6 - Bez üglich der Bildmarke der Klägerin ergäben sich die mit der Klage gel- tend gemachten Ansprüche aus Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV. Bei Warenidenti- tät, überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der berühmten Klagemarke und jedenfalls durchschnittlicher Zeichenä hnlichkeit bestehe zwischen der Bildmar- ke einerseits und dem in der e . - Anzeige verwendeten Zeichen sowie dem auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachte n Zeichen andererseits Verwechs- lungsgefahr. Es liege auch eine markenmäßige Benutzung vor. Die Sch utz- schranke des Art. 12 Abs. 1 Buchs t. c UMV greife nicht ein . Die Marke werde nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills verwendet, sondern als Herkunftshinweis für das Fahrzeug und für den Kühlergrill selbst. Die Anbrin- gung des Zeichens sei te chnisch auch nicht notwendig. Die Anbringung der Aufnahm evorrichtung in der vorliegenden Form erscheine zudem unlauter. II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Beklagten hat keinen Erfolg. 1. Die von der Klägerin wegen einer Verle tzung ihrer Unionsbildmarke geltend gemachten Ansprüche auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung richten sich nach dem zum Zeitpunkt der beanstandeten Handlung geltenden Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF und § 19 MarkenG aF), während sich die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nach dem zum Zeitpunkt der Ent- scheidung geltenden Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (§ 18 MarkenG nF) richten. Grundlag e für den Anspruch auf Erstat- tung von Abmahnkosten sind die im Zeitpunkt der Abmahnung geltende n Best- immungen der §§ 670, 683, 677 BGB. a) Für den Anspruch auf Schadensersatz und de n der Vorbereitung sei- ner Berechnung dienenden Anspruch auf Auskunftse rteilung kommt es auf das 9 10 11 12 - 7 - zur Zeit der Verletzungshandlungen im August 2016 geltende Recht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; Urteil vom 12. Januar 2017 - I ZR 253/14, GRUR 2017, 397 Rn. 102 = WRP 2017, 434 - World of Warcraft II). Der Vernichtungsanspruch und der Rückrufanspruch dienen der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands und sind daher nur begründet, wenn ihre Vo- raussetzungen nach dem zur Zeit der Entsc heidung geltenden Recht vorliegen (zum Vernichtungsanspruch vgl. BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr). Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist das zum Zeitpunkt der Abmahnung im August 2016 geltende Recht maßgeblich. b) Nach Art. 101 A bs. 2 UMV aF und Art. 129 Abs. 2 UMV nF wendet das Unionsmarkengericht in allen Markenfragen, die nicht durch diese Verord- nung erfasst werden, das geltende nationale Recht an. Bei der Verpflichtung zum Ersatz des durch Verletzungshandlungen entstandenen Sc hadens , zur Erteilung von Auskünften über diese Handlungen zwecks Bestimmung des Schadens, zur Vernichtung und zum Rückruf der beanstandeten Waren sowie zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten handelt es sich nicht um v on Art. 102 UMV aF oder Art. 130 UMV n F erfasste Sanktionen (vgl. BGH, GRUR 2017, 397 Rn. 104, mwN - World of Warcraft II; zu Art. 89 der Verordnung [EG] Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vgl. EuGH, Urteil vom 13. Februar 2014 C 479/12, GRUR 2014, 368 Rn. 53 = WRP 2014, 821 - Gau- tzsch Großhandel/ MBM Joseph Duna; Urteil vom 27. September 2017 - C - 24/16, GRUR 2017, 1120 Rn. 47, 89 = WRP 2017, 1457 - Nintendo/BigBen). Auf diese Ansprüche ist daher das nationale Recht anzuwenden (zu Art. 88 Abs. 2 der Verordnung [EG] Nr. 6/2002 vgl. EuGH, GRUR 2014, 368 Rn. 54 - Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna). 13 - 8 - c) Gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom - II - VO ist bei außervertraglichen Schuldver- hältnissen aus der Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geisti- gen Eigentums auf Fragen, die - wie hier - nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Union fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde. Danach ist im Streitfall deutsches Sachrecht an- wendbar. Der Begehungsort oder Handlungsort liegt in Deutschland, von wo aus der in Deutsch land ansässige Beklagte einen Kühlergrill unter Verwendung der von der Klägerin beanstandeten Abbildung im Internet beworben und zum Verkauf angeboten und einen Kühlergrill in einer hiervon abweichenden , von der Klägerin ebenfalls beanstandeten Aufmachung ausgeliefert hat. d) Für die geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung ist danach das Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung maßgeblich. Nach § 125b Nr. 2 MarkenG aF stehen dem Inhaber ein er eingetragenen Gemeinschaftsmarke zusätzlich zu den An- sprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschafts- marke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF) und Auskunft (§ 19 MarkenG aF), wie dem Inhaber einer nach diesem Ge- setz eingetragenen Marke zu. Für den Anspruch auf Vernichtung und Rückruf ist das Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung an- zuwenden. Nach § 125b MarkenG nF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unions- markenverordnung die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf (§ 18 MarkenG nF) zu. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB. 2. Alle von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche setzen voraus, dass ihre Rechte aus der Unionsmarke verletzt worden sind und keine Be- schränkung der Wirkungen der Unionsmarke vorliegt. Dies ist, soweit auf den 14 15 16 - 9 - Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen abzustellen is t, nach Art. 9 und Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in der Fassung der am 23. März 2016 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2015/2424 (UMV aF) und, soweit es auf den Zeitpunkt der Entscheidung ankommt, nach Art. 9 und Art. 14 der seit dem 1. Oktobe r 2017 geltenden Verordnung (EU) 2017/1001 (UMV nF) zu beurtei- len. 3. Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke verletzt sind , weil zwischen der Klagemarke einerseits und dem in dem Angebot bei e . verwendete n Zei - chen und dem auf dem gelieferte n Kühlergrill angebrachten Zeichen anderer- seits Verwechslungsgefahr besteht. a) Nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b UMV aF und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV nF hat der Inhaber einer Unionsm arke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke iden- tisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt w ird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke ein- getragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbin- dung gebracht wir d. b) Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei be- steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitä t oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun- gen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer 17 18 19 - 10 - Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistunge n durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurteilung des Gesamt- eindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt. Diese Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zu- treffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergeb- nis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2018, GRUR 2019, 173 Rn. 17, mwN = WRP 2019, 46 1 - com- bit/Commit). Hiervon ist das Berufungsgericht ausgegangen. c ) Das Berufungsgericht hat angenommen, vorliegend bestehe Wa- renidentität, weil das angegriffene Zeichen für Autozubehör verwendet werde und damit in den Schutzbereich der Klagemarke fal le. Die Klagemarke sei be- rühmt und habe überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwische n der Kla- gemarke und den von dem Beklagten verwendeten Zeichen bestehe jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Sowohl das auf dem angebotenen als auch das au f dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachte Zeichen lasse vi er Ringe erkennen, auch wenn die auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrach- te n Ringe nicht vollständig sei en und sich nur die beiden mittleren Ringe über- schnitten. Dies e Abweichungen wirk t e n si ch nicht wesentlich auf den Gesamt- eindruck aus, genauso wenig wie der Umstand, dass die Ringe auf dem Küh- lergrill etwas flächiger und stumpfer erschienen. Sie würden vom Verkehr ohne weiteres als die vier Ringe der Klägerin als Fahrzeugherstellerin erkannt . D iese Beurteilung lässt keine n Rechtsfehler erkennen. 20 - 11 - d) Die Revision wendet sich nicht dagegen, dass das Berufungsgericht von Warenidentität, gesteigerter Kennzeichnungskraft und durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit ausgegangen ist. Rechtsfehler si nd insoweit auch nicht er- sichtlich. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hat der Beklagte mit dem Foto eines Kühlergrills in seinem Internetangebot kein mit der Klagemarke iden- tisches Zeichen verwendet. Die Klagemarke besteht nac h der im Regist er hin- terlegten S chwarz - W eiß - Abbildung aus vier einander überschneidenden Rin- gen, deren Helligkeit uneinheitlich dargestellt w ird . Die Ringe weisen an ver- schiedenen Stellen Schatten auf, die durch dunklere Einfärbungen erkennbar sind. Das vom Beklagten ver wendete Foto lässt dagegen vier Ringe erkennen, die keinerlei Unterschiede in der Helligkeit aufweisen. Das Zeichen, das in dem Internetangebot des Beklagten erkennbar ist, ist damit nicht mit der Klagemarke identisch. Dasselbe gilt für den vom Beklagten g elieferten Kühlergrill. Während die Klagemarke vier vollständige Ringe zeigt, sind die vier Ringe auf dem vom Beklagten gelieferten Kühlergrill nicht vollständig, sondern an einer Seite unter- brochen. Es überschneiden sich außerdem nicht alle Ringe. Zudem w eisen sie keine Helligkeitsunterschiede auf. e ) E ine Markenverlet zung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV kann grund- sätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwendung ode r - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die bean- standete Bezeichnung im Rahmen des Produkt - oder Leistungsabsatzes jeden- falls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unter- nehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraus- setzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des 21 22 23 - 12 - Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Ge- währleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Ver- braucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 26 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON, mwN; BGH, GRUR 2 017, 397 Rn. 92 - World of Warcraft II ; vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL [Richtlinie 89/104 /EWG ] EuGH, Ur teil vom 18. Juni 2009 - C - 487/07, Slg. 2009, I - 5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 f. - L´Oréal/Bellure). f) Das Berufungsgericht hat ohne Rechts fehler eine markenmäßige Ver- wendung des Zeichens sowohl auf dem in dem Internetangebot abgebildeten als auch auf dem gelieferten Kühlergrill bejaht. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts sehen die angesprochenen Verkehrs- kreise zw ar in den vier Ringen sowohl bei der von der Klägerin beanstandeten Darstellung des Kühlergrills im Internetangebot des Beklagten als auch in der Gestaltung des von dem Beklagten gelieferten Kühlergrills eine Aufnahmevor- richtung für die Klagemarke. Sie seh en darin aber nicht allein ein notwendiges Mittel zur Anbringung der Klagemarke an das Fahrzeug, sondern auch einen Hinweis auf die Herkunft des jeweiligen Kühlergrills aus dem Unternehmen der Klägerin oder eines ihrer Lizenznehmer. Dies stellt die Revisio n nicht in Abrede. 4. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, der Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 UMV nF berufen. a) Nach Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Unionsmarke im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken der Iden- tifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dien stleistungen als die des Inha- 24 25 26 - 13 - bers dieser Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist. Diese Regelung findet nac h Art. 12 Abs. 2 UMV aF und Art. 14 Abs. 2 UMV nF nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die auf dem angebotenen und dem gelie ferten Kühlergrill angebrachten Zeichen würden im Streitfall nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil verwendet. Viel- mehr erschöpfe sich die Funktion dieser Zeichen darin, Teil der originalgetreuen Nachbildung des Kühlergrills d er Klägerin zu sein. Auch nach dem Einbau des Kühlergrills dien t e n die se Zeichen nicht dazu, auf die bereits erreichte Zweck- bestimmung des Kühlergrills hinzuweisen. Vielmehr sei en sie dann Her- kunftshinweis für das Fahrzeug und für den Kühlergrill selbst. D iese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. aa) Der Begriff der Bestimmungsangabe in Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF ist weit zu verstehen. Diese Vorschrif- ten legen keine Kriterien fest, nach denen ermittelt w erden soll, ob eine gege- bene Bestimmung einer Ware in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fällt, sondern verlangt lediglich, dass die Benutzung der Marke notwendig ist, um auf eine solche Bestimmu ng hinzuweisen (zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL [ Ric htlinie 89/104/EWG ] : EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C - 228/03, Slg. 2005, I - 2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 31 - Gillette/LA - Laboratories). Da die Bestimmung von Waren als Zubehör oder Ersatz teil nur als Beispiel gegeben wird, ist die Anwendung dieser Bestimmun gen nicht auf diese Sachverhalte be- schränkt (EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 32 - Gillette/LA - Laboratories). Derjenige, der die Marke benutzt, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Wer- 27 28 - 14 - bende spezialisiert auf den Verkauf von Waren mit dieser Marke ist oder solche Waren, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, instandsetzt und wartet, weist auf die Be- stimmung einer Ware oder einer Dienstleistung in diesem Sinne hin ( EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 3 3 - Gillette/ LA - Laboratories ). bb) D ie Annahme des Berufungsgerichts ist nicht zu beanstanden , nach dem Einbau des Kühlergrills in das Fahrzeug diene das der Klagemarke ähnli- che Zeichen auf dem Kühlergrill nicht mehr als Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Kühle rgrill um ein Ersatzteil handele . Nach dem Einbau in das Fahrzeug sieht der angesprochene Verkehr in der die Konturen des Audi - Emblems zei- genden Aufnahmevorrichtung und vor allem in dem daran noch anzubringenden Audi - Emblem nur noch einen H inweis auf die Herkunft des Fahrzeugs und des Kühlergrills (vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn . 34 - BMW - Emblem). cc) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann aller- dings nicht angenommen werden, der angespro chene Verkehr sehe vor dem Einbau des Kühlergrills in das Fahrzeug in der den Umriss des Audi - Emblems aufweisenden Aufnahmevorrichtung keinen Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil. (1) Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass d ie Anbringung eines mit der Klagemarke identischen oder verwechselbaren Zeichens auf originalge- treuen Nachbildungen der vom Markeninhaber zur Kennzeichnung seiner Fahr- zeuge verwen deten Plaketten nicht dazu dient , eine Angabe über ein Merkmal dieser Plakett en zu machen, sondern nur Teil der originalgetreuen Nachbildung dieser Plaketten ist . In einem solchen Fall wird die Klagemarke von dem Dritten für seine Produkte wie eine eigene Marke verwendet; das ist durch die Schutz- 29 30 31 - 15 - schranke nicht gedeckt (vgl. BGHZ 20 5, 1 Rn. 33 - BMW - Emblem; vgl. auch EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C - 48/05, Slg. 2007, I - 10017 = GRUR 2007, 318 Rn. 44 - Opel - Logo). (2) Bei dem im Streitfall zu beurteilenden Kühlergrill handelt es sich aller- dings anders als bei der in der Senats entscheidung " BMW - Emblem " streitge- genständlichen Plakette nicht um eine Ware, die sich in der Verkörperung und damit in einer Wiedergabe der Marke erschöpft, und bei der die Marke daher essentieller, allein funktions - und gestaltprägender Bestandteil diese s Ersatz- teils und damit kein Hinweis auf seine Bestimmung ist (vgl. BGHZ 205, 1 Rn. 32 - BMW - Emblem). Im Streitfall erschöpft sich die Ware - der Kühlergrill - ersicht- lich nicht in einer Verkörperung der Klagemarke. Darüber hinaus erkennt der angesprochene Verkehr nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, dass es sich bei dem mit der Klagemarke ähnlichen Zeichen auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill um eine Aufnahmevorrichtung für eine Verkör- perung der Klagemarke handelt. B ei einem Ersatz teil, das sich nicht ausschließ- lich in der Wiedergabe einer Marke erschöpft, kommt dem Ausschließlichkeits- recht des Markeninhabers nicht ohne weiteres der Vorrang zu. Es ist vielmehr zu prüfen, ob das mit der Klagemarke ähnliche Zeichen im Sinne von Art. 1 2 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF (auch) als Hin- weis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. (3) Eine solche Prüfung hat das Berufungsgericht ni cht vorgenommen. Für die weitere Prüfung in der Revisionsinstanz ist daher zugunsten des Be- klagten zu unterstellen, dass der angesprochene Verkehr in dem Zeichen auf dem jeweiligen Kühlergrill (auch) einen Hinweis auf die Bestimmung des Küh- lergrills als Er satzteil sieht. 32 33 - 16 - c ) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Anbringung des Zeichens sei nicht notwendig. Sie diene nicht der Information über die Bestim- mung der Ware, sondern lediglich dem originalgetreuen Nachbau der Ware. Jedenfalls sei es te chnisch nicht zwingend, den Kühlergrill mit einer Aufnahme- vorrichtung in Form der vier Ringe zu versehen, um später die vier verchromten Ringe auf diese Vorrichtung setzen zu können. D iese Beurteilung hält der recht- li chen Nachprüfung im Ergebnis stand . aa) Die Zulässigkeit der Benutzung einer Marke gemäß Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF hängt davon ab, ob diese Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung hinzuweisen. Die Benutzung ein er Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C - 63/97, Slg. 1999, I - 905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Marke nnut- zung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette/LA - Laboratories ). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; B GH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 20 = WRP 2011, 1602 GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 25 = WRP 2019, 200 - keine - vorwerk - vertretung). bb) Das Berufungsgericht ist hiervon zwar ausgegangen. Es hat jedoch kein e Feststellungen zu der Frage getroffen, ob es in diesem Sinne notwendig war, die Klagemarke zu benutzen, um auf die Bestimmung des Kühlergrills als 34 3 5 36 - 17 - Ersatzteil hinzuweisen. Mit der Begründung, die Anbringung des Zeichens die- ne nicht der Information über di e Bestimmung der Ware, sondern lediglich dem originalgetreuen Nachbau der Ware, kann die Erforderlichkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil nicht verneint werden. cc) E s entspricht jedoch der Lebens erfahrung , d ass es andere Mittel als die Verwendung des Zeichens auf dem jeweiligen Kühlergrill gibt, um die ange- sprochenen V erkehrskreise darüber zu informieren, dass es sich da bei um ein Ersatzteil für Fahr zeuge der Klägerin handelt . Beispielsweise hätte der Beklagte hierauf unschwer im Text des Internetangebots oder da der gelieferte vom bestellten Kühlergrill optisch abwich auch im Text des Lieferscheins hinweisen können , indem dort deutlich jeweils gemacht wird, dass der Kühlergrill für be- stimmte F ahrzeugmodelle der Klägerin passend ist. dd ) Es kann offen bleiben, ob - wie das Berufungsgericht in Erwägung gezogen hat - die in Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF vorausgesetzte Notwendigkeit , auf die Bestimmung der Wa- re hinzuweisen, auch eine technische Notwendigkeit sein kann. Nach den Fest- stellungen des Berufungsgerichts bedarf es im Streitfall technisch nicht zwin- gend einer Aufnahmevorrichtung in Form der vier Ringe, um das Emblem mit der Klagemarke auf dem Kühle rgrill anzubringen . Dies wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. d ) Da die Verwendung der Klagemarke nicht erforderlich ist , auf die Be- stimmung des Kühlergrills als Ersatzteil hinzuweisen, greift die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF nicht ein, ohne dass es noch einer Prüfung bedarf, ob die in Rede stehende Benut- 37 38 39 - 18 - zung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, mithin unlauter ist. e) Das Berufungsgericht hat ange nommen, dass dieses Ergebnis mit dem Sinn und Zweck der Schutzschranke vereinbar ist . Indem das der Klage- marke ähnelnde Zeichen auf der Ware direkt angebracht werde, entstehe der Eindruck, es handele sich um ein Originalprodukt. Es gehe nicht mehr um die F reistellung des Ersatzteil - und Zubehörgeschäfts, sondern um eine Imitation des Originalprodukts und damit um eine unberechtigte Partizipation am Besitz- stand der Klägerin. Dies e Erwägungen sind aus Rechtsgründen nicht zu bean- standen. aa) Die in Art. 1 2 UMV aF und Art. 14 UMV nF vorgesehenen Beschrän- kungen des Markenrechts zielen darauf ab, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleis- tungsfreiheit in der Europäischen Union in Einklang zu bringen, so dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (zu Art. 6 MarkenRL [ Richtlinie 89/104/EWG ] : EuGH, Urteil vom 7. Januar 2004 - C - 100/02, Slg. 2004, I - 691 = GRUR 2004, 234, 235 Rn. 16 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 62 - BMW/Deenik). Die Schutzschranke dient einem Interessenausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger, regelmäßig hochwertiger Erzeugnisse, und freien Drittanbietern. Die Bestimmung s oll der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04 , GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Andererseits sollen die Drittanbieter davo n ab- gehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat 40 41 - 19 - (zu § 23 Nr. 3 MarkenG: BGHZ 205, 1 Rn. 36 - BMW - Emblem; BGH, GRUR 2019, 165 Rn. 50 - keine - vorwe rk - vertretung). bb) In der Senatsentscheidung " BMW - Emblem " fiel für den Interessen- ausgleich zu Lasten der dortigen Beklagten maßgeblich ins Gewicht, dass sich das BMW - Emblem der Beklagten in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemar ke erschöpfte. Der Senat hat angenommen, die Pro- duktion von allein die Marke des Fahrzeugherstellers abbildenden Plaketten, die zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge und seines Geschäftsbetriebs dien- ten, sei das aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgende Monop ol des Markenin- habers, das durch die Schutzschranke nicht eingeschränkt werde (BGHZ 205, 1 Rn. 37 - BMW - Emblem). Im Streitfall erschöpft sich der Kühlergrill jedoch nicht in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke. Viel- mehr enthält d er in Streit stehende Kühlergrill eine Aufnahmevorrichtung für eine Verkörperung der Marke, ohne dass diese Vorrichtung mit der Marke iden- tisch ist. cc) Im Streitfall müssen die Interessen der klagenden Markeninhaberin nicht zurücktreten. Die Interess enabwägung fällt nicht deshalb zugunsten des Beklagten aus, weil der in Rede stehende Kühlergrill als Ersatzteil nur verkaufs- fähig ist , wenn an ihm das Audi - Emblem angebracht ist oder jedenfalls problem- los nachgerüstet werden kann. (1) Grundsätzlich b esteht allerdings eine Verkehrserwartung, dass Er- satzteile für ein Kraftfahrzeug dasselbe Erscheinungsbild aufweisen wie das Originalteil (vgl. BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 20 - Fronthaube; BGHZ 205, 1 Rn. 37 - BMW - Emblem). Da die Verkehrserwartung dahin geht, d ass ein nicht vom Markeninhaber hergestelltes Ersatzteil dem Original optisch entspricht, 42 43 44 - 20 - muss ein Ersatzteil wie eine Fronthaube oder ein Kühlergrill, an dem der Her- steller seine Marke anbringt, hierfür eine Aufnahmevorrichtung vorsehen. - 21 - (2) Dies rech tfertigt es im Streitfall nicht, den Interessen des Beklagten den Vorrang einzuräumen. Die Revision macht nicht geltend, die beanstandete Aufnahmevorrichtung sei erforderlich, damit der vom Beklagten beworbene und gelieferte Kühlergrill nach der Anbringung des Original - Markenemblems der Klägerin optisch einem von der Klägerin hergestellten Kühlergrill entspricht. f ) Der Beklagte ist nicht aus anderen Gründen zur Verwendung der auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Aufnahmevor- richtung berechtigt. Der Ersatzteilhersteller oder der Händler, der nicht vom Hersteller stammende Ersatzteile vertreibt, ist nicht nach Art. 110 der Verord- nung Nr. 6/2002 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung - GGV) berech- tigt, Ersatzteile herzustellen , die ein mit der Marke identisches Zeichen tragen. Diese Bestimmung rechtfertigt nicht in Abweichung von der Unionsmarkenver- ordnung, dass ein Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und - zubehör auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraft fahrzeughersteller für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anbringt, diese Benutzung d e r Marke stelle die einzige Mög- lichkeit dar, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen (EuGH, Beschluss vom 6. Oktober 2015 - C - 500/14, GRUR 2016, 77 Rn. 45 = WRP 2016, 705 Ford/ Wheel trims). Die Beschränkungen des ausschließlichen Rechts aus einer Marke richten sich ausschließlich nach der Unionsmar kenver- ordnung (zu Art. 6 Marken RL [Richtlinie 2008/95/EG] EuGH, GRUR 2016, 77 Rn. 44 Ford/ Wheeltrims). 5. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 C 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C - 452/14 , GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, 45 46 47 - 22 - mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Ausle- gung des Un ionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Ge- richtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. I II. Danach ist die Revision auf Kosten des Beklagten zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Koch Löffler Schwonke Feddersen Schmaltz Vorinstanzen: LG Leipzig, Entscheidung vom 12.05.2017 - 5 O 2730/16 - OLG Dresden, Entscheidung vom 08.03.2018 - 14 U 898/17 - 48
Full & Egal Universal Law Academy