I ZR 65/00 - I. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOFIM NAMEN DES VOLKESURTEILI ZR 65/00Verkündet am: 9. Oktober 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem RechtsstreitNachschlagewerk:jaBGHZ:neinBGHR: ja LeysiefferMarkenG §§ 5, 15 Abs. 2a)Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehenfirmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmens-bezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einemDritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch da-durch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienst-leistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet.b)Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ für ein Confiseriege-schäft in einer norddeutschen Stadt und der Firma „Leysieffer & Co. Nachf.“für eine Weinhandlung in einer Weinbaugemeinde am Rhein, die ihren Weinüber Handelsvertreter und über den Handel bundesweit absetzt, besteht keineVerwechslungsgefahr.BGH, Urt. v. 9. Oktober 2003 – I ZR 65/00 – OLG Koblenz LG Koblenz - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlungvom 9. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und dieRichter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats desOberlandesgerichts Koblenz vom 24. Februar 2000 aufgehoben.Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 2. Kammer für Han-delssachen des Landgerichts Koblenz vom 7. Mai 1997 abgeändert.Die Klage wird abgewiesen.Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.Von Rechts wegenTatbestand: Die Klägerin betreibt eine traditionsreiche Confiserie in Osnabrück mit Nie-derlassungen in einer Reihe deutscher Städte. Sie ist Inhaberin der mit Prioritätvom 11. November 1988 eingetragenen Marke - 3 - Das Osnabrücker Ladenlokal der Klägerin existiert seit 1909. Vor dem ZweitenWeltkrieg nahm der Sohn des Firmengründers, Karl Leysieffer, die Pralinenpro-duktion auf. Nach dem Kriege wurde aus der lokalen Konditorei ein bundesweitoperierendes Unternehmen. Heute vertreibt die Klägerin unter der abgebildetenMarke nicht nur ihre verschiedenen Confiserie-Produkte, sondern seit etwa1987/88 auch Wein, Sekt und Liköre. Das Warenverzeichnis der Marke umfaßtdementsprechend neben feinen Backwaren, Konditoreiwaren, Pralinen und Kon-fekt auch alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen undLiköre.Der Beklagte betreibt unter der Firma Leysieffer & Co. Nachf. in Kaub amRhein ein Weingut und eine Weinkellerei. Er hat das Unternehmen 1995 von sei-ner Mutter übernommen, die es 1980 – unter Umwandlung von einer Kommandit-gesellschaft in ein einzelkaufmännisches Unternehmen – erworben hatte. Kom-plementär dieser Gesellschaft, die bis dahin die Firma Vereinigung Kauber Wein-gutsbesitzer Leysieffer & Co. geführt hatte, war Ulrich Leysieffer, ein Vetter vonKarl Leysieffer. Im Zuge der Veräußerung des Unternehmens an die Mutter desBeklagten war die Fortführung des Unternehmens unter der Firma Leysieffer &Co. mit Nachfolgezusatz vereinbart worden. Ulrich Leysieffer war etwa 1950 in dieGesellschaft „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer“ eingetreten; seit seinem Ein-tritt hatte das Unternehmen als „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer& Co. Weinbau und Weingroßhandel“ firmiert. In welchem Umfang die Gesell-schaft ab Ende der fünfziger Jahre den Firmenbestandteil „Leysieffer“ bzw. „Ley-sieffer & Co.“ – wie vom Beklagten behauptet und durch umfangreiches Druck- - 4 -material belegt – in Alleinstellung benutzt hat und ob es sich dabei gegebenenfallsum eine markenmäßige Benutzung gehandelt hat, ist zwischen den Parteien strei-tig. Der Wein aus dem Unternehmen des Beklagten wird im Bundesgebiet vertrie-ben. Auch das Stammhaus der Klägerin bezog bis in die siebziger Jahre diesenWein. Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit war ein Testkauf in der Nähe vonOsnabrück.In einem von der Klägerin angestrengten Rechtsstreit ist der Mutter des Be-klagten durch Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom 23. November 1995 dieVerwendung des in Künstlerschreibschrift gestalteten Schriftzugs für Weine, weinhaltige Getränke und Sekt untersagt worden.Der Beklagte vertreibt heute Wein und Sekt mit Etiketten, die – beispielswei-se – wie folgt gestaltet sind: - 5 -Im vorliegenden Rechtsstreit geht die Klägerin aus ihrer Marke gegen dieVerwendung des Zeichens „Leysieffer & Co. Nachf.“ durch den Beklagten vor. Siehat zuletzt beantragt, dem Beklagten die Verwendung der nachstehend wiederge-gebenen Schriftzüge in Künstlerschreibschrift oder Druckschrift für Wein, weinhal-tige Getränke oder Sekt zu untersagen:Außerdem hat sie Auskunft begehrt und die Feststellung der Schadensersatzver-pflichtung des Beklagten beantragt.Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat sich auf ein Recht ander geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co.“ gestützt, die sein Unternehmenab Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet habe. Außerdem habeKarl Leysieffer, damals persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin, seinemVetter Ulrich Leysieffer gegenüber sein Einverständnis erklärt, daß dessen Unter-nehmen die Bezeichnung „Leysieffer“ in Künstlerschreibschrift verwende.Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Im Berufungsverfahren hat derBeklagte – gestützt auf das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ –Widerklage erhoben und beantragt, die Klägerin zur Einwilligung in die Löschungder Klagemarke zu verurteilen, soweit sie die Warenklasse 33 (alkoholische Ge-tränke ausgenommen Biere) betrifft. Das Berufungsgericht hat die Berufung desBeklagten zurückgewiesen und – ohne dies ausdrücklich im Tenor hervorzuheben– die Widerklage abgewiesen. - 6 -Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten, mit der er seinen Klage-abweisungs- und seinen Widerklageantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt,die Revision zurückzuweisen.Entscheidungsgründe: I.Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Zeichens „Leysieffer“durch den Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen. Zur Begründunghat es ausgeführt:Wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Iden-tität der erfaßten Waren bestehe Verwechslungsgefahr. Der Beklagte habe dasZeichen „Leysieffer“ ohne Zustimmung der Klägerin verwendet. Es sei nicht er-sichtlich, daß das behauptete Einverständnis des Karl Leysieffer sich auf die mar-kenmäßige Benutzung der Bezeichnung „Leysieffer“ erstreckt habe. Der Beklagtekönne der Klägerin nicht entgegenhalten, daß ihre Marke löschungsreif sei, dennes sei nicht ersichtlich, daß der Beklagte vor der Anmeldung der KlagemarkeRechte an einer Marke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG erworben habe. Die Rechtsvor-gängerin des Beklagten habe zwar möglicherweise vor dem Prioritätszeitpunkt dasRecht an dem Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ erworben.Dieses Recht gehe möglicherweise auf die Verwendung des Zusatzes „Leysieffer& Co.“ seit dem Jahre 1950 zurück. Demgegenüber sei jedoch das Recht der Klä-gerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ älter; denn wie sich aus derAussage von Ursula Leysieffer in dem früheren Verfahren gegen die Mutter desBeklagten ergebe, existiere das Unternehmen der Klägerin schon seit den vierzi-ger Jahren. - 7 -Die Ausübung des Markenrechts durch die Klägerin sei auch nicht rechts-mißbräuchlich. Ein Mißbrauch komme in Betracht, wenn aufgrund der Vorbenut-zung des Zeichens durch einen Dritten ein schutzwürdiger Besitzstand entstandensei und die Anmeldung in Kenntnis dieser Umstände erfolge. Im Streitfall sei in-dessen nichts für einen solchen Besitzstand zu erkennen. Im übrigen werde demBeklagten lediglich der markenmäßige Gebrauch des Zeichens „Leysieffer“ unter-sagt; die firmenmäßige Verwendung stehe ihm nach wie vor frei. Schließlich seider Anspruch der Klägerin auch nicht verwirkt.Da dem Beklagten kein Recht mit älterem Zeitrang zustehe, sei auch die Wi-derklage, deren Erhebung sachdienlich gewesen sei, nicht begründet.II.Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Mit Rechtmacht sie geltend, daß die Klägerin aus der Klagemarke keine Rechte herleitenkann, weil sich der Beklagte für den Handel mit Wein und Sekt auf ein prioritäts-älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützenkann.1.Der Beklagte verfügt mit der Unternehmensbezeichnung „Leysieffer &Co. Nachf.“ über ein gegenüber der Marke der Klägerin prioritätsälteres Kennzei-chenrecht i.S. des § 12 MarkenG, das er einredeweise im Verletzungsprozeß gel-tend machen kann (vgl. BGHZ 150, 82, 88 – Hotel Adlon). Sein Unternehmen führtseit 1980 – dem Zeitpunkt des Erwerbs des Weinhandelsunternehmens durch sei-ne Mutter – diese Firma.a)Der Beklagte kann Rechte aus diesem Unternehmenskennzeichen aller-dings nur beanspruchen, wenn er sich dieses Kennzeichens befugtermaßen be-dient (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1997 – I ZR 105/95, GRUR 1998, 391, 393 = WRP1998, 394 – Dr. St. ... Nachf.). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß - 8 -der Beklagte die Firma unbefugt benutzt. Er hat das Unternehmen von seinerMutter erworben. Als sie ihrerseits das Unternehmen im Jahre 1980 erworbenhatte, hatten die bisherigen Gesellschafter der Fortführung des Unternehmens mitdem geänderten Firmennamen, insbesondere der weiteren Verwendung des Na-mens Leysieffer, zugestimmt (§ 22 HGB a.F.).b)Der Schutzumfang dieses der Klagemarke im Zeitrang vorgehendenKennzeichenrechts erstreckt sich auch auf die im vorliegenden Rechtsstreit vonder Klägerin beanstandeten Verwendungsformen. Dies gilt auch insoweit, als derBeklagte das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ zur Kenn-zeichnung der in seinen Geschäftsbereich fallenden Waren (hier: Weine) verwen-det hat. Der Bundesgerichtshof ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmen-und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsa-men Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGH, Urt. v. 18.10.1974– I ZR 118/73, GRUR 1975, 257 – Buddelei, m.w.N. aus der älteren Rspr.; Urt. v.13.7.1977 – I ZR 136/75, GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 – Tina-Spezialversand I; Urt. v. 28.4.1983 – I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 765 – Haller II;Urt. v. 24.11.1983 – I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II;BGHZ 145, 279, 282 – DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 – Hotel Adlon; In-gerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 22 u. 110; v. Gamm, Wettbewerbsrecht,5. Aufl., Kap. 52 Rdn. 8). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch da-durch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also alsMarke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletztwerden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet,sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägungzugrunde, daß eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeich-net und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die - 9 -Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren kennzeichnet (BGH GRUR1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II).Die in der Robelco-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-meinschaften (Urt. v. 21.11.2002 – Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 34 =GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66) zur Unterscheidung von firmen- und marken-mäßigem Gebrauch angestellten Erwägungen betreffen allein die Reichweite derMarkenrechtsrichtlinie und besagen nichts darüber, ob das nationale Markenrechtden Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendun-gen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (vgl. auch Ingerl/RohnkeaaO Rdn. 110). Schon gar nicht sagen diese Erwägungen etwas über denSchutzumfang von Unternehmenskennzeichen, die als ältere Rechte einer einge-tragenen Marke nach Art. 4 Abs. 4 lit. b MarkenRL entgegengehalten werden kön-nen.2.Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, der Klägerin steheihrerseits ein noch älteres Gegenrecht zu.a)Das Berufungsgericht hat dies der Aussage der Zeugin Ursula Leysieffer,der Ehefrau von Karl Leysieffer, entnommen, die sie in dem früheren, gegen dieMutter des Beklagten gerichteten Verfahren gemacht hat. Ob die insoweit erhobe-nen Verfahrensrügen der Revision durchgreifen, kann offenbleiben. Auch wenndie Klägerin den Namen Leysieffer noch vor dem Unternehmen des Beklagten alsallein prägenden Firmenbestandteil verwendet haben sollte, ließe sich daraus keinälteres Gegenrecht ableiten. Denn bevor die Klägerin 1987 oder 1988 begonnenhat, mit Wein, Sekt und Likör zu handeln, gab es zwischen ihrem Unternehmen –einer expandierenden Osnabrücker Confiserie – und dem Unternehmen des Be-klagten – einem Weingut und einer Weinhandlung – keine sich überschneidendenGeschäftsbereiche. Das Unternehmen des Beklagten hat 1980 begonnen, die Be- - 10 -zeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für eine Weinhandlung zu verwenden, derenWein – sei es mit Hilfe von Handelsvertretern, sei es über den Handel – im ge-samten Bundesgebiet abgesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war der Tätig-keitsbereich der Klägerin sachlich und räumlich noch fast vollständig auf das Con-fiseriegeschäft in Osnabrück beschränkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berüh-rungspunkte zwischen den beiden Unternehmen derart gering, daß die Klägerin– selbst wenn eine geringe Branchennähe anzunehmen wäre – dem Unternehmendes Beklagten die auf den früheren Komplementär Ulrich Leysieffer hinweisendeBezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ nicht hätte untersagen können.b)Der dem Unternehmen des Beklagten zukommende Zeitrang wird durchdie spätere räumliche und sachliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Klä-gerin nicht beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die 1987/88 erfolgte Erweite-rung des Sortiments der Klägerin auf Wein, Sekt und Likör. Auf die Frage, ob derBeklagte auch schon aus der seit 1950 verwendeten Firma „Vereinigung KauberWeingutsbesitzer Leysieffer & Co.“ Gegenrechte gegen die Klagemarke geltendmachen kann, kommt es unter diesen Umständen nicht an. Ebenso kann offen-bleiben, ob der Name „Leysieffer“ für das Unternehmen des Beklagten – wie die-ser durch umfangreiches Anschauungsmaterial aus den fünfziger und sechzigerJahren zu belegen versucht hat – schon seit Ende der fünfziger Jahre in Allein-stellung verwendet worden ist mit der Folge, daß sich der Beklagte auf einen nochviel früheren Zeitrang an der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung stützenkönnte.c)Der Beklagte kann der Klägerin sein älteres Recht an der geschäftlichenBezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für den Bereich des Handels mit Wein undweinhaltigen Getränken unabhängig davon entgegenhalten, ob ein entsprechen-der Löschungsanspruch durchgesetzt werden kann oder nicht (vgl. Ingerl/RohnkeaaO § 14 Rdn. 24). - 11 -3.Das Berufungsgericht hat – aus seiner Sicht folgerichtig – noch keineFeststellungen zu der Frage getroffen, ob dem Beklagten der mit der Widerklagegeltend gemachte Anspruch auf Teillöschung der Klagemarke, d.h. auf Streichungder Waren „alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosenund Liköre“ aus dem Warenverzeichnis, zusteht. Die Beantwortung dieser Fragesetzt voraus, daß auch die gegen die Widerklage erhobenen Einwände der Kläge-rin geprüft werden. In Ermangelung entsprechender Feststellungen ist im Revisi-onsverfahren eine abschließende Entscheidung nicht angezeigt.III.Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Die Klageist abzuweisen, weil sich der Beklagte auf den gegenüber der Klagemarke älterenZeitrang der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen kann.Dagegen ist die Sache hinsichtlich der Widerklage zur anderweiten Verhandlungund Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Beru-fungsgericht zurückzuverweisen.UllmannBornkammPokrantBüscherSchaffert

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