BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL UND VERS304UMNISURTEIL I ZR 71/04 Verk374ndet am: 8. Februar 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja bodo Blue Night MarkenG 247 26 Abs. 3 Besteht eine 334bung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehre-re Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, k366nnen beide Marken f374r sich genommen rechtserhaltend be-nutzt werden. BGH, Urt. u. Vers344umnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - OLG Hamm LG Bochum - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 8. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Kl344gerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 1. Juni 2004 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zur374ckver-wiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin ist Inhaberin der am 25. Oktober 1996 angemeldeten und am 7. M344rz 1997 unter anderem f374r "Parf374merien, Eau de Toilette, After Shave" 1 - 3 - eingetragenen Wortmarke "Blue Night". Sie geht aus dieser Marke gegen die Benutzung des Zeichens vor, das die Beklagte zu 2 f374r von der Beklagten zu 1 vertriebene Duftw344sser (After Shave und Eau de Toilette) verwendet. Dar374ber hinaus ist die Kl344gerin Inhaberin der am 18. August 1998 f374r "Parf374merien, 344therische 326le, Mittel zur K366rper- und Sch366nheitspflege, Haarw344sser" eingetragenen Wortmarke "Bodo". Die Kl344gerin verwendet die Marke "Blue Night" wie nachstehend wieder-gegeben in Verbindung mit ihrer Marke "Bodo": 2 Die Kl344gerin sieht in der oben wiedergegebenen Verwendung der Kenn-zeichnung "MAN BLUE NIGHT" eine Verletzung ihrer Marke "Blue Night". Das zusammengesetzte Zeichen "MAN BLUE NIGHT" werde durch den Bestandteil "Blue Night" gepr344gt. Dagegen sei der Bestandteil "MAN" ein rein beschreiben- 3 - 4 - der Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um einen Duft f374r M344nner handele. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle "bodo" den Oberbegriff f374r eine Vielzahl von Parf374martikeln dar, die sie vertreibe. Die Kl344gerin macht Anspr374che auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gegen die Beklagten geltend. 4 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechts-erhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Kl344gerin in Abrede ge-stellt, da sie ausschlie337lich die Marke "bodo Blue Night" verwendet habe. Durch das Hinzuf374gen des ebenfalls pr344genden Bestandteils "bodo" sei ein neues Ge-samtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke "Blue Night" gleichsetze. 5 Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das Beru-fungsgericht hat die Klage abgewiesen. 6 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zur374ckweisung die Be-klagte zu 1 beantragt, erstrebt die Kl344gerin die Wiederherstellung des erstin-stanzlichen Urteils. Die Beklagte zu 2 war im Revisionsverfahren nicht vertre-ten. 7 Entscheidungsgr374nde: I. 334ber den gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Revisionsantrag ist - da die Beklagte zu 2 trotz ordnungsgem344337er Ladung im Revisionsverhandlungs- 8 - 5 - termin nicht vertreten war - auf Antrag der Kl344gerin durch Vers344umnisurteil zu entscheiden. II. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Blue Night" durch die Kl344gerin verneint. Dazu hat es ausgef374hrt: 9 Die Kl344gerin habe die Wortmarke "Blue Night" nicht benutzt, sondern nur das - im Tatbestand wiedergegebene - Zeichen "bodo Blue Night". Gem344337 247 26 Abs. 3 MarkenG gelte als Benutzung einer Marke zwar auch die Verwendung einer Form, die von der Eintragung abweiche, soweit der kennzeichnende Cha-rakter der Marke durch die Abweichungen nicht ver344ndert werde. Der Verkehr verstehe "bodo" als Hinweis auf eine bestimmte Duftserie der Kl344gerin und "Blue Night" als die Bezeichnung einer Duftnote aus dieser Serie, zumal bei Duftw344ssern eine derartige Kennzeichnungspraxis nicht un374blich sei. Mit "bodo" werde auf die gemeinsame Qualit344t der Produkte dieser Duftserie verwiesen und das Produkt gleichsam als Serienmitglied zus344tzlich gekennzeichnet. Dem Bestandteil "bodo", der selbst als Wortmarke f374r die Kl344gerin eingetragen sei, messe der Verkehr eine eigene kennzeichnende Wirkung bei und sehe daher in der Eintragung ("Blue Night") und der tats344chlichen Benutzungsform ("bodo Blue Night") nicht mehr ein und dasselbe Zeichen. Der Bestandteil "bodo" trete auch nicht aus anderen Erw344gungen in dem Ma337e in den Hintergrund, dass der Verkehr ihm keine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse. 10 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie f374hren zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zur374ck-verweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht h344tte in Betracht ziehen m374ssen, dass der Verkehr in der Verwendung des Zeichens "Blue Night" neben "bodo" m366glicherweise eine zweite Marke erkennt. 11 - 6 - 1. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von 247 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in 374blicher und sinnvoller Weise f374r die Wa-re verwendet wird, f374r die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach 247 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht ver344ndern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen ge-rade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). 12 2. Werden zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zei-chen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunfts-hinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura), muss diese M366g-lichkeit auch im Streitfall in die Betrachtung miteinbezogen werden (vgl. Hilde-brandt, Marken und andere Kennzeichen, 247 12 Rdn. 24 f.). 13 - 7 - Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen ge-w366hnt (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana, m.w.N.; GRUR 2000, 510 f. - Contura; BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516 = WRP 2005, 620 - FERROSIL). Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt. Die Verwendung einer Zweitmarke liegt aber auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine Zeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt. Bei Duftw344ssern entspricht eine solche Kennzeichnungspraxis - wie auch das Beru-fungsgericht festgestellt hat - durchaus dem 334blichen. 14 Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es 374blich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Arti-kel einzusetzen. In solchen F344llen k366nnen sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide f374r sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; Str366bele in Str366bele/ Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 247 26 Rdn. 81). 15 3. Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob das mit der Klagemarke "Blue Night" kombinierte Zeichen "bodo" vom Ver-kehr als eigenst344ndiges Zeichen aufgefasst wird. Ist dies der Fall, kommt es bei der Pr374fung der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht darauf an, dass die Produkte der Kl344gerin auch noch das Zeichen "bodo" tragen. F374r die Annahme, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil "bodo" eine selbst344ndi- 16 - 8 - ge Zweitmarke erblickt, k366nnten im Streitfall etwa die h344ufige Verwendung von Zweitmarken auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach) und insbesondere eine entsprechende Verwendung des Zeichens "bodo" im Zu-sammenhang mit anderen Duftnoten sprechen. Die Revision r374gt mit Erfolg, dass das Berufungsgericht dem entsprechenden Vorbringen der Kl344gerin nicht nachgegangen ist. Hat die Kl344gerin - wie von ihr vorgetragen und vom Landge-richt festgestellt - unter dem Zeichen "bodo" eine Vielzahl von D374ften verschie-dener, gesondert gekennzeichneter Duftserien vertrieben, liegt die Annahme nahe, dass der Verkehr in dem Zeichen "Blue Night" die eingetragene Wort-marke der Kl344gerin wiedererkennt. Diese Frage bedarf der Kl344rung. - 9 - IV. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Kl344gerin auf-zuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zur374ckzuverweisen. 17 Bornkamm v. Ungern-Sternberg Pokrant Schaffert Kirchhoff Vorinstanzen: LG Bochum, Entscheidung vom 01.10.2003 - 13 O 100/03 - OLG Hamm, Entscheidung vom 01.06.2004 - 4 U 134/03 -
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