BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 71/12 Verkündet am: 22 . Januar 2014 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja REAL - Chips MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Die durch eine Markenanmeldung begründete Erstbegehungsgefahr entfällt nicht schon dann, wenn gegen die Zurückweisung der Markenanmeldung durch das Deutsche Patent - und Markenamt keine Beschwerde eingelegt wird. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I Z R 71/12 - OLG Köln LG Köln Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 17. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. L öffler für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesg e- richts Köln vom 16. März 2012 wird auf Kosten der Beklagten z u- rückgewiesen. Der Beklagten fallen auch die außergerichtlichen Kosten der Nich t- zulassungsbeschwerde zur Last. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin, ein Tochterunternehmen der Metro AG, verwaltet die g e- werblichen Schutzrechte des Metro - Konzerns . Zu diesem Konzern gehört auch die real, - SB - Warenhaus GmbH, die mehr als 300 Warenhäuser in Deutschl and betreibt. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer deutscher Marken mit dem B e- standteil " real, - " . I m vorliegenden Rechtsstreit stützt sie sich in erster Linie auf die unter anderem für Waren der Klassen 29 und 30 eingetragene deutsche Wort - Bild - Marke Nr. 30 7 64 283 mit den Wortbestandteilen " real, - Q UALITY " ( " real " in roter Schrift, weitere Wortbestandteile blau), die im Folgenden darg e- stellt ist : 1 - 3 - Die Beklagte vertreibt auf den britischen Inseln unter der Bezeichnung " REAL " Kartoffelchips . Sie nahm im Jahr 2010 a n der i nternationalen Süßw a- renmesse ISM in Köln teil und präsentierte dort Kartoffelchips in der folgenden Aufmachung : 2 - 4 - Nachdem ihr dies durch eine von der Klägerin erwirkte einstweilige Ve r- fügung verboten worden war, meldete die Beklagt e am 13. April 2010 die deu t- schen Wortmarken " REAL " und " REAL C risps " für folgende Waren der Kla s- sen 29 und 30 an : Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüre n, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und - fette; Kartoffelchips; Ka rtoffelchips aus echten Kartoffeln; Kartoffelerzeugnisse und Kartoffelpräparate in Form von Snacks oder für deren Herstellung; gepuffte Schweineschwarte als Nahrungsmi t- tel für den menschlichen Verzehr, verarbeitete Erdnüsse und geröstete Erdnüsse; Snacks in Form von echten Kartoffelchips; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapio k a, Sago, Kaffee - Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwar en, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, S auc en (Würzmittel); Gewü r- ze; Kühleis; geformte und stranggepresste herzhafte Snacks aus Getreidepräp a- raten und/oder Kartoffelmehl. D as Deutsche Patent - und Markenamt wies d ie Anm eldung en am 4. Oktober 2010 zurück, weil die Zeichen nicht unterscheidungskräftig seien. Die Bezeichnung " REAL " werde lediglich beschreibend verstanden. Die En t- scheidung en des Deutschen Patent - und Markenamts sind bestands kräftig g e- worden, nachdem die Bekl agte k ein Rechtsmittel eingelegt hat. Die Klägerin hat - soweit für die Revision von Bedeutung - beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, I. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrep ublik Deutschland unter der B e- zeichnung " REAL " Kartoffelchips anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken einzuführen, wie oben darg e- stellt wiedergegeben ; II. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschlan d die Bezeic h- nung " REAL " und/oder " REAL C risps " für die oben genannten Waren der Klassen 29 und 30 zu verwenden und/oder verwenden zu lassen . 3 4 5 - 5 - Das Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt. Die Berufung ist im Umfang der Verurteilung nach dem vorstehend wiedergegeb e- nen Klageantrag zu II ohne Erfolg geblieben. Bezogen auf den Antrag zu I ist das Berufungsu rteil rechtskräftig . Mit ihrer vom Senat allein hinsichtlich des A n- trags zu II zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Kläger in beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsan trag zu II stattgegeben und dazu ausgeführt: Zwischen der Klagemarke und den Zeichen " REAL " und " R EAL C risps " der Beklagten liege Verwechslungsg efahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Ma r- kenG vor . Die Klagemarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig und es bestehe Warenidentität. Zwischen der Klagemarke mit d em prägenden B e- standteil " real " und den an gegriffenen Zeichen sei eine hohe Ähnlichkeit anz u- nehmen. Die Anmeldung der Marken " REAL " und " REAL C risps " durch die B e- kla g te begründe eine Erstbegehungsgefahr für eine rechtsverletzende Ben u t- zung d i e se r Bezeichnungen für die angemeldeten Waren . Diese sei auch nicht entfallen. Zwar seien an d ie Beseitigung der Erstbegehungsgefahr weniger h o- he Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzung s- han d lung begründeten Wiederholungsgefahr . Erforderlich sei aber eine hinre i- chend deutliche entgegengesetzte Handlung ( " actus contra r ius " ) . Der Umstand, dass die Beklagte die Zurückweisung der Markenanmeldung nicht mit Recht s- mitteln angegriffen habe , reiche dafür nicht aus . 6 7 8 9 - 6 - II. Die g egen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat keinen Erfolg . 1. Die Revision ist zulässig. Das Rechtsmittel ist auch hinsichtlich des A n trags zu II ausreichend begründet worden ( § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ZPO ) . Zwar enthält die Revisionsbegründung keine Ausführungen, mit denen sich die Beklagte ausdrücklich gegen die Verurteilung nach d i e se m Antrag wendet. D ie Revisio n rügt aber auch solche rechtlichen Ausführungen des Berufungsgerichts als unzutreffend, die im Zusammenhang mit der B e- gründung des Klageantrags zu II stehen . 2 . Die Rev ision ist aber nicht begründet. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass d ie Klägerin von der Beklagten verlangen kann , die Verwendung der Bezeichnungen " REAL " und/oder " REAL C risps " für die näher bezeichneten Waren der Klassen 29 und 30 zu unterlassen. a ) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, dass zw i- schen der Klagemarke und den angegriffenen Zeichen in Bezug auf die aus dem Antrag ersichtlichen Waren Verwechslungs gefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteh t. aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwi r- kung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Äh n- lichkeit der Zeichen und der Äh nlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durc h eine erhöhte 10 11 12 13 14 - 7 - Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umg e- kehrt. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insb e- sondere ihre unters cheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu b e- rücksichtigen sind (EuGH, Urt eil vom 12. Juni 2007 C - 334/05 , Slg. 2007, I 4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 Limoncello /LIMONCHELO ; BGH, Urt eil vom 3. April 2008 I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 20 08, 1434 Schuhpark). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausg e- gangen. bb) Das Berufungsgericht hat Warenidentität angenommen . Das wird von der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen. cc) D ie Beurteilun g des Berufungsgericht s, der Klagemarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu , hält der revisionsrechtlichen Nac h- prüfung stand . (1) Das Berufungsgericht hat angenommen , der Marke der Klägerin fehle nicht jede Unterscheidungskraft . Sie sei von Haus aus zwar nur schwach ken n- zeichnungskräftig, weil der Wortbestandteil " real " im Sinne von "wirklich" oder "echt" und damit auch als Beschreibung der Waren qualität oder des Preis - Leistungs - Verhältnisses verstanden werden könne. V or dem Hintergrund eine r Verkehrsbefragung z u m Unternehmenskennzeichen der Klägerin und dessen erheblicher Bekanntheit für große Verbrauchermärkte sei die Kennzeichnung s- kraft der Klagemarke aber als wenigstens durchschnittlich anzusehen. Diese Ausführungen halten den Angriffen d er Revision stand. (2) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Untersche i- 15 16 17 18 - 8 - dungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ve rkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden ( vgl. EuGH, U r- teil vom 9. September 2010 C265/09, Slg. 2010, I8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 BORCO/HABM [Buchst. ]; BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 Bogner B/Barbie B). Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erken n- bar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe ori ginäre Kennzeichnungskraft ( vgl. BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 29 = WRP 2012, 1241 pjur/pure). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen und hat ohne Recht s- fehler angenommen, dass die Klagemarke im Hinblick auf die Anlehnung an einen beschreibenden Begriff für den in Rede stehenden Warenbereich originär nur schwach kennzeichnungskräftig ist, ihr aber nicht jegliche Kennzeichnung s- kraft von Haus aus fehlt. Ohne Erfolg macht die Revision insoweit geltend, di e Beklagte habe u n- ter Hinweis auf die Beschlüsse des Deutschen Patent - und Markenamts vom 4. Oktober 2010 , wonach den angemel deten Zeichen "REAL" und "REAL C risps " jede Unterscheidungskraft fehle, dargelegt, dass auch die Klagemarke originär nicht untersch eidungskräftig sei. Die Feststellung, ob die angesproch e- nen Verkehrskreise das Markenwort "real" als glatt beschreibend auffassen und die Marke daher nur aufgrund ihrer weiteren Bestandteile originär kennzeic h- nungskräftig sein kann, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 Telekom). In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter e inen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen 19 20 - 9 - hat. Rechtsfehler des Berufungsgerichts zeigt die Revision in diesem Zusa m- menhang nicht auf. Vielmehr begibt sie sich mit ihrer gegenteiligen Beurteilung auf das ihr grundsätzli ch verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. (3) Die Revision rügt, das Berufungsgericht sei zu Unrecht von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke im fraglichen Warenb e- reich aufgrund der Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin ausgegangen. Das Berufungsgericht habe die Bekanntheit des Unternehmen s- kennzeichens der Klägerin ohne Bezug zu den konkreten Waren, für die die Klagemarke geschützt sei, berücksichtigt. Mit diesem Vorbringen dringt die R e- vision nicht durch. D ie Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist zwar bezogen auf die ko n- kreten Produkte zu bestimmen (vgl. BG H, Urteil vom 5. Februar 2009 I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 83 = WRP 2009, 616 M ETROBUS , mwN). Dies schließt es aber nicht aus, dass infolge der Bekanntheit des Unte r- nehmenskennzeichens auch die Klagemarke " real, - " für die fraglichen Waren nicht lediglich über eine schwache Kennzeichnungskraft verfügt. Hierfür spricht, dass das Publikum in der Erinnerung nicht nach der rechtlichen Art der Ken n- zeic hen differenziert und daran gewöhnt ist , dass große Handelsketten ihr U n- ternehmenskennzeichen regelmäßig auch zur Kennzeichnung von ihnen ang e- botener Waren verwenden (vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 29 M ETROBUS ) . Von diesen Maßstäben ist das Berufungsge richt ausgegangen und hat entgegen der Auffassung der Revision die Kennzeichnungskraft der Klagema r- ke nicht allgemein aus der Bekanntheit de s Unternehmenskennzeichens gefo l- gert . Es hat vielmehr aufgrund der Bekanntheit des Unternehmenskennze i- chens im Leben smittelbereich die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für die konkret geschützten Waren bestimmt . 21 2 2 23 - 10 - dd ) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen , dass zwischen de r Klage marke und de n angegriffenen Zeichen " REAL " und " REAL C risps " eine hohe Ähnlichke it besteh t . Die Kollisionszeichen, die jeweils durch den Wortb e- standteil "real" in Groß - und Kleinschreibung geprägt würden, seien klanglich identisch. (1) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift )Bild , im Klang und im Bedeutungs - oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher , klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können . Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig be reits die Ähnlichkeit in e i- nem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 25 f. = WRP 2011, 1157 Kappa, mwN). (2) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Klagemar ke durch den Wortbestandteil "real" geprägt wird. Entgegen der A n- sicht der Revision hat das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung nicht außer Acht gelassen, dass im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die an e i- nen die Waren oder Dienstleistungen be schreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen ist , und zwar nach Maß gabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 39 pjur/pure). D ie Klage marke erlangt Unterscheidungskraft für die in Rede stehende n Ware n nicht ausschließlich durch ein e Abweichung von einem nicht unterscheidung s- kräftigen Markenwort . 24 25 26 - 11 - (3) Zwischen dem die Klagemarke prägenden Markenwort "real" und den unterscheidungskräftigen Bestandteilen der angegriffenen Zeichen, die das B e- rufungsgericht ebenfalls in dem jeweiligen Wortbestandteil "REAL" gesehen hat, besteht klangliche Identität und damit bezogen auf die zum Teil aus mehr e- ren Wörtern zusammengesetzten Kollisionszeichen (Klagemarke "real, - QUALITY" und "REAL C risps") zumindest hochgradige klangliche Ähnlichkeit. e e) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festg e- stellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, hohen Zeichenähnlichkeit und Warenidentität ist auch seine Annahme nicht zu beanstanden , es liege Ve r- wechslungsgefahr im Sinne von § 14 Ab s. 2 Nr. 2 MarkenG vor. b ) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Ber u- fungsgerichts, für die Nutzung der Wortmarken " REAL " und " REAL C risps " b e- stehe eine Erstbegehungsgefahr . aa) A ufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke i st im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevor steht , wenn keine konkreten U m- stände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH, Urteil vom 13. März 2008 I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 30 = WRP 2008, 1353 Metrosex; Urteil vom 14. Januar 2010 I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 24 = WRP 2010, 1043 DDR - Logo). In diesem Zusammenhang kommt es nicht auf die Motivation der Bekla g- ten bei der Markena nmeldung an. D eshalb ist es unerheblich , ob es der Bekla g- ten mit der Anmeldung der Marken allein darum ging, von den Registerinsta n- zen eine Bestätigung für eine fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten 27 28 29 30 31 - 12 - Zeichen zu erhalten. Dies sagt nichts darüber a us, ob die Beklagte nach Z u- rückweisung der Markenanmeldung die Zeichen im Inland benutzen wird. bb ) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufung s- gericht einen Fortfall der von den Markenanmeldungen ausgehende n Erstb e- gehungsgefahr ver neint hat . (1) Ein aufgrund einer Markenanmeldung oder - eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderu ngen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. BGH, Urt eil vom 11. Juli 1991 I ZR 31/90, GRUR 1 992, 116, 117 = WRP 1991, 719 - Topfgucker - Scheck; Urt eil vom 3 1. Mai 2001 I ZR 106/99, GRUR 2001, 11 74, 1176 = WRP 2001, 1076 Berühmungsauf - gabe ; GRUR 2010, 838 Rn. 27 DDR - Logo ) . Anders als für die durch eine Ve r- letzungshandlung begründete Wiederholungsgefahr besteht für den Fortb e- stand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. BGH, Urt eil vom 23. Februar 1989 I ZR 18/87, GRUR 1 989, 432, 434 = WRP 1989, 496 Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr genügt d a- her grundsätzlich ein " actus contrarius " , also ein der Begründungshandlung e ntgegengesetztes Verhalten (BGH , GRUR 2008, 912 Rn. 30 Metrosex ; vgl. dazu Bornkamm in Köh ler/Bornkamm, UWG, 3 2 . Aufl., § 8 Rn. 1.26 ff. ). ( 2 ) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Erstb e- gehungsgefahr nach diesen Grundsätzen nicht e ntfallen ist. Bei der bloßen Nichteinlegung von Rechtsmitteln fehlt es an einem für den Fortfall der Erstb e- gehungsgefahr ausreichenden entgegengesetzten Verhalten . 32 33 34 - 13 - D er Senat hat zwar entschieden , dass die Rücknahme der Markena n- meldung oder ein Verzicht auf die Eintragung der Marke regelmäßig zum For t- fall der Erstbegehungsgefahr führt (BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 Metrosex; Urteil vom 4. Dezember 2008 I ZR 94/06, GRUR - RR 2009, 299 Rn. 12) . Diese Fälle sind aber mit dem Streitfall nicht vergleichbar, we il jeweils eine bewusste , auf die Erzielung einer bestimmten Rechtswirkung gerichtete Handlung des Anmelders nach außen vorliegt, d ie der Annahme entgegensteht, er werde die angemeldeten Zeichen nutzen. Der Annahme einer fortbestehenden Erstbegehungsg efahr bei bloßer Nichteinlegung eines Rechtsmittels steht auch nicht entgegen, dass die Erstb e- gehungsgefahr auch dann entfällt, wenn die Anmeldung aufgrund einer unte r- bliebenen Zahlung der Anmelde gebühren gemäß § 64a MarkenG, § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gese tzes als zurückgenommen gilt ( vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 29 f. DDR - Logo) . I n diesem Fall wird eine bewusste Handlung und damit auch die entsprechende Rechtswirkung vom Gesetz fingiert. Eine solche Fiktion gibt es bei der Nichteinlegung eines Rechtsmitt els nicht. Ein der Anmeldung entgegengesetztes Verhalten kann in einem schlic h- ten Untätigbleiben wie es in der unterbliebenen Einlegung eines Rechtsmittels liegt nicht gesehen werden. 35 36 37 - 14 - I II . Die Kostenentscheidung beruht § 97 Abs. 1 ZPO. Vors itzender Richter am BGH Pokrant Büscher Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm ist wegen Erkrankung verhin - dert zu unterschreiben. Pokrant Kirchhoff Löffler Vorinstanzen: LG Köln, Entscheidung vom 27.04.2011 - 84 O 274/10 - OLG Köln, Entscheidung vom 16.03.2012 - 6 U 113/11 - 38
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