BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 84/09 Verkündet am: 17. August 2011 Führinger Justizangestel l te als Urkundsb e amtin der Geschäftsste l le in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja PROTI Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dez ember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a; MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2 Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur A n- gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorg e- l egt: 1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgege n- steht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragung abwe i- chenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichu n gen die Unterscheidungskraft der Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls ei n getragen ist ( Marke 2)? 2. Falls die Frage 1 verneint wird: Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie 89/104/EWG verei n bar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin ausgelegt - 2 - wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) ang ewandt wird, die nur dazu eingetr a- gen ist, um den Schutzbereich einer a n deren eingetragenen Marke (Marke 2), die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist, abzusichern oder auszuweiten? 3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird : a) Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG nicht gegeben, aa) wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von der Eintr a- gung der Marke (Marke 1) und eine r weiteren Marke (Marke 2) des Markeni n- habers nur in B e standteilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken (Marke 1 und Marke 2) beeinflusst wird; bb) wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen keine der eing e tragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers überei n stimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in Bestan dteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Marke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die U n- terscheidungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des M a r- keninhabers aufweist? b) Darf ein Gericht eines Mitgliedstaates eine einer Richtlinienbestimmung (hier Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG) entgegenstehende n a- tionale Vorschrift (hier § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) in Fällen anwenden, d eren Sachverhalt vor einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aus der sich erstmalig Anhaltspunkte für die Unvereinbarkeit der Vorschrift des Mitgliedstaats mit der Bestimmung der Richtlinie ergeben (vorli e gend EuGH, Urteil vom 13. Septe mber 2007 C 234/06, Slg. 2007, I 7333 Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), bereits abgeschlossen war, wenn das nationale Gericht das Ve r- trauen eines der an dem gerichtlichen Verfahren Beteiligten in die Rechtsbestä n- digkeit seiner verfassungsrechtli ch gesicherten Position höher bewertet als das I n- teresse an einer Umse t zung einer Vorschrift der Richtlinie? BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZR 84/09 - OLG Köln LG Köln - 3 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lun g vom 30. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch beschlossen: I. Das Verfahren wird ausgesetzt. II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mi t- gliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentsche i dung vorgelegt: 1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer n a- tionalen Regelung entgegensteht, nach der von der Benutzung e i- ner Marke (Marke 1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benu t- zung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragung abweiche n- den Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Untersche i- dungskraft der Marke (Marke 1) beeinflu s sen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist (Ma r- ke 2)? 2. Falls die Frage 1 verneint wird: Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie 89/104/EWG vereinbar, wenn die nationale Vo r- schrift einschränkend dahin ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) angewand t wird, die nur dazu eingetr a- gen ist, um den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) abzusichern oder auszuweiten , die in der Form, in der sie benutzt wird, eing e tragen ist ? 3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird: a) I st eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/ EWG nicht gegeben, aa) wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens b e nutzt, die von der Eintragung der Marke (Marke 1) und einer we i- teren Marke (Marke 2) des Markeninhabers nur in Bestan d- teilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die U n- terscheid ungskraft der Marken (Marke 1 und Marke 2) b e- einflusst wird; - 4 - bb) wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen b e- nutzt, von denen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen einge trag e nen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in B e- standteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Marke 2) a b weicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungsk raft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Äh n lichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers au f- weist? b) Darf ein Gericht eines Mitgliedstaates eine einer Richtlinienb e- stimmung (hier Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG) entgegenstehende nationale Vo r schrift (hier § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) in Fällen anwe n den, deren Sachverhalt vor einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aus der sich erstmalig Anhaltspunkte für die Unverei n- barkeit der Vorschrift des Mitgliedstaats mit der Bestimmung der Richtlinie ergeben (vorliegend EuGH, Urteil vom 13. September 2007 C234/06, Slg. 2007, I7333 Il Ponte F i- nanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), bereits abgeschlossen war, wenn das nation ale Gericht das Vertrauen eines der an dem gerichtlichen Verfahren Beteiligten in die Rechtsbeständigkeit seiner verfassungsrechtlich gesicherten Position höher bewe r- tet als das Interesse an einer Umsetzung einer Vorschrift der Richtlinie? Gründe: I. Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken Nr. 397 02 429 " PROTI " (eing e- tragen am 3. März 1997) und Nr. 395 49 559.8 " PROTIPLUS " (eingetragen am 20. Mai 1996) sowie der nachfolgend wiedergegebenen Wort/Bildmarke Nr. 396 08 644.6 (eingetragen am 5. März 1997): 1 - 5 - Die Marken sind unter anderem für Eiweiß eingetragen. Die Marke Nr. 397 02 429 " PROTI " ist auch für Eiweiß mit dem Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie Kohlenhydraten und für Lebensmittelzubereitungen mit hohen Eiweißanteilen zur Anreicherung für Lebensmittel registriert. Der Kläger vertrieb zunächst über die P. R. & M. Gesellschaft bürgerl i- chen Rechts und anschließend über die P. GmbH Nahrungsergänzungsprodu k- te unter den Bezeichnungen " Proti Power " , " PROTIPLUS " , " PROTIPLEX " und " PROTI 4 - K " in v erschiedenen Aufmachungen und mit weiteren Zusätzen ( " Plus 80 " , " XXL " , " Power 75, 80 oder 90 " ). Der Beklagte bietet unter der am 11. Februar 2003 für näher beschrieb e- ne Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetische Lebensmittel eingetragenen und am 14. März 2003 veröffentlichten Wortmarke Nr. 302 47 818 " Protifit " ein Milchproteingemisch an. Nachdem der Beklagte die Einrede mangelnder Benutzung der Marke " PROTI " erhoben hatte, hat der Kläger geltend gemacht, diese Marke durch die Bezeichnun gen " Proti Power " und " PROTIPLUS " in Preislisten und grafisch g e- stalteten, nachfolgend wiedergegebenen Aufmachungen verwandt zu haben: 2 3 4 5 - 6 - Der Kläger begehrt unter Berufung auf seine prioritätsälteren Marken vom Beklagten die Einwilligung in die Löschu ng der Marke " Protifit " sowie das Verbot, dieses Zeichen zu verwenden. Der Kläger verfolgt weiter einen Au s- kunftsanspruch und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der B e- klagten. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen (vgl. OLG Köln, GRUR 2009, 958 = WRP 2009, 1286). 6 7 - 7 - Mit der (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt der Kläger sein Kl a- gebegehren weiter. Der Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. II. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb d as Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des G e- richtshofs der Europäischen Union einzuholen. 1. Das Berufungsgericht hat die auf die Wortmarke " PROTI " gestützten Ansprüche nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 , § 49 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 Ma r- kenG verneint. Es hat angenommen, der Kläger habe eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintr a- gung der angegriffenen Marke im Sinne von § 26 MarkenG nicht dar gelegt. Die Benutzung der Bezeichnungen " PROTIPLUS " und " Proti Power " sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke " PROTI " , weil diese Zeichen für den Kläger als Marken eingetragen seien und der Markeninhaber nach der Rech t- sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten, ebenfalls als Marke r e- gistrierten Zeichens rechtserhaltend benutzen könne. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke " PROTI " durch die Bezeic h- nungen " PROTI Power 90 " , " Proti XXL " oder " Proti 85 " sei nicht gegeben. Mit diesen Zeichen habe der Kläger vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke des Beklagten keine Umsätze erzielt. Die Verwendung der Zeichen " PROTI 4 - K " und " Protiplex " sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke 8 9 10 11 - 8 - " PROTI " , weil deren kennzeichnender Charakter durch die Zusätze " 4 - K " und " PLEX " verändert werde. Ansprüche aus den Marken " PROTIPLUS " und " Proti Power " gegen die angegriffene Marke " Protifit " des Beklagten hat das Berufungsgericht m angels Verwechslungsgefahr verneint. 2. Der Kläger hat sein Klagebegehren in erster Linie auf Ansprüche aus der Marke Nr. 397 02 429 " PROTI " und nur hilfsweise auf die weiteren Marken Nr. 395 49 559.8 " PROTIPLUS " und Nr. 396 08 644.6 " Proti Power " gestü tzt. Es ist deshalb zunächst abschließend über die Ansprüche aus der Klagemarke " PROTI " zu entscheiden ; nur wenn dem Kläger die gegen den Beklagten ge l- tend gemachten Ansprüche aufgrund dieser Marke nicht zustehen, ist auch über die Ansprüche aus den weiter en Marken " PROTIPLUS " und " Proti Power " zu befinden. Das Berufungsgericht hat - aus seiner Sicht folgerichtig - keine Festste l- lungen dazu getroffen, ob die Bezeichnungen " PROTIPLUS " und " Proti Power " trotz ihrer Abweichungen von der Marke " PROTI " den ke nnzeichnenden Ch a- rakter dieser Marke nicht verändern (Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG = § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Die Ausführungen des Ber u- fungsgerichts im Zusammenhang mit den Zeichen " Proti®4K " und " PROT I- PLEX " können auch nicht dah in ausgelegt werden, dass die Marken " PR O- TIPLUS " und " Proti Power " die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 Ma r- kenG nicht erfüllen. Das Berufungsgericht hat in die Begründung zu der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke " PROTI " durch die Z eichen " Proti®4K " und " PROTIPLEX " zwar auch Ausführungen zur recht s erhaltenden Benutzung durch die Marken " PROTIPLUS " und " Proti Power " eingestreut. A n- ders als die Revisionserwiderung meint, können diese Darlegungen dem Rev i- 12 13 14 - 9 - sionsverfahren aber nicht zugru nde gelegt werden. Es handelt sich um keine das Berufungsurteil tragenden Ausführungen, weil das Ber u fungsgericht sie in Klammern gesetzt, zum Teil im Konjunktiv gehalten und nicht weiter begründet hat. Mangels abweichender Feststellungen des Berufungsg e ri chts ist daher im Revisionsverfahren zugunsten des Klägers davon auszugehen, dass die B e- zeichnungen " PROTIPLUS " und " Proti Power " trotz ihrer Abweichungen von der Marke " PROTI " den kennzeichnenden Charakter di e ser Marke nicht verändern und der Kläger die M arken " PROTIPLUS " und " Proti Power " vor der Veröffentl i- chung der Eintragung der angegriffenen Marke " Protifit " ernsthaft benutzt hat (Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG). Der Senat geht ferner im Hinb lick darauf, dass das Ber u- fungsgericht zur Frage der Verwechslungsgefahr nicht Stellung genommen hat, zugunsten des Klägers davon aus, dass zwischen den kollidierenden Marken " PROTI " und " Protifit " Verwechslungsgefahr (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtl i- ni e 89/104/EWG = § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht. In diesem Fall wäre die Marke " PROTI " nicht verfallen ; der Kläger könnte sein Klagebegehren mit Erfolg auf die Marke " PROTI " stützen (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 11 Abs. 1 und 3, Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 und 6, § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 Ma r kenG). Für die Beurteilung des Streitfalls kommt es daher auf die Frage an, ob eine eingetragene Marke nicht in einer Form rechtserhaltend benutzt werden kann, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, die die Untersche i- dungskraft der Marke nicht beeinflussen, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetrage n ist (Vorlagefrage 1). Ist die se Frage zu verneinen, muss das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die S a- che zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurüc k- verwiesen werden, weil die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif i st 15 - 10 - (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO). Dasselbe gilt, wenn die Vorlagefrage 2 bejaht, die Vorlag e frage 3 a verneint oder die Vorlagefrage 3 b bejaht wird. Andernfalls hat das Berufungsgericht die Ansprüche aus der Marke " PROTI " zu Recht für u n- begründet erachtet. Die gegen sein Urteil gerichtete Revision hätte in diesem Fall keinen Erfolg, weil die Marke " PROTI " des Klägers zu dem nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintr a- gung der angegri f fenen Marke " Protifit " wegen Verfalls löschungsreif gewesen wäre. 3. Nach Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG unterliegt eine Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, wenn der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, inne rhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt oder eine solche B e- nutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausg e- setzt hat, es sei denn, es liege n berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vor. Als Benutzung im vorbezeichneten Sinn gilt nach Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG auch eine Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unte r- scheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Die Vorschriften entsprechen Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und Unterabs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvo r- schriften der M itgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl. Nr. L 299, S. 25), die an die Stelle der Richtlinie 89/104/EWG getreten ist. Im vorliegenden Rechtsstreit findet jedoch im Hinblick auf den für die Beurteilung des Sachverhalts maßgeblichen Zeitraum , der vor dem Inkrafttreten der Richtl i- nie 2008/95/EG am 28. November 2008 liegt, die Richtlinie 89/104/EWG - nac h- folgend MarkenRL - Anwendung (vgl. EuGH, Beschluss vom 28. Oktober 2010 C449/09, GRUR Int. 2011, 135 Rn. 7 - Canon/ IPN Bulg a ria). 16 - 11 - Die Vo rschrift des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL wird im deutschen Markengesetz durch § 26 Abs. 3 MarkenG umgesetzt. Dieser hat folgenden Wortlaut: Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragun g abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebe n- falls eingetragen ist. Da es sich um vollständig harmonisiertes Rec ht handelt, ist die Bestimmung des § 26 Abs. 3 MarkenG richtlinienkonform auszulegen. a) Nicht als geklärt angesehen werden kann, ob die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit Art. 10 MarkenRL in Einklang steht. Während die Vorschrift des § 26 Ab s. 3 Satz 1 MarkenG Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL umsetzt, hat § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG keine unmittelbare Grundlage in der Markenrechtsrichtlinie. Mit dieser Bestimmung bezweckte der deutsche G e- setzgeber eine Klarstellung des Geltungsbereichs des in § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verankerten Grundsatzes (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT - Drucks. 12/6581, S. 83). b) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in der Entscheidung " Il Ponte Finanziaria/HABM (Bainbr idge) " angenommen, die Vorschriften über die rechtserhaltende Benutzung erlaubten es nicht, den einer Marke zuko m menden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eing e tragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begrün dung auszuwe i- ten, die letztgenannte Marke stelle nur eine leichte Abwandlung der erstgenan n- ten Marke dar (Urteil vom 13. September 2007 - C234/06, Slg. 2007, I - 7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 82 bis 86). Die Entscheidung ist zwar zu Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ergangen. Diese Vorschriften der Gemei n- 17 18 19 - 12 - schaftsmarkenverordnung (nachfolgend GMV) entsprechen a ber inhaltlich wie der Gerichtshof der Europäischen Union in der Entsche idung hervorhebt Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL. In der deutschen Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, welche Auswirkungen die Entscheidung für die A n- wendung und Auslegung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG hat. aa) Teilweise wird angenom men, § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG stehe in Widerspruch zur Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Union. Eine richtlinienkonforme Auslegung von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG sei nicht möglich, die Bestimmung sei deshalb nicht mehr anwendbar (vgl. OLG Köln, GRUR 2009, 958; Lange, WRP 2008, 693, 696 ff.). Ob § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG generell und allgemein mit Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL nicht in Einklang steht, ist Gegenstand der Vorlagefrage 1. bb) Nach der Gegenansicht sollen Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a Ma r- kenRL der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG im Grundsatz nicht entgegenstehen (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR - RR 2011, 134, 135 f. - Superillu; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 179 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker, Ma r- kengesetz, 9. Aufl., § 26 Rn. 138; Hildebrandt, Marken und andere Kennze i- chen, 2. Aufl., § 8 Rn. 30; Bergmann, MarkenR 2009, 1, 6; Eichelberger, WRP 2009, 1490, 1494). Zum Teil wird angenommen, die rechtserhaltende Benu t- zung einer eingetragenen Marke durch ein abweichendes ebenfalls registriertes Zeichen sei nur dann in den Grenzen des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) ausgeschlossen, wenn das nicht identische benutzte Zeichen ein sogenannt es Defensivzeichen sei. Teilweise wird die A n- sicht vertreten, die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union habe in der Markenrechtsrichtlinie keine Grundlage (v. Mühlendahl, WRP 2009, 1, 9). 20 2 1 - 13 - cc) Nach Ansicht des Senats ist § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG grundsät z- lich mit der Markenrechtsrichtlinie und insbesondere mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL vereinbar. Ein Ausschluss der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ist vielmehr nur in Betracht zu ziehen, wenn nur eine Marke benutzt wird u nd die Eintragung weiterer , nicht benutzter Marken dazu bestimmt und geeignet ist, den Schutzbereich der allein verwendeten Marke durch die unbenutzten Zeichen auszuweiten. Der Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG liegt der Gedanke z u- grunde, dass d urch die Benutzung eines Zeichens als Marke mehr als eine ei n- getragene Marke rechtserhaltend benutzt werden kann. Dieser Grundsatz steht sowohl mit dem Wortlaut als auch mit Sinn und Zweck der Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie über den Benutzungszwan g in Einklang. (1) Nach dem 12. Erwägungsgrund der Markenrechtsrichtlinie müssen sich ihre Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Ve r- bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) befinden. Nach Art. 5 C Abs. 2 PVÜ soll der Gebrauch einer Fabrik - oder Handelsmarke durch den Inhaber in einer Form, die von der Eintragung in einem der Ve r- bandsländer nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Untersche i- dungskraft der Marke beeinflusst wird, die Ungültigkeit de r Eintragung nicht nach sich ziehen und den der Marke gewährten Schutz nicht schmälern. Auf die Frage, ob das benutzte Zeichen ebenfalls eingetragen ist, stellt die Vorschrift nicht ab. In der Rechtsprechung des Senats ist deshalb die rechtserhaltende Benu tzung eines Zeichens in abgewandelter Form unter der Geltung des W a- renzeichengesetzes nicht deshalb verneint worden, weil für den Ma r keninhaber weitere , der benutzten Form entsprechende oder ihr ähnliche Marken eingetr a- gen worden waren (vgl. BGH, Urteil vo m 12. Juli 1984 - I ZR 2/82, GRUR 1985, 46 - IDEE - Kaffee). Eine Ausnahme hiervon hat der Senat in Fällen gemacht, in 22 23 24 - 14 - denen der Warenzeicheninhaber ein neues Zeichen eintragen ließ und dieses den Charakter eines Defensivzeichens hatte (vgl. BGH, Urteil vom 24. Oktober 1985 I ZR 209/83, GRUR 1986, 315 COMBURTEST). Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL stellt ebenso wie Art. 5 C Abs. 2 PVÜ für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der registrierten Marke durch eine abweichende Verwendungsform nicht dara uf ab, ob das benutzte Zeichen registriert ist. Der Wortlaut dieser Vorschriften spricht daher nicht dafür, die A n- nahme einer Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig zu machen. (2) Für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der eingetr a- genen Marke durch eine abgewandelte ebenfalls als Marke eingetragene Form, wie sie § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vorsieht, sprechen ebenfalls Sinn und Zweck des Benutzungszwangs. Dieser dient d azu, die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern (Erwägungsgrund 8 Satz 1 MarkenRL). Mit diesem Ziel des Benutzungszwangs steht der Ausschluss s o- genan nter Defensivmarken in Einklang . Eine gesetzliche Regelung von Defe n- sivmarken enthält das deutsche Markengesetz nicht. Mit Defensivmarken we r- den von Rechtsprechung und Literatur in Deutschland Marken bezeichnet, die der Ma r keninhaber eintragen lässt, um de n Schutzbereich einer eingetragenen und b e nutzten Marke abzusichern oder auszuweiten (vgl. BGH, Beschluss vom 20. September 1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, 384 - BMW - Niere; OLG München, Urteil vom 17. Juni 2010 - 29 U 3867/09, juris Rn. 39; Fezer aaO § 3 Rn. 37). Die Aufrechterhaltung derartiger Defensivzeichen entspricht nicht Sinn und Zweck des Benutzungszwangs. 25 26 - 15 - Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen der eingetragenen, in abgewandelter Form benutzten Marke dieser Defensivcharakter fehlt. Di es ist etwa in einer Konstellation der Fall, in der der Markeninhaber über eine eing e- tragene und in der Vergangenheit benutzte Marke verfügt, die er innerhalb der Grenzen des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 Ma r- kenG) fortentwickeln m öchte (zur Anpassung jahrzehntelang benutzter Marken an den jeweiligen Zeitgeschmack Beispiele bei Esch, Strategie und Technik der Markenführung, 6. Aufl., S. 235 zur Veränderung der Shell - Muschel im Zei t raum von 1900 bis 1999; Pelikan, Ein Unternehmen sch reibt Geschichte, S. 13 zur Änderung des Zeichens " Pelikan " im vergangenen Jahrhundert; Bugdahl, Ma r- kenR 2003, 259, 266 und 269 f. zur Änderung des Bildzeichens des Erdal - Froschs und des Dosendesigns dieser Marke im Laufe des 20. Jahrhunderts; Internetauft ritt des Solinger Schneidwarenunternehmens J. Henckels, G e- schichte der Marke Zwilling von 1731 bis 1969). Kann der Markeninhaber allein durch die Benutzung der modernisierten registrierten Form nicht beide eing e- tragenen Marken rechtserhaltend benutzen, ver liert er die Priorität der - häufig wertvollen - älteren Marke. Verzichtet der Markeninhaber deshalb auf die Ei n- tragung der neuen Marke, trägt er in zweifacher Hinsicht das Risiko, dass das neu gestaltete Zeichen sich nicht innerhalb der durch Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) bestimmten Grenzen hält. Wo diese Grenze verläuft, ist der Beurteilung im Einzelfall vorbehalten. Ergibt diese Pr ü- fung durch die Gerichte, dass die abweichenden Bestandteile des neuen Ze i- chens den kennze ichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) bzw. die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflussen, verliert der Markeninhaber mangels rechtserhaltender B e- nutzung seiner eingetragenen älteren Marke nach Ab lauf von fünf Jahren deren Schutz, ohne für das neue Zeichen Markenschutz durch Registrierung erwo r- ben zu haben. Der Benutzungszwang dient aber nicht dazu, die in älteren Ma r- ken verkörperten wirtschaftlichen Werte ohne zwingenden Grund zu zerstören 27 - 16 - und den Markeninhaber in der Fortentwicklung und Modernisierung seiner b e- reits vorhandenen - wertvollen - Marke zu behindern. Eine Beschränkung der rechtserhaltenden Benutzung der Form eines Zeichens auf jeweils nur eine der eingetragenen Marken hat zudem zur Folge, dass der Markeninhaber den als Marke eingetragenen Stammbestandteil einer Markenfamilie rechtserhaltend nicht durch die Verwendung der einzelnen r e- gistrierten Zeichen der Markenfamilie benutzen kann. Für die Absicherung des Stammbestandteils der Ser ienzeichen durch den Schutz einer ebenfalls eing e- tragenen Marke besteht jedoch ein praktisches Bedürfnis. Dieses ist etwa für den Zeitraum des Aufbaus der Markenserie gegeben. Während dieses Zei t- raums, in dem die einzelnen Marken noch nicht in einem solche n Ausmaß auf dem Markt präsent sind, dass sie die an eine Markenserie zu stellenden Anfo r- derungen erfüllen (vgl. hierzu EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 62 bis 65 Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), hat der Markeninhaber regelmäßig ein b e- achtenswertes Inter esse dar an , den Stammbestandteil durch die E intragung als Marke zu schützen , auch wenn er den Stammbestandteil nicht isoliert b e- nutzt. In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist a n- erkannt, dass sich der Erwerb von Unterscheidungs kraft einer Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann (vgl. EuGH, Urteil vom 17. Juli 2008 - C488/06, Slg. 2008, I - 5725 = GRUR Int. 2008, 830 Rn. 49 - Aire Limpio/ARBRE MAGIQUE). Durch die Benutzung einer besti mmten Form eines Zeichens könnte dieses danach zwar die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) und Art. 7 Abs. 3 GMV erwerben. Bei Anwendung der Grundsätze der Entscheidung " Il Ponte Fin anziaria " würde aber dieselbe Ve r- 28 29 - 17 - wendung nach Eintragung dieses Zeichens keine rechtserhaltende Benutzung mehr darstellen, was den Verfall dieser Marke zur Folge hätte. Wenn die Vorlagefrage 1 verneint wird Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL also nicht in jedem Fall einer nationalen Regelung wie § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG entgegensteht , stellt sich die Frage, ob eine entsprechende nationale Bestimmung mit der Markenrechtsrichtlinie vereinbar ist (Vo r lagefrage 2), wenn sie nicht auf Defensivmarke n angewandt wird. (3) Gegen die Beschränkung der rechtserhaltenden Benutzung der Ze i- chenform auf jeweils nur eine eingetragene Marke sprechen nach Ansicht des Senats zudem folgende Erwägungen: Benutzt der Markeninhaber eine von allen eingetragenen M arken abwe i- chende, deren Unterscheidungskraft aber nicht beeinflussende Form, erscheint fraglich, welche eingetragene Marke dadurch im Sinne des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) rechtserhaltend benutzt wird. Das kommt im vor liegenden Fall in folgender Konstellation in Betracht: Das Zeichen " PROTIPLUS " ist in den grafischen Gestaltungen nicht ei n- getragen. Durch die vom Kläger behauptete Verwendung der grafisch gestalt e- ten Form von " PROTIPLUS " könnte daher sowohl die Wortmar ke " PR O- TIPLUS " als auch die Klagemarke " PROTI " im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL benutzt worden sein. Gleiches gilt für die ebenfalls nicht eingetragene, nach Darstellung des Klägers aber als reines Wortzeichen b e- nutzte Form " Proti Power " . Fraglich erscheint das Vorliegen einer Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL auch, wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen eine Zeichenform mit einer der eingetragenen Ma r- 30 31 32 33 34 - 18 - ken identisch übereinstimmt (erste Zeichenform) und die weitere Form (zweite Zeichenform) von den zwei eingetragenen Marken abweicht, ohne deren Unte r- scheidungskraft zu beeinflussen, und wenn die weitere benutzte Form (zweite Zeichenform) die größere Ähnlichkeit mit derjenigen Marke aufwei st, die bereits durch die identisch übereinstimmende Form (erste Zeichenform) rechtserha l- tend benutzt wird. Vom Vorliegen dieser Sachverhaltsvariante ist im Streitfall ebenfalls auszugehen. Der Kläger benutzt nach seiner Darstellung das Zeichen " PROTIPLUS " nicht nur als Wortmarke, sondern auch in grafisch gestalteter Form. Er verwendet außerdem nach seiner Behauptung die Wort/Bildmarke " Proti Power " in dieser Form und als reines Wortze i chen. Wird die Vorlagefrage 1 bejaht oder die Vorlagefrage 2 verneint, kommt es auf die Vorlagefrage 3a an. Durch die Verwendung der grafisch gestalteten Form von " PROTIPLUS " oder der Form von " Proti Power " als reines Wor t zeichen, die beide nicht eingetragen sind, könnte die Klagemarke " PROTI " rechtserhaltend benutzt worden s ein. dd) Sollte die Vorlagefrage 1 bejaht oder die Vorlagefrage 2 verneint werden, kommt im Streitfall in Betracht, dass die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auf Fallkonstellationen wie die vorliegende nicht angewandt werden kann, weil der Geri chtshof der Europäischen Union die Vorlagefrage 3 a bejaht oder das Berufungsgericht die entsprechenden tatsächlichen Festste l- lungen hierzu nicht treffen kann. Dem Senat stellt sich dann die Frage, ab we l- chem Zeitpunkt die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auf eingetr a- gene Marken, die allein bislang durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisiert sind (Erwägungsgrund 4 der Richtlinie 89/104/EWG und Erwägungsgrund 5 der Richtlinie 2008/95/EG), nicht mehr angewandt werden kann (Vorlagefrage 3 b) . 35 - 19 - (1 ) In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass Gründe des Vertrauensschutzes die Anwendung einer geänderten Rechtspr e- chung erst auf künftige, dem Urteilserlass nachfolgende Fälle gebieten können. Danach können die durch eine Änderung de r höchstrichterlichen Rechtspr e- chung veranlassten neuen Maßstäbe bei der Auslegung einer Norm auf Sac h- verhalte von der Anwendung ausgeschlossen sein, in denen die Beteiligten die maßgeblichen Vorkehrungen und Entscheidungen im Vertrauen auf eine seit lange m bestehende gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung noch vor d e- ren Änderung getroffen haben. In diesen Fällen können Grundsätze des Ve r- trauensschutzes der Anwendung eines geänderten Verständnisses einer Norm zwingend entgegenstehen (vgl. BGH, Urteil vom 7. April 2003 - II ZR 56/02, BGHZ 154, 370, 377). Der Senat ist der Ansicht, dass mit dieser höchstrichte r- lich anerkannten Fallgruppe die vorliegend zu beurteilende Sachverhaltsgesta l- tung zumindest vergleichbar ist. (2) Nachdem unter Geltung des de utschen Warenzeichengesetzes durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengese t- zes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl. I 953) mit Wirkung ab 1. Januar 1968 der Benutzungszwang für Marken eingeführt worden war (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG), hat der Senat wiederholt ausgesprochen, dass eine recht s- erhaltende Benutzung keine identische Verwendung des Warenzeichens erfo r- dert, sondern zeichenmäßig bedeutungslose Abwandlungen oder Zusätze u n- beanstandet zu bleiben haben (vgl. BGH, Urtei l vom 9. Juni 1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642, 643 f. - SILVA; GRUR 1985, 46, 47 - IDEE - Kaffee). Der S e- nat hat insoweit jedoch nur geringfügige Abweichungen der Benutzungsform von dem eingetragenen Zeichen als unschädlich angesehen, weil eine au s- drücklic he gesetzliche Bestimmung im Warenzeichengesetz zur rechtserhalte n- den Benutzung durch von der Eintragung abweichende Zeichenformen fehlte (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 1974 I ZR 28/73, GRUR 1975, 135, 137 KIM - 36 37 - 20 - Mohr; Beschluss vom 13. Juli 1979 - I ZB 25 /77, GRUR 1979, 856, 858 - Flexi o- le). Nachdem in Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL die rechtserhaltende Benu t- zung durch die Verwendung abgewandelter Benutzungsformen Eingang in die Markenrechtsrichtlinie gefunden hatte, ist der deutsche Gesetzgeber davon a usgegangen, dass zu einer Fortgeltung der als streng empfundenen deu t- schen Rechtsprechung kein Anlass bestand (vgl. Begründung zum Regi e- rungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT - Drucks. 12/6581, S. 83). In diese Zielsetzung der Neuregelung des Benutz ungszwangs im Markengesetz fügt sich auch die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ein. Deren Vereinbarkeit mit der Markenrechtsrichtlinie ist vor der " BAINBRIDGE " - Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2008, 343) deshalb in der deutschen Rechtsprechung und Literatur - soweit ersich t- lich niemals in Zweifel gezogen worden. Die Markeninhaber konnten ang e- sichts der gesetzlichen Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG daher d a- rauf vertrauen, dass die Benutzung einer Marke in e iner Form, die von der Ei n- tragung abwich, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beei n- flusst wurde (Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL), auch dann als Benutzung galt, wenn die benutzte Form ebenfalls als Marke eingetragen war. Das Ve r- trauen au f die Gültigkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG für eingetragene Ma r- ken hält der Senat gegenüber einer richtlinienkonformen Auslegung gem. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL, falls die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit der Richtlinie nicht in Ei nklang steht, für so gewichtig, dass er die Bestimmung ihrem Wortlaut gemäß jedenfalls auf vor der Veröffentl i- chung der " BAINBRIDGE " - Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union liegende Sachverhalte weiter anwenden möchte. Nach der Rechtsprech ung des Gerichtshofs der Europäischen Union hat ein nationales Gericht, bei dem ein Rechtsstreit anhängig ist, die volle Wir k- samkeit des Gemeinschaftsrechts zu garantieren, indem es jede mögliche r- 38 - 2 1 - weise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts unan gewendet lässt (vgl. EuGH, Urteil vom 5. März 1998 - C347/96, Slg. 1998, I - 937 Rn. 30 - Solred; Urteil vom 22. November 2005 - C144/04, Slg., 2005, I - 9981 = NJW 2005, 3695 Rn. 77 - Mangold/Helm). Andererseits ist in der Rechtsprechung des G e richtshofs de r Europäischen Union anerkannt, dass die Grundsätze der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes und des Rückwirkungsverbots der Anwe n dung einer Gemeinschaftsregelung im Einzelfall entgegenstehen können (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 1992 - C - 163/90, Slg. 1992, I - 4625 Rn. 30 bis 34 - Legros; Urteil vom 20. Mai 2003 - C - 469/00, Slg. 2003, I - 5053 = GRUR 2003, 609 Rn. 99 bis 101 - Grana Padano; Urteil vom 20. Mai 2003 - C108/01, Slg. 2003, I - 5121 = GRUR 2003, 616 Rn. 95 bis 97 - Prosciu t to di Parma; Urteil v om 16. Juni 2005 - C105/03, Slg. 2005, I - 5285 = EuZW 2005, 433 Rn. 44 und 47 - Pupino; Urteil vom 4. Juli 2006 - C212/04, Slg. 2006, I - 6057 = EuZW 2006, 730 Rn. 110 - Adeneler). Maßgebliche Bedeutung kommt insoweit aus Sicht des Senats dem U m- stand zu , dass das Recht an der Marke in den Schutzbereich des Art. 17 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und des Art. 14 des Grundgesetzes fällt (vgl. zu Art. 17 Abs. 2 EU - Grundrechtscharta Me y er/ Berns - dorff , Charta der Grundrechte der Euro päischen Union, 3. Aufl., Art. 17 Rn. 13; zu Art. 14 GG BVerfGE 51, 193, 216 f.; 78, 58, 70; 95, 173, 188; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 Rn. 32 = WRP 2009, 839 POST/RegioPost). Das Markenrecht steht dem Markeninhaber zwar ni cht schrankenlos zu, sondern wird erst durch die auf die Markenrechtsrichtlinie z u- rückgehenden Bestimmungen des Markengesetzes konkretisiert (vgl. BGH, GRUR 2009, 678 Rn. 32 - POST/RegioPost). Im Streitfall besteht jedoch die Besonderheit, dass die vorlieg ende Fallkonstellation durch die deutsche B e- stimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ausdrücklich gesetzlich geregelt war und das Vertrauen eines Markeninhabers in die Gültigkeit dieser Bestimmung 39 - 22 - wegen des durch Art. 17 Abs. 2 EU - Grundrechtscharta und Art. 14 GG g e- schützten Eigentumsrechts an der Marke das Interesse an einer der Besti m- mung entgegenstehenden anderslautenden Auslegung anhand der Marke n- rechtsrichtlinie deutlich überwiegt (vgl. auch Lange, WRP 2008, 693, 699). Bornkamm Pokrant Büscher Schaffert Koch Vorinstanzen: LG Köln, Entscheidung vom 16.09.2008 - 33 O 484/06 - OLG Köln, Entscheidung vom 20.05.2009 - 6 U 195/08 -
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