BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 84/09 Verkündet am: 10. Januar 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja PROTI II MarkenRL Art. 10 Abs. 2 Buchst. a; MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2 a) Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht entgegen. b) Der Schutz einer Zeichenserie kann auch dadurch entstehen, dass der Ma r- keninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie im Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aus einem nur einmalig verwendeten Zeichen kann dagegen der Schutz eines Stammze i- chens einer Zeichenserie nicht abgeleitet werden. BGH, Urteil vom 10. Januar 2013 - I ZR 84/09 - OLG Köln LG Köln - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 10. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bor nkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler für Recht erkannt: Au f die Revision des Kläge rs wird das Urteil des 6. Zivil senats des Oberlandesgerichts Köln vom 20. Mai 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurüc k- verwiesen. Von Re chts wegen Tatbestand: Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken Nr. 397 02 429 PROTI (eing e- tragen am 3. März 1997) und Nr. 395 49 559.8 PROTIPLUS (eingetragen am 20. Mai 1996) sowie der nachfolgend wiedergegebenen WortBild - Marke Nr. 396 08 644.6 (einge tragen am 5. März 1997): Die Marken sind unter anderem für Eiweiß eingetragen. Die Marke Nr. 397 02 429 PROTI ist auch für Eiweiß mit dem Zusatz von Vitaminen und 1 2 - 3 - Mineralstoffen sowie Kohlenhydraten und für Lebensmittelzubereitungen mit hohen Eiweißa nteilen zur Anreicherung für Lebensmittel registriert. Der Kläger vertrieb zunächst über die P. R. & M. Gesellschaft bürgerl i- chen Rechts und anschließend über die P. GmbH Nahrungsergänzungsprodu k- te unter den Bezeichnungen Proti Power , PROTIPLUS , PRO TIPLEX und PROTI 4 - K in verschiedenen Aufmachungen und mit weiteren Zusätzen ( Plus 80 , XXL , Power 75, 80 oder 90 ). Der Beklagte bietet unter der am 11. Februar 2003 für näher beschrieb e- ne Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetisch e Lebensmittel eingetragenen und am 14. März 2003 veröffentlichten Wortmarke Nr. 302 47 818 Protifit ein Milchproteingemisch an. Nachdem der Beklagte die Einrede mangelnder Benutzung der Marke PROTI erhoben hatte, hat der Kläger geltend gemacht, dies e Marke durch die Bezeichnungen Proti Power , PROTIPLUS , PROTI®PLEX und PROTI®4 - K in Preislisten und graphisch gestalteten, nachfolgend wiedergegebenen Auf - machungen verwandt zu haben: 3 4 5 - 4 - Der Kläger begehrt unter Berufung auf seine prioritä tsälteren Marken vom Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke Protifit sowie das Verbot, dieses Zeichen zu verwenden. Der Kläger verfolgt weiter einen Au s- kunftsanspruch und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des B e- klagten. 6 - 5 - Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers ist ohne Erfolg geblieben (vgl. OLG Köln, GRUR 2009, 958 = WRP 2009, 1286). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger seine Klage anträge weiter. Mit Beschluss vom 17. August 2011 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, GRUR 2011, 1142 = WRP 2011, 1615 - PROTI I ): 1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszul e- gen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragun g abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist (Ma r- ke 2)? 2. Falls die Frage 1 verneint wird: Ist die vor stehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie 89/104/EWG vereinbar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) angewandt wird, die nur dazu eingetragen ist, um den Schutzb ereich einer anderen eingetrag e- nen Marke (Marke 2) abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist? 3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird: a) Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1 ) im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/ EWG nicht gegeben, aa) wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von der Eintragung der Marke (Marke 1) und einer weiteren Marke (Ma r- ke 2) des Markeninhabers nur in Besta ndteilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken (Ma r- ke 1 und Marke 2) beeinflusst wird; bb) wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von d e- nen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von de nen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen eing e- tragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Ma r- ke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Untersche i- dungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers aufweist? b) 7 8 - 6 - Der Gerichtshof der Europäi schen Union hat darüber durch Urteil vom 25. Oktober 2012 (C553/11, GRUR 2012, 1257 = WRP 2012, 1514 - Rintisch/ Eder) folgendermaßen entschieden: 1. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglie d- staaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benu t- zung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihr er Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beei n- flussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. 2. Art. 10 A bs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine Defensivma r- ke gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat die auf die Wortmarke PROTI gestützten Ansprüche nach § 22 Ab s. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 Ma r- kenG wegen Verfalls der Klagemarke und die aus den Klagemarken PROTI - PLUS und Proti Power abgeleiteten Ansprüche mangels Verwechslungsg e- fahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt: Der Kläger habe eine rechtserhaltende Benutzung der Marke PROTI in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Ma r- ke im Sinne von § 26 MarkenG nicht dargelegt. Die Benutzung der Bezeic h- nungen PROTIPLUS u nd Proti Power sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke PROTI , weil diese Zeichen für den Kläger als Marken eingetragen seien und der Markeninhaber nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine eingetragene Marke nicht durc h die Verwendung 9 10 11 - 7 - eines abgewandelten, ebenfalls als Marke registrierten Zeichens rechtserha l- tend benutzen könne. Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke PROTI durch die Bezeic h- nungen PROTI Power 90 , Proti XXL oder Proti 85 sei nicht gegeben. M it diesen Zeichen habe der Kläger vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke des Beklagten keine Umsätze erzielt. Die Verwendung der Zeichen PROTI 4K und PROTIPLEX sei keine rechtserhaltende Benutzung der Ma r- ke PROTI , weil deren kennzeichnend er Charakter durch die Zusätze 4K und PLEX verändert werde. Ansprüche aus den Marken PROTIPLUS und Proti Power gegen die angegriffene Marke Protifit seien ebenfalls nicht gegeben. Aufgrund der nur geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarken und einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit bestehe trotz Warenidentität keine Verwechslungsgefahr. II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Klägers hat E r- folg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 1. Der Kläger hat sein Klagebegehren in der Revisionsinstanz in erster Linie auf die Marke Nr. 397 02 429 PROTI (Klagemarke 1) und hilfsweise auf die Marke Nr. 395 49 559.8 PROTIPLUS (Klagemarke 2) sowie weiter hilf s- w eise auf die Marke Nr. 396 08 644.6 Proti Power (Klagemarke 3) gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der Klagemarke 1 und nur hilf s- weise über die Ansprüche aus den Klagemarken 2 und 3 in der angegebenen Reihenfolge zu entscheiden. 2 . Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bisher getroffenen Fes t- stellungen können die Ansprüche des Klägers gegen den Beklagten aus der 12 13 14 15 16 - 8 - Klagemarke 1 ( PROTI ) auf Löschung der Marke Protifit (§ 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), auf Unterlassung d er Verwendung dieser Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG) und auf Auskunft und Schadensersatz (§ 14 Abs. 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) nicht verneint werden. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Ansprüche seien nach § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1 S atz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen, weil die Klagemarke 1 mangels rechtserhaltender Benutzung verfallen sei, hält der revisionsrechtl i- chen Nachprüfung nicht stand. a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass de r Kläger die Klagemarke 1 innerhalb des für den Verfall maßgeblichen Zeitraums (§ 51 Abs. 4 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG) nicht durch Verwendung der Zeichen PROTI 4K und PROTIPLEX rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt hat. aa ) Nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke nicht aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 51 Abs. 1 MarkenG gelöscht werden, wenn die Eintragung der älteren Marke am Tag der Veröffentlichung de r Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls hätte gelöscht werden können. Die Eintragung der Marke wird auf Antrag wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG g e- löscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununte r- br ochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wo r- den ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung eines Löschungsantrags eine Benutzung der Marke nach § 26 Mark enG begonnen oder wieder aufg e- nommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Eintragung der angegri f- fenen Marke Protifit ist am 14. März 2003 veröffentlicht worden. Zu diesem Zeitpunkt war der Fünfjahreszeitraum nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, inne r- 17 18 - 9 - halb dessen der Kläger die am 3. März 1997 eingetragene Klagemarke 1 rechtserhaltend benutzen musste, bereits abgelaufen. Die Klagemarke 1 war somit am 14. März 2003 wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 und 2 Ma r- kenG löschungsreif, wenn sie nicht innerh alb des Zeitraums vom 14. März 1998 bis 14. März 2003 rechtserhaltend gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Ber u- fungsgerichts, die Benutzungsformen PROTI 4K und PROTIPLEX verände r- ten d en kennzeichnenden Charakter der Klagemarke 1. (1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form b e- nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen , wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der ei n- getragenen Marke gleichse tzt, das heißt , in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 - Castell/ VIN CASTEL ) . Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Z eichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Ve r- kehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammenge setztes Kennz eichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der K ennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 50 f. = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I ). Die Beurteilung ist grun d- sätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur eing e- schränkt, insbesondere auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beac h- tung der allgemeinen Lebenserfahrung , überprüfbar (vgl. BGH, Urteil vom 26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/ 19 20 - 10 - Bud; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 24 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 14 - Castell/ VIN CASTEL). (2) Ausgehend von diesen Maßstäben hat das Berufung sgericht ang e- nommen, der Verkehr sehe die Benutzungsform PROTI 4K als einheitliches Zeichen und nicht als zwei aus den Bestandteilen PROTI und 4K bestehe n- de Zeichen an. Entsprechendes gelte für die benutzte Form PROTIPLEX . Der Verkehr werde den B estandteil PROTI in den zusammengesetzten Benu t- zungsformen auch nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffassen. An diesem Ergebnis ändere die Verwendung des Zeichens R im Kreis nichts, die der Verkehr aufgrund der graphischen Gestaltung auf di e Benutzungsformen in ihrer Gesamtheit ziehen werde. Fasse das angesprochene Publikum die Benu t- zungsformen jeweils als einheitliche Zeichen auf, werde durch die Zusätze 4K und PLEX zu PROTI der kennzeichnende Charakter der Klagemarke 1 im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert, weil die Zusätze 4K und PLEX nicht lediglich beschreibend seien. Diese Ausführungen halten der rev i- sionsrechtlichen Nachprüfung stand. (3) Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht bei seiner Prüf ung dem Zeichen PROTI nicht unter Verstoß gegen die Bindung des Ve r- letzungsrichters an die Markeneintragung jegliche Unterscheidungskraft abg e- sprochen. Es ist vielmehr wegen der Abweichung von der beschreibenden A n- gabe Protein von einer - wenn auch unt erdurchschnittlichen - Kennzeic h- nungskraft der Klagemarke ausgegangen. Das Berufungsgericht hat lediglich im Zusammenhang mit der Frage, wie der Verkehr die fraglichen Benutzungsfo r- men auffasst, angenommen, dieser werde in den zusammengesetzten Zeichen PR OTI 4K und PROTIPLEX den Bestandteil PROTI als Hinweis auf Pr o- tein und nicht als gesondertes Zeichen ansehen. 21 22 - 11 - Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang weiter ge l- tend, das Berufungsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die B e- zeichnung PROTI in den Benutzungsformen PROTI 4K und PROTIPLEX nicht Stammbestandteil einer Zeichenserie des Klägers sei. Allerdings ist r e- gelmäßig von einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auszugehen, wenn diese als Stammbestandteil einer Zeichenserie verwendet wird, bei der das eine Zeichen die Produktfamilie und das andere Zeichen das konkrete Pr o- dukt benennt (vgl. BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 f. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Das Berufungsgeric ht hat jedoch in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise das Bestehen einer Zeichenserie mit dem Stammbestandteil PROTI verneint. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das g e- meinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C234/06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/ HABM [BAINBRIDGE]) . Das kann auch dergestalt geschehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie auf dem Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen getroffen, die die Annahme rechtfertigen, dass die vom Kläger mit dem B e- standteil PROTI gebildeten Zeichen im maßgeblichen Zeitpunkt (14. März 2003) in einer Art und Weise und einem Umfang benutzt worden sind, der den Verkehr veranlasst, vom Vorliegen einer Zeichenserie au szugehen. Soweit der Senat es in Ausnahmefällen unter engen Voraussetzungen für denkbar geha l- ten hat, in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen zu sehen (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 1995 - I ZB 33/93, GRUR 1996, 200, 202 = WRP 1997, 4 48 - Innovadiclophlont; Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG), hält er daran nicht fest. 23 - 12 - Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, der Verkehr habe auch aufgrund der unterschiedlichen graphischen Ge staltung der Bestandteile PROTI einerseits und 4K und PLEX andererseits keine Veranlassung, die Benutzungsformen nicht als jeweils einheitliches Zeichen anzusehen. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Revision lediglich ihre Sicht an die Stel le de r- jenigen des Tatrichters. Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe die Bestandteile 4K und PLEX in den Benutzungsformen nicht als au s- schließlich beschreibend angesehen. Zwar wird ein zusätzlicher Bestandteil, dem de r Verkehr eine rein beschreibende Angabe entnimmt, den kennzeic h- nenden Charakter der Marke häufig nicht verändern (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 18 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Das Berufungsgericht ist jedoch rechtsf ehlerfrei davon ausgegangen, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Zusätzen 4K und PLEX keine ausschließlich beschreibende Sachangabe entnehmen. b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klagemarke 1 sei auch nicht durch die Verwendung der (ebenfalls eingetragenen) Marken Nr. 395 49 559.8 PROTIPLUS und Nr. 396 08 644.6 Proti Power rechtserha l- tend benutzt worden, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern. aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Kläger könne sich nicht darauf beruf en, die Klagemarke 1 ( PROTI ) dadurch rechtserhaltend benutzt zu haben, dass er die für ihn eingetragenen Marken Nr. 395 49 559.8 PROTI - PLUS und Nr. 396 08 644.6 Proti Power verwendet habe, weil diese selbst als Marken eingetragen seien. Nach den vom Gerichtshof der Europäischen Union im Urteil Il Ponte Finanziaria/ HABM (GRUR 2008, 343) entwickelten Grundsätzen könne eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines 24 25 26 27 - 13 - abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Zeichens rechtserhaltend ben utzt werden. Die Entscheidung sei zwar zu Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a GMV ergangen. Die Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung en t- sprächen aber inhaltlich Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL. Die richtl i- nienkonforme Auslegung des Markengeset zes habe zur Folge, dass § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht anwendbar sei. bb) Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Wie der Gerichtshof der Europäischen Union auf das Vorabentsche i- dungsersuchen des Se nats zur Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a Ma r- kenRL entschieden hat, kann sich der Markeninhaber zur Darlegung der rechtserhaltenden Benutzung auch dann auf die Benutzung eines abgewande l- ten Zeichen s berufen, wenn dieses Zeichen ebenfalls als Marke e ingetragen ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 1257 Rn. 18 bis 30 - Rintisch/ Eder). Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 Ma r- kenG nicht entgegen. Eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke 1 ( PROTI ) im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG ist daher - anders als vom Ber u- fung sgericht angenommen - nicht allein deshalb ausgeschlossen, weil die B e- nutzungsformen PROTI PLUS und Proti Power ebenfalls als Marke eingetr a- gen sind. III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). 1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Ber u- fungsgerichts, eine rechtserhaltende Benutzung nach § 2 6 Abs. 3 Satz 1 Ma r- kenG sei ausgeschlossen, weil die Bezeichnungen PROTIPLUS und Proti 28 29 30 31 - 14 - Power aufgrund der Abwei chungen von der Klagemarke 1 ( PROTI ) den kennzeichnenden Charakter dieser Marke veränderten. a) Das Berufungsgericht hat zur Begründung einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke 1 darauf abgestellt, der Verkehr werde die Wortmark e PROTIPLUS und die Wort - Bild - Marke Proti Power als einheitliches Zeichen ansehen. Die Zeichenbestandteile PLUS und Power seien nicht beschreibend. Inwieweit etwa PROTIPLUS ein Mehr enthalte, sei nicht ersichtlich. Auch der Bestandteil Power beschreibe nichts anderes als das, wofür auch die übrigen Produkte des Klägers stünden. b) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. In diesem Zusammenhang braucht nicht entschieden zu werden, ob die Ausführungen des Berufung sgerichts überhaupt eine ausreichende Entsche i- dungsgrundlage für das Revisionsgericht sein können. Da s könnte fraglich sein, weil das Berufungsgericht seine Annahme, der Verkehr werde das Wortzeichen PROTIPLUS und die Wort - Bild - Marke Proti Power jeweil s als einheitliche Zeichen auffassen (BU 5 unter II 1 b cc) , in Klammern gesetzt und im Konjun k- tiv gehalten hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft in die Beurteilung, ob der Ve r- kehr das Zeichen PROTIPLUS als einheitliches Zeichen ansieht, nich t die graphisch gestaltete Form einbezogen, bei der PROTI mit einem R im Kreis in der oberen Reihe und - davon abgesetzt - PLUS 80 in der unteren Reihe dargestellt sind. Da der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Ze i- chen den Hinweis entnimm t, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll ), ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die 32 33 34 35 - 15 - Zeichenform nicht als zusammengesetztes Zeichen ansie ht, sondern PROTI® als ein Zeichen auffasst . Darüber hinaus hat das Berufungsgericht nicht geprüft, ob der Verkehr auch das Wortzeichen Proti Power als einheitliches Zeichen auffasst oder ob er in ihm nicht zwei voneinander zu unterscheidende Zeiche n sieht. Der Ve r- weis des Berufungsgerichts auf das Zeichen Proti Power bezieht sich auf die Wort - Bild - Marke, bei der zwischen den Zeichenbestandteilen durch das einhei t- liche P eine gewisse Klammerwirkung entsteht. Diese Ausführungen des B e- rufungsgerich ts können nicht ohne weiteres auf das Wortzeichen übertragen werden. Die Ausführungen des Berufungsgerichts, die Bestandteile PLUS und Power seien in Kombination mit dem Wortbestandteil PROTI in Groß - und Kleinschreibung nicht beschreibend, sind e benfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang angenommen, der Ve r- kehr werde in PROTI einen Hinweis auf den Hauptbestandteil der damit b e- zeichneten Produkte erkennen. Dann erweist sich seine Annahme, es sei nicht ersichtlich, wovon PROTIPLUS ein Mehr enthalte, als widersprüchlich. En t- sprechendes gilt für den Bestandteil Power . Das Berufungsgericht hat unte r- stellt, dass der Zusatz für mit Energie und Leistungskraft arbeiten steht. Ist von einer entsprechenden Verkehrsauffassung für das Revisionsverfahren au s- zugehen, ist nichts dafür ersichtlich, dass der Bestandteil Power in Verbindung mit dem Zeichen Proti nicht beschreibend wirkt. Die Beurteilung des Berufungsgerich ts, die Verwendung der Zeichen PROTIPLUS und Proti Power stelle keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG dar, kann danach keinen Bestand haben. 36 37 38 - 16 - 2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zur Verwechslungsg e- fahr im Sinn e von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 1 und dem angegriffenen Zeichen Protifit getroffen. Im Hinblick darauf ist zugunsten des Klägers im Revisionsverfahren zu unterstellen, dass zwischen den kollidi e- renden Marken PROTI und Protifit Verwechslungsgefahr besteht. IV. Auf die Revision des Klägers ist danach das Berufungsurteil aufzuh e- ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Ber u- fungsgericht zurückzuverweisen, weil die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Berufungsgericht hat die fehlenden Festste l- lungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke 1 durch die Verwe n- dung der Zeichen PROTIPLUS und Proti Power zu treffen . Sollte die Klag e- marke 1 nicht verfallen sein, wird das Berufungsgericht weiter die notwendigen 39 40 - 17 - Feststellungen zum Vorliegen der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 1 und der Marke Protifit zu treffen haben. Bornkamm Büscher Schaffert Koch Löffler Vorinsta nzen: LG Köln, Entscheidung vom 16.09.2008 - 33 O 484/06 - OLG Köln, Entscheidung vom 20.05.2009 - 6 U 195/08 -
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