BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 87/07 Verk374ndet am: 29. Juli 2009 B374rk Justizhauptsekret344rin als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Zoladex MarkenG 247 14 Abs. 6 a.F., 247 24 a) Stellt sich der Parallelimport eines Arzneimittels allein deswegen als rechts-widrig dar, weil die Vorabinformation des Markeninhabers, die Vorausset-zung f374r die Ersch366pfung gewesen w344re, unterblieben ist, kommt im Rahmen der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ein verh344ltnism344337ig nied-riger Verg374tungssatz in Betracht. b) Der Parallelimporteur, der es vers344umt, den Markeninhaber vorab zu infor-mieren, und der deswegen eine Markenverletzung begeht, kann - wenn der Markeninhaber diese Art der Schadensberechnung gew344hlt hat - verpflichtet sein, den Gewinn aus dem Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels vollst344ndig herauszugeben. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 87/07 - OLG Hamburg LG Hamburg - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 29. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Die Revisionen der Kl344gerin und der Beklagten gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 26. April 2007 werden zur374ckgewiesen. Von den Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Kl344gerin 64%, die Beklagte 36%. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin, ein Pharmaunternehmen, vertreibt in Deutschland die Arz-neimittel 204Zoladex223 und 204Nolvadex223; f374r beide Bezeichnungen genie337t sie Mar-kenschutz. Sie nimmt die Beklagte, die diese Arzneimittel ohne Vorabinformati-on der Kl344gerin aus dem Ausland nach Deutschland eingef374hrt und hier vertrie-ben hat, f374r die Zeit vom 31. Dezember 1996 bis zum 1. November 1999 wegen Verletzung ihrer Markenrechte auf Schadensersatz in Anspruch. Nachdem sie insoweit ein rechtskr344ftig gewordenes Feststellungsurteil erwirkt hat (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 114), macht sie nunmehr gegen374ber der Beklagten Schadensersatz in H366he von 70.739,79 200 zuz374glich Zinsen geltend. Dabei ver-langt sie wegen des Vertriebs des Arzneimittels 204Nolvadex223 die Herausgabe ei- 1 - 3 - nes Verletzergewinns in H366he von 23.312,93 200 und wegen des Vertriebs des Arzneimittels 204Zoladex223, mit dem die Beklagte Ums344tze in H366he von 466.268,63 200 erzielt hat, unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 10% ei-ne Lizenzgeb374hr in H366he von 46.626,86 200. Dar374ber hinaus begehrt sie von der Beklagten die Erstattung von zur Durchsetzung ihrer Anspr374che vorgerichtlich aufgewendeten Anwaltskosten in H366he von 800 200 sowie Zinsen. Die Kl344gerin hat unter Ber374cksichtigung von zwei Teilzahlungen, die die Beklagte in der Zeit zwischen der Einreichung und der Zustellung der Klage ge-leistet hat, beantragt, die Beklagte zu verurteilen, 2 an die Kl344gerin 70.739,79 200 nebst Zinsen in H366he von acht Prozentpunkten 374ber dem Basiszinssatz seit dem 1. November 1999 abz374glich am 28. Februar 2005 gezahlter 8.525,37 200 und am 1. M344rz 2005 gezahlter 2.584,11 200 zu zah-len. Das Landgericht hat der Klage in H366he von 21.288,02 200 zuz374glich Zinsen in H366he von acht Prozentpunkten 374ber dem Basiszinssatz aus 20.728,52 200 seit dem 22. Februar 2005, aus 559,50 200 seit dem 19. Mai 2005 sowie aus 9.325,37 200 f374r die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 28. Februar 2005 statt-gegeben und sie im 334brigen abgewiesen (LG Hamburg MD 2006, 655). 3 Das Berufungsgericht hat die Berufung, mit der die Kl344gerin ihr Zah-lungsbegehren im vollen Umfang weiterverfolgt hat, und die Anschlussberufung, mit der die Beklagte die vollst344ndige Abweisung der Klage erstrebt hat, zur374ck-gewiesen (OLG Hamburg OLG-Rep 2009, 31). 4 Mit ihren vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen verfolgen die Parteien ihre Klage- bzw. Klageabweisungsantr344ge weiter. Sie beantragen je-weils, das Rechtsmittel der Gegenseite zur374ckzuweisen. 5 - 4 - Entscheidungsgr374nde: 6 I. Das Berufungsgericht hat - wie zuvor das Landgericht - hinsichtlich der die Marke 204Zoladex223 betreffenden Rechtsverletzung einen Anspruch der Kl344ge-rin auf Zahlung von Schadensersatz in H366he einer Lizenzverg374tung von 2% der von der Beklagten mit dem Arzneimittel erzielten Ums344tze f374r begr374ndet erach-tet und daher angenommen, dass der Kl344gerin in dieser Hinsicht statt der be-gehrten 46.626,86 200 nur die von der Beklagten in der Zeit zwischen Einreichung und Zustellung der Klage bezahlten 9.325,37 200 zustehen. Das Landgericht sei deshalb mit Recht auch davon ausgegangen, dass der Anspruch der Kl344gerin auf Ersatz au337ergerichtlicher Kosten nur in H366he von 559,50 200 begr374ndet sei. Hinsichtlich der Verletzung der Marke 204Nolvadex223 habe das Landgericht eine Minderung des von der Beklagten herauszugebenden Verletzergewinns im Er-gebnis richtig verneint. Ebenfalls zutreffend sei seine Beurteilung, dass die Be-klagte den insoweit herauszugebenden Betrag erst ab dem 22. Februar 2005 zu verzinsen habe. II. Diese Beurteilung h344lt den Angriffen der Revisionen stand. 7 1. Verletzung der Marke 204Zoladex223 8 a) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Kl344gerin wegen der Verletzung der Marke 204Zoladex223 eine Verg374tung f374r eine fik-tive Lizenz in H366he von lediglich 2% des von der Beklagten mit rechtsverletzend gekennzeichneten Arzneimitteln erzielten Umsatzes verlangen kann (247 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6 MarkenG a.F.). 9 aa) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei auf die Besonderheiten des Parallelimports von Arzneimitteln abgestellt und aufgrund dieser Umst344nde ei-nen h366heren Verg374tungssatz als 2% des Umsatzes nicht als gerechtfertigt an- 10 - 5 - gesehen. Vern374nftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrags h344tten - wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - im Streitfall bei der Bemessung der Lizenzverg374tung ber374cksichtigt, dass es nicht um die Erstkennzeichnung der Ware, sondern um den Parallelvertrieb von Originalware in Deutschland ging, die zuvor ordnungsgem344337 in der Europ344ischen Union in Verkehr gebracht worden war und dem Konzern der Kl344gerin bereits entsprechende Einnahmen verschafft hatte. Vern374nftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrages h344tten auch dem Umstand das n366tige Gewicht beigemessen, dass die Ware bei Be-achtung der von der Rechtsprechung entwickelten Vorgaben an sich ohne Zu-stimmung des Markeninhabers und damit lizenzfrei nach Deutschland h344tte eingef374hrt und hier vertrieben werden k366nnen. Schlie337lich hat das Berufungsge-richt zutreffend darauf hingewiesen, dass das Markenrecht der Kl344gerin im Streitfall nur deswegen nicht ersch366pft war, weil die Beklagte lediglich ihrer Ob-liegenheit zur Vorabinformation des Markeninhabers nicht nachgekommen war. Eine schwererwiegende Beeintr344chtigung der Interessen der Kl344gerin, wie sie - etwa im Falle einer rufsch344digenden Aufmachung des umgepackten Arznei-mittels - mit der Nichterf374llung anderer Ersch366pfungsbedingungen einhergeht, steht nicht in Rede. Dass diese Umst344nde auf der Ebene der Schadenszurech-nung nicht als rechtm344337iges Alternativverhalten ber374cksichtigt werden d374rften, hindert ihre Ber374cksichtigung bei der Berechnung des Schadens nicht. bb) Die Revision der Kl344gerin wendet demgegen374ber vergeblich ein, die Argumentation vom rechtm344337igen Alternativverhalten beim Arzneimittel-Paral-lelimport m374sse auch bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zur Vermeidung von Wertungswiderspr374chen stets ausgeschlossen werden (so auch Schickert, PharmR 2005, 125 f. und 128). Denn der Markeninhaber k366nne den Schadensersatz statt nach der Lizenzanalogie wahlweise auch nach dem tats344chlich entgangenen Gewinn oder dem Verletzergewinn berechnen; bei 11 - 6 - diesen alternativen Berechnungsmethoden komme es aber nicht darauf an, ob bei rechtm344337igem Verhalten Lizenzgeb374hren angefallen w344ren. 12 Dieser Argumentation steht schon entgegen, dass sie gegen das im Rah-men der dreifachen Schadensberechnung zu beachtende Verbot der Vermen-gung der einzelnen Berechnungsmethoden verst366337t (vgl. BGHZ 119, 20, 25 - Tchibo/Rolex II; 122, 262, 265 - Kollektion-Holiday, jeweils m.w.N.; Hacker in Str366bele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 247 14 Rdn. 356). Auf die Frage, ob - wof374r vieles spricht - dieses Verbot auch unter der Geltung der Richtlinie 2004/47/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums weitergilt (dazu eingehend Hacker in Str366bele/Hacker aaO), kommt es im Streitfall nicht an, weil auf die zugrunde liegenden Verletzungsf344lle ohnehin altes Recht anzu-wenden ist. Es kommt hinzu, dass das rechtm344337ige Alternativverhalten eine hypothetisch gebliebene Schadensursache darstellt, so dass die Frage seiner Ber374cksichtigung oder Nichtber374cksichtigung eine am Schutzzweck der verletz-ten Norm ausgerichtete Wertung erfordert (vgl. BGHZ 168, 352 Tz. 21; Pa-landt/Heinrichs, BGB, 68. Aufl., Vorb v 247 249 Rdn. 96 m.w.N.). Dagegen sind diejenigen Umst344nde, die nach Auffassung des Berufungsgerichts den Ansatz eines relativ niedrigen Lizenzsatzes rechtfertigen, als beim Abschluss des f374r die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ma337geblichen fiktiven Li-zenzvertrags tats344chlich gegeben zu unterstellen (vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128). cc) Ebenfalls ohne Erfolg weist die Revision der Kl344gerin darauf hin, dass das Verbotsrecht des Markeninhabers gegen374ber einem Parallelimporteur, der Arzneimittel unter Versto337 gegen die Verpflichtung zur Vorabunterrichtung des Markeninhabers auf den Markt gebracht hat, gem344337 dem Urteil des Gerichts-hofs der Europ344ischen Gemeinschaften in der Sache 204Boehringer/Swingward II223 (Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 61 = 13 - 7 - WRP 2007, 627) nicht vom Verbotsrecht des Markeninhabers gegen374ber dem Vertreiber gef344lschter Waren unterschieden werden k366nne. Der Gerichtshof hat in seinen weiteren Ausf374hrungen klargestellt, dass eine nationale Ma337nahme, nach der der Markeninhaber beim Vertrieb nicht gef344lschter Ware ohne vorheri-ge Unterrichtung des Markeninhabers eine finanzielle Entsch344digung auf der-selben Grundlage verlangen k366nne wie im Falle einer F344lschung, zwar nicht als solche dem Verh344ltnism344337igkeitsgrundsatz widerspreche; es sei aber Sache des nationalen Gerichts, die H366he der finanziellen Entsch344digung im Einzelfall insbesondere unter Ber374cksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber durch den Versto337 des Parallelimporteurs entstandenen Schadens sowie unter Ber374cksichtigung des Verh344ltnism344337igkeitsgrundsatzes zu bestimmen (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 63 - Boehringer/Swingward II). Danach steht das Gemein-schaftsrecht der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht entgegen, vern374nftige Parteien eines fiktiven Lizenzvertrags h344tten bei der Festlegung der Lizenzge-b374hr insbesondere ber374cksichtigt, aus welchen Gr374nden die Nutzung der Marke rechtswidrig gewesen sei, und h344tten deshalb bei einem allein wegen der un-terbliebenen Vorabinformation rechtswidrigen Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels einen niedrigeren Verg374tungssatz vereinbart. b) Aus den vorstehenden Ausf374hrungen folgt zugleich, dass der Kl344gerin wegen der Verletzung der Marke 204Zoladex223 weder ein weitergehender Zinsan-spruch noch ein 374ber den gew344hrten Betrag hinausgehender Anspruch auf Er-stattung au337ergerichtlicher Kosten zusteht. 14 2. Verletzung der Marke 204Nolvadex223 15 a) Die Revision der Beklagten wendet sich ohne Erfolg gegen die Beur-teilung des Berufungsgerichts, dass die Beklagte den Gewinn, den sie mit dem mangels Vorabinformation der Kl344gerin unberechtigt eingef374hrten und vertrie- 16 - 8 - benen Arzneimittel 204Nolvadex223 erzielt hat, in voller H366he an die Kl344gerin he-rausgeben muss. 17 aa) Mit Recht hat das Berufungsgericht zur Begr374ndung auf den Um-stand verwiesen, dass parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland ohne Verwendung der zur Bezeichnung des Arzneimittels angebrachten Marke aus arzneimittelrechtlichen Gr374nden nicht verkehrsf344hig sind. Unabh344ngig davon verbietet sich - worauf das Berufungsgericht ebenfalls hingewiesen hat - eine Unterscheidung danach, ob der Markterfolg gegebenenfalls noch von anderen Umst344nden abh344ngt, auch deswegen, weil der Parallelimporteur 374ber die erfor-derlichen Hinweise auf seine Rolle als Importeur und Umpacker hinaus nur in beschr344nktem Umfang Eingriffe in die Packung vornehmen darf (vgl. BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 29 ff. = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 30/05, GRUR 2008, 1087 Tz. 19 ff. = WRP 2008, 1557 - Lefax/Lefaxin). Dem kann die Beklagte nicht mit dem - auf der E-bene der abstrakten Schadensberechnung unzul344ssigen - Einwand begegnen, dass sie die Vorabinformation ganz einfach h344tte erteilen und das Arzneimittel dann uneingeschr344nkt h344tte vertreiben k366nnen. Bei der Berechnung des Scha-dens nach dem Verletzergewinn kann - wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - eine wertende Betrachtung allenfalls an die Frage der Ur-s344chlichkeit zwischen Kennzeichenbenutzung und Gewinneintritt unter Einbe-ziehung eventueller Mitursachen f374r den Absatzerfolg ankn374pfen. Die Annahme des Berufungsgerichts, im Streitfall seien solche Mitursachen jedoch wegen der besonderen Rechtslage beim Parallelimport von Arzneimitteln sowie im Hinblick auf die Unzul344ssigkeit der Vermischung unterschiedlicher objektiver Berech-nungsweisen nicht zu ber374cksichtigen, l344sst keinen Rechtsfehler erkennen. bb) Entgegen der Revision der Beklagten ist das Berufungsgericht auf den Einwand eingegangen, bei der Berechnung der H366he des Gewinnheraus- 18 - 9 - gabeanspruchs sei zu ber374cksichtigen, dass 204Nolvadex223 auch von anderen Pa-rallelimporteuren habe vertrieben werden k366nnen. Mit Recht hat das Beru-fungsgericht indessen diesen Umstand als unerheblich angesehen. Um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird bei der Bemessung des Scha-densersatzes anhand des Verletzergewinns gerade fingiert, dass der Rechtsin-haber ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn erzielt h344tte wie der Verletzer (BGHZ 145, 366, 372 - Gemein-kostenanteil; 150, 32, 45 - Unikatrahmen; 181, 98 Tz. 74 - Tripp-Trapp-Stuhl). Dementsprechend spielt es hier - anders als bei der Berechnung des Schadens nach dem entgangenen Gewinn oder nach der Lizenzanalogie - keine Rolle, ob die Kl344gerin sich den Gewinn ohne das Eingreifen der Beklagten mit berechtigt handelnden Parallelimporteuren h344tte teilen m374ssen. cc) Die 334berleitung des gesamten von der Beklagten mit dem Vertrieb des Arzneimittels 204Nolvadex223 erzielten Gewinns auf die Kl344gerin steht auch nicht in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht. Der Gerichtshof der Europ344i-schen Gemeinschaften hat sich im Urteil 204Boehringer/Swingward II223 (GRUR 2007, 586 Tz. 57 ff.) zu der Frage ge344u337ert, ob der Inhaber einer f374r ein Arz-neimittel verwendeten Marke aufgrund eines Versto337es des Parallelimporteurs eine finanzielle Entsch344digung auf derselben Grundlage verlangen kann wie im Falle einer Warenf344lschung. Auch im vorliegenden Zusammenhang sind dabei die bereits vorstehend unter II 1 a cc wiedergegebenen Ausf374hrungen in den Textziffern 61 und 63 der Entscheidung von besonderem Belang. Der Gerichts-hof hat sich mit ihnen die von der Generalanw344ltin Sharpston in ihren Schluss-antr344gen vom 6. April 2006 vertretene Auffassung, die Sanktion im Falle einer unterbliebenen Vorabinformation m374sse weniger schwer ausfallen als bei einem Versto337 gegen die 374brigen vier Voraussetzungen des Umpackens (Tz. 76), nicht zu eigen gemacht. 19 - 10 - dd) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des Sachverhalts schlie337lich auch nicht den Grundsatz vernachl344ssigt, dass der Verletzergewinn allein insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht (st. Rspr.; vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 41 - Tripp-Trapp-Stuhl, m.w.N.). Seine Beurtei-lung, der von der Beklagten erzielte Gewinn geb374hre auch unter Ber374cksichti-gung dieses Grundsatzes in voller H366he der Kl344gerin, weil das von der Beklag-ten eingef374hrte Arzneimittel ohne die Verwendung der Marke der Kl344gerin aus arzneimittelrechtlichen Gr374nden in Deutschland nicht verkehrsf344hig gewesen sei, l344sst keine 334berschreitung des dem Tatrichter in dieser Hinsicht einge-r344umten Sch344tzungsermessens erkennen (vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 42 - Tripp-Trapp-Stuhl, m.w.N.; vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128 f.). 20 b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Kl344gerin schlie337lich dage-gen, dass das Berufungsgericht den Zinsanspruch verneint hat, den die Kl344ge-rin auf der Grundlage des 247 819 BGB hinsichtlich des ihr wegen Verletzung der Marke 204Nolvadex223 zugesprochenen Schadensersatzes f374r die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 22. Februar 2005 geltend gemacht hat. 21 Das Berufungsgericht hat hierzu ausgef374hrt, bei der Herausgabe des Verletzergewinns handele es sich um eine nur deliktsrechtlich, nicht bereiche-rungsrechtlich zu begr374ndende Rechtsfolge; 247 819 BGB sei daher nicht an-wendbar. Diese Beurteilung entspricht der Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs. Nach ihr stellt die unberechtigte Inanspruchnahme eines Immaterial-g374terrechts durch einen Dritten zwar einen Eingriff in den Zuweisungsgehalt dieses Rechts dar. Der unberechtigte Gebrauch als solcher kann vom Dritten aber nicht herausgegeben werden. F374r die Bestimmung des daher gem344337 247 818 Abs. 2 BGB zu leistenden Wertersatzes ist der objektive Wert des Erlang-ten ma337geblich; dieser Wert besteht nicht in dem vom Dritten erzielten Gewinn, sondern in der f374r den Gebrauch des Rechts angemessenen und 374blichen Li- 22 - 11 - zenz (vgl. BGHZ 82, 299, 305 ff. - Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 f. - Cha-nel No. 5 I; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 41 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; vgl. auch - zur Leistungs-kondiktion - BGH, Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 686 = WRP 2000, 766 - Formunwirksamer Lizenzvertrag, m.w.N.; a.A. Fezer, Marken-recht, 4. Aufl., 247 14 Rdn. 1054). Ein 374berzeugender Grund, von diesen Grund-s344tzen im vorliegend zu beurteilenden Fall abzuweichen, ist nicht ersichtlich und wird auch von der Revision der Kl344gerin nicht geltend gemacht. III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 97 Abs. 1, 247 92 Abs. 1 ZPO. 23 Bornkamm B374scher Schaffert Bergmann Kirchhoff Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 30.06.2005 - 327 O 126/05 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2007 - 3 U 160/05 -
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