BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 91/13 Verkündet am: 27. November 2014 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja STAYER MarkenG § 14 Abs. 3 Nr. 4, § 26 Abs . 1 und 4, §§ 49, 55 a) Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Inland reicht die reine Durc h- fuhr im Ausland gekennzeichneter Ware durch Deutschland nicht aus. Dies gilt auch für eine international registrierte Marke. b) Die Kennzeichnung von Exp ortware im Inland kann für eine rechtserhaltende Benutzung genügen. Diese setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer um ein vom Markeninhaber unabhängiges Unternehmen handelt. c) Wird eine Marke rechtserhaltend für Waren benutz t, die unter zwei Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen, ist der umfassendere Oberbegriff zu löschen. BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - OLG München LG München I - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf di e mündliche Verhan d - lung vom 27. November 2014 durch den Vorsitz enden Richter Prof. Dr. Büscher , die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesg e- richts M ünchen - 6. Zivilsenat - vom 11. April 2013 unter Zurüc k- weisung des weitergehenden Rechtsmittels insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klage hinsichtlich der eingetragenen Waren "outils" abgewiesen hat. Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I, 33. Zivilkammer, vom 10. Juli 2012 zurückgewiesen. Die Anschlussrevision der Beklagten gegen das Urteil des Obe r- landesgerichts München vom 11. April 2013 wird zurückgewiesen. Die Kosten des Revis ionsverfahrens trägt die Beklagte. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eine russische Herstellerin von handbetätigten Wer k- zeugen. Sie ist Inhaberin der IR - Marke "STAYER" Nr. 781 663, die über eine Priorität vom 29. Dezember 2001 verfügt und deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist (Streitmarke). Die Streitmarke ist für Waren der Klassen 03, 08 und 16 wie folgt eingetragen: Klasse 03 Produits de nettoyage; produits pour faire briller, préparations pour polir, produits de dégraissage, a brasifs, produits pour aiguiser abrasifs, émeri (termes incompréhensibles de l'avis du Bureau I n- ter national règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), produits pour polir; papier émeri, toile émeri, pierre à adoucir, toile à po lir; produits pour dér ouiller. Klasse 08 Outils, coutellerie, instruments à main pour abraser, affiloirs, meules à aiguiser à main, meules en émeri, limes à aiguilles, limes; mèches, tondeuses à gazon, fers à gaufrer; coffins, porte - forets, perforateurs, outils à main actionné s manuellement; pist o- lets, coupoirs, découpoirs. Klasse 16 Brosses, pinceaux, brosses pour peintres, brosses pour l'écriture, bâtons pour l'écriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau I n- ternational - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), r u- bans encreurs, rouleaux de peintres en bâtiment, coupe - papier, équerres à dessin, pellicules en matières plastiques, sacs (terme trop vague de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du R è- glement d'exécution commun), matières filtrantes (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règl e- ment d'exécution commun). Die Klägerin hat geltend gemacht , die Beklagte habe die Streitmarke in Deutschland nicht rechtserhaltend benutzt. 1 2 - 4 - Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemä ß verurteilt, in die Schutz - entziehung der Streitmarke in Deutschland einzuwilligen. Das Berufungs gericht hat das landgerichtliche Urteil insoweit abgeändert , als es von der Verurteilung der Beklagten die für die Klasse 08 eingetragenen Waren "outils" und "instr u- ments à main pour abraser" ausgenommen hat . Dagegen richten sich die vom Senat zugelassene Revision der Klägerin und die Anschlussrevision der Beklagten. Die Klägerin verfolgt mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Beklagte beantragt, die Wiederherste l- lung des landgerichtlichen Urteils. Mit der Anschlussrevision erstrebt d ie B e- klagte die vollständige Abweisung der Klage . Die Klägerin beantragt, die A n- schlussrevision der Beklagten zurückzuweisen. Entscheidungsgründe: I . Das Berufun gsgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung der Streitmarke wegen Verfalls gemäß § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 107 Abs. 1 , § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 2, § 124 MarkenG lägen übe r- wiegend vor, weil die Beklagte d ie Streitm arke für eine n Teil der eingetragenen Waren nicht rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt habe . Dazu hat es ausgeführt: Die Klägerin habe dargetan, dass sie über allgemein zugängliche Que l- len eine Benutzung der Streitmarke in Deutschland nicht habe festste llen kö n- nen. Die Beklagte habe demgegenüber nicht hinreichend dazu vorgetragen, dass sie über ihre Lizenznehmerin K . in Deutschland mit der Streitmarke gekennzeichnete Produkte des Warenverzeichnisses angeboten habe. Der Vo r- 3 4 5 6 - 5 - trag zum Angebot in den V erkaufsräumen der K . in L . sei erstin - stanzlich nicht ausreichend substantiiert gewesen. Mit dem neuen zweitinstan z- lichen Vortrag hierzu sei die Beklagte ausgeschlossen. Der Abschluss des Rahmenvertrags zwischen der K . und der russischen I . C o . Ltd. belege keine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke in Deutschland. Die Verwendung einer Marke in internen Geschäftspapieren stelle keine ausre i- chende Markenverwendung dar. Soweit die Beklagte geltend gemacht habe, die K . füh re von Deutschland aus Exporte von im Ausland mit der Streit - marke gekennzeichneten Waren durch, sei dies ohne weiteren Inlandsbezug zur Rechtserhaltung in Deutschland nicht geeignet. Die Beklagte könne sich allerdings mit Erfolg darauf berufen, dass im I nland mit der Streitmarke geken n- zeichnete PU - Reibebretter, PU - Hollandbretter, Kardätschen und PU - Fummel - bretter im Auftrag der K . durch ein deutsches Unternehmen hergestellt und durch ein Berliner Transportunternehmen nach Russland an ein Unterne h- me n zum Weitervertrieb in Russland ausgeliefert worden seien. Darin liege für die Waren " outils" und "instruments à main pour abraser" die rechtserhaltende Benutzung einer Exportmarke gemäß § 26 Abs. 4 MarkenG . II . Die gegen diese Beurteilung gerichtete A nschlussrevision der Bekla g- ten ist nicht begründet (dazu II. 1 .). Die Revision der Klägerin hat dagegen tei l- weise Erfolg. Sie führt unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit darin die Klage hinsichtlich der ei n- getragenen Waren "outils" abgewiesen worden ist. In diesem Umfang war die Berufung der Beklagten gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche U r- teil zurückzuweisen (dazu II. 2 .). 1. Die Anschlussrevision wendet sich ohne Erfolg gegen die A nnahme des Berufungsgerichts, die Beklagte sei mit Ausnahme der Warengruppen "outils" und "instruments à main pour abraser" gemäß § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1, 7 8 - 6 - § 107 Abs. 1, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 2, § 124 MarkenG zur Einwilligung in die Schutzentziehung ver pflichtet. Die Annahme des Berufungsgerichts, die B e- kla g te habe die Streitmarke für die eingetragenen Waren in diesem Umfang im Inland nicht rechtserhaltend benutzt, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. a) Einer IR - Marke wird auf Antrag wege n Verfalls der Schutz entzogen, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach einem der in § 115 Abs. 2 MarkenG genannten Stichtage nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Das Berufungsgericht ist davon ausgega n- gen, da ss die Benutzungsschonfrist am 3. Juli 2008 endete. Dagegen wenden sich Revision und Anschlussrevision nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. b) Die Darlegungs - und Beweislast für die Voraussetzungen der L ö- schungsklage trifft d en Klä ger (BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05 , GRUR 2009, 60 Rn. 19 = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD; vgl. Fezer, Marke n- recht, 4. Aufl., § 55 Rn. 28; Hacker in S tröbele/Hacker, Markengesetz, 11 . Aufl., § 55 Rn. 12). Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grunds atz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese setzt voraus, dass der L ö- schungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 19 LOTTOCARD ; BGH, U rteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 Orion ). Dies hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt. 9 10 - 7 - c ) Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die B e- klagte ihrer sekundären Darlegungslast hinsichtlich sämtlich er Waren der Kla s- sen 03 und 16 und hinsichtlich der Waren der Klasse 08 bis auf zwei Ware n- grup pen ("outils" und "instruments à main pour abraser") nicht genügt hat . a a ) Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die rechtserhaltende Benutzung der Str eitmarke ergebe sich weder aus dem Produktkatalog au s dem Jahr 2001 noch aus der Preisliste aus dem Jahr 2010, die die Beklagte vorgelegt hat. (1) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungs - identität der W aren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 C 40/01, Slg. 2003, I 2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 Ansul/A jax; Urteil vom 15. Januar 2009 C 495/07, Slg. 2009, I 137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 Silberque lle/Maselli; BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 R n. 42 = WRP 2012, 980 Werbegeschenke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 - Orion ). Ob di e Marke ernsthaft im Inland benutzt worden ist, ist anhand sämtlicher Ta t- sachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke g e- schützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl . EuGH, Urteil vom 13. September 2007 C234/06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 49 = WRP 2012, 940 11 12 13 - 8 - ZAPPA). Dabei müssen die Benutzungs handlungen einen Inlandsbezug au f- weisen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 Orion; Ströbele in Ströbele/ Hacker aaO § 26 Rn. 221; Lange, Marken - und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urh e- berrec ht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 68; zur Notwendigkeit der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 C149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 Leno Merken/ Hagelkruis [ONEL/OMEL]). Für international registrierte Marken gelten keine anderen Maßstäbe (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 68). (2 ) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe schon nicht dargelegt, in welcher Au flagenhöhe der Katalog in Deutschland erschi e- nen sei und wann und an wen er verteilt worden sei. In dem Produktkatalog seien die bildlich dargestellten Waren nicht mit der Streitmarke versehen, diese finde sich lediglich neben der Marke "K . " in der K opfzeile der jeweili - gen Produktseite . Katalog und Preisliste seien außerdem in englischer Sprache abgefasst, so dass ein Vortrag der Beklagten zur Verwendung der Unterlagen in Deutschland erforderlich gewesen sei . Dafür spreche auch der Vermerk der Olden burgischen Industrie - und Handelskammer auf der Deckblatt - Innen seite der Preisliste, durch den bestätigt werde , dass die in der Preisliste aufgeführten Produkte zur Ausfuhr in die Russische Föderation bestimmt seien. Gegen diese Ausführungen wendet sich d ie Anschlussrevision ohne Erfolg. (3) Im Zusammenhang mit den Abbildungen von Waren in dem fragl i- chen Katalog braucht nicht entschieden zu werden, ob die Annahme des Ber u- fungsgerichts zutrifft, die dort abgebildeten Produkte seien nicht mit der Strei t- m arke versehen. Das Berufungsgericht ist jedenfalls zutreffend davon ausg e- gangen, die Beklagte hätte im Rahmen der sekundären Darlegungslast vortr a- 14 15 - 9 - gen müssen, weshalb dem englischsprachigen Katalog und der dazugehörigen englischsprachigen Preisliste mit dem Exportvermerk ein Inlandsbezug zu en t- nehmen sei. Weiter hat das Berufungsgericht zu Recht Angaben zur Auflage n- höhe des Katalogs und der Preisliste sowie zur Dauer und zu den angespr o- chenen Verkehrskreisen vermisst. Dass die Beklagte hierzu entgegen der Au f- fassung des Berufu ngsgerichts Vortrag gehalten hätte , zeigt die Anschlussrev i- sion nicht auf . b b ) Die Anschlussrevision macht ohne Erfolg geltend , das Berufungsg e- richt habe zu Unrecht zweitinstanzliches Vorbringen der Beklagten zum Vertrieb von Produkt en des Warenverzeichnisses in den Verkaufsräumen der K . in L . und damit zur rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. (1) Ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO kann in einem erstmaligen substantiierten Vorbringen des Beklagten nach § 138 Abs. 2 ZPO zu einem Vortrag des Klägers liegen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juni 2004 VI ZR 230/03, NJW 2004, 2828, 2830; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 4. Aufl., § 531 Rn. 2). Ob ein in zweiter Instanz konkretisiertes Vorbringen neu ist, hängt davon ab, wie allgemein es in erster Instanz ausgefallen ist. Wenn es einen nur sehr allgemein gehaltenen Vortrag der ersten Instanz konkretisiert oder erstmals substantiiert, ist es neu. Dagegen liegt kei n neues Vorbringen in diesem Sinne vor, wenn ein bereits schlüssiges oder erhebliches Vorbringen aus der ersten Instanz durch weitere Tatsachenbehauptungen zusätzlich ko n- kretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 1991 VIII ZR 129/90, NJW - RR 1991, 1214, 1215; Urteil vom 26. Juni 2003 VII ZR 281/02, NJW - RR 2003, 1321, 132 2; Urteil vom 8. Juni 2004 VI ZR 199/03, BGHZ 159, 245 Rn. 21). 16 17 - 10 - (2 ) Das Berufungsgericht hat gemeint, das Landgericht habe zu Recht den Vortrag der B eklagten zu einer Vertriebstätigkeit der K . in L . nicht als ausreichend erachtet , um von einer rechtserhaltende n Benutzung der Streitmarke in Deutschland auszugehen. Die Beklagte habe erstinstanzlich l e- diglich vorgetragen, die K . habe mi t der Streitmarke gekennzeichnete Produkte in ihren Verkaufsräumen in L . unterschiedlichen Kunden prä - sentiert . Die Beklagte sei zwar in der Berufungsinstanz durch die Schilderung der Aufnahme von Kontakten zu russischen Kaufinteressenten in den Au sste l- lungsräumen in L . ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen. Der ergänzende, erstmals in der zweiten Instanz vorgebrachte, von der Klägerin bestrittene Vortrag sei jedoch verspätet und mangels ausreichender Entschu l- digung nicht mehr zu berüc ksichtigen (§ 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO). Die Beklagte habe angesichts der Rüge der Klägerin, ihr Vortrag zur vermeintlich rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke in den Ausstellung s- räumen der K . in L . sei nicht ausreichend, Veranlassung gehabt, ihren Vortrag bereits vor dem Landgericht zu ergänzen. Dies ist aus Recht s- gründen nicht zu beanstanden. (3 ) Die Beklagte hat in erster Instanz keinen konkreten Vortrag dazu g e- halten, welche Anstrengungen ihre Lizenznehmerin untern ommen hat, um in Deutschland Marktanteile für die durch die Streitmarke geschützten Waren zu gewinnen. Die Klägerin hat in erster Instanz gegenüber dem Vortrag der B e- klagten zur Präsentation ihrer Waren in L . unter anderem beanstandet, dass sich aus dem Vortrag der Beklagten nicht ergebe, welche Umsätze au f- grund solcher Besichtigungen und Begutachtungen erzielt worden seien. No r- male Geschäfts - oder Verkaufszeiten für die Ausstellungsräume in L . gebe die Beklagte auf ihrer Internetseite nicht b ekannt. Dies hat die Beklagte nicht zum Anlass genommen, in erster Instanz näher zu den erzielten Umsä t- zen, zu den umworbenen Kundenkreisen und zu den Werbemaßnahmen vorz u- 18 19 - 11 - tragen. Ihr Vortrag war damit so allgemein gehalten, dass sich aus ihm kein schlüssig es Vorbringen für eine rechtserhaltende Benutzung ergab. Das Vo r- bringen der Beklagten in der Berufungsinstanz hat das Berufungsgericht damit zu Recht als neu angesehen und nicht mehr zugelassen. Ob die weitere Beu r- teilung des Berufungsgerichts zutreffend i st, die Beklagte habe mit ihrem zwei t- instanzlichen Vorbringen ihrer sekundären Darlegungslast genügt, kann danach offenbleiben. c c) Die Anschlussrevision kann nicht mit ihrer Ansicht durchdringen, das Berufungsgericht habe zu Unrecht den Abschluss des Rahmenvertrages zw i- schen der K . und der russischen I . Co. Ltd. vom 1. März 2010, der nach dem Vortrag der Beklagten in L . abgeschlossen und später in Moskau mit Datum vom 30. April 2010 abgeändert und erneut unterzeichnet worden sei, n icht als Beleg für eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke in Deutschland ausreichen lassen. Die Beurteilung des Berufungsgerichts e r- weist sich jedenfalls im Ergebnis als zutreffend. (1) Das Berufungsgericht hat seine Auffassung damit begründet , die Verwendung der Streitmarke in dem vorgelegten Rahmenvertrag sei keine au s- reichende Markenverwendung. Bei dem Vertrag handele es sich um ein inte r- nes Geschäftspapier, wie die darin enthaltene Vertraulichkeitsklausel zeige. (2) Ob mit der vom Beruf ungsgericht gegebenen Begründung eine rechtserhaltende Benutzung verneint werden kann, braucht nicht entschieden zu werden. Der Senat hat allerdings noch zu § 5 Abs. 7 WZG angenommen, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht vorliegt, wenn die Ware zu ke iner Zeit mit dem Warenzeichen versehen, sondern das Zeichen lediglich im Schrif t- verkehr verwendet worden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Juni 1979 I ZB 24/77, BGHZ 75, 150, 154 Contiflex). Ob daran in dieser Allgemeinheit 20 21 22 - 12 - unter Geltung des Markengese tzes festzuhalten ist oder nicht die Verwendung der Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt (zu Letzterem BGH, Urteil vom 14. April 2011 I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 P eek & Cloppe n- burg II; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 35), kann offenbleiben. (3) Die Beklagte hat mit dem Rahmenvertrag nicht schlüssig vorgetr a- gen, dass sie mit Waren, die mit der Streitmarke versehen sind, in nennenswe r- tem Umfang Umsätze er zielt hat. Mit diesem Vertrag verkaufte die Lizenzne h- merin K . der Beklagten an die I . C o . Ltd. Maler - , Putz - , Bauwerk - zeuge, Baumaterialien und diverse Handwerkszeuge, die in verschiedenen Ländern der Welt hergestellt werden. Das Sortiment de r Ware, Menge und Stückpreise für jede Lieferung sollten in getrennten Frachtlisten festgelegt we r- den. Geliefert werden sollten Waren mit acht verschiedenen Logos, darunter auch mit der Streitmarke, und außerdem Ware n ohne Logo. Aus einem solchen Vertrag a llein lässt sich nicht ersehen, ob die Lizenznehmerin der Beklagten mit der Streitmarke versehene Waren der Klassen 03, 08 und 16 in einem Umfang veräußert hat, der die Annahme einer rechtserhaltenden Nutzung rechtfertigt. Der Vertrag lässt nicht erkennen, welche Waren von der Lizenznehmerin der Beklagten mit der Streitmarke versehen werden sollten und ob es sich dabei gerade um die Waren handelt, für die die Streitmarke Geltung beansprucht. Rechnungen ihrer Lizenznehmerin an die I . Co. Ltd. hat die Beklagte trotz einer entsprechenden Beanstandung der Klägerin nicht vorgelegt. dd) Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Ein - und Ausfuhr von im Ausland mit der Streitmarke gekennzeichneten Waren o hne weiteren Inlandsbezug stellten keine rechtse r- haltende Benutzung in Deutschland dar. 23 24 - 13 - (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine rechtserhaltende Nu t- zung der Streitmarke liege nicht darin, dass im Auftrag von K . bereits im Ausland mit der S treitmarke versehene Waren von einem Berliner Transportu n- ternehmen von Deutschland aus nach Russland exportiert worden seien. D er Vorschrift des § 26 Abs. 4 MarkenG könne nicht entnommen werden, dass die im Ausland erfolgte Kennzeichnung der Ware mit einer Exportmarke ohne we i- teren Inlandsbezug - wie etwa das Verbringen der gekennzeichneten Ware in den allgemeinen Geschäftsverkehr - für eine rechtserhaltende Benutzung in Deutschland ausreiche. Eine abweichende Beurteilung sei auch nicht deshalb angezeigt, w eil der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG in Bezug auf Exportmarken die Anbringung einer rechtsverletzenden Kennzeic h- nung im Inland nicht voraussetze. Das hält der revisionsrechtlichen Überpr ü- fung stand. (2) Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke im Inland ernsthaft b e- nutzt worden sein. Nach der Vorschrift des § 26 Abs. 4 MarkenG gilt als Benu t- zung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufm a- chung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Au s- fuhr bestimmt sind. Dies entspricht Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b MarkenRL . Danach gilt als Benutzung das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export. Sonstige Verwendungsfor men erfüllen den Tatbestand des § 26 Abs. 4 MarkenG nicht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 238; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 70). Deshalb reicht es nicht aus, wenn die Exportware nicht im Inland, sondern im Ausland ge ken n- zeichnet worden ist, nach Deutschland transportiert und von dort ohne weiteren Inlandsbezug exportiert wird. Eine Durchfuhr mit der Marke gekennzeichneter Waren allein begründet keinen Inlandsbezug. 25 26 - 14 - (3) Die Anschlussrevision hält dem ohne Erfolg e ntgegen, dies führe zu einem Wertungswiderspruch zu § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG. Ein Dritter könnte eine mit der Streitmarke identische Marke im Inland eintragen und gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 4 MarkenG die Benutzung der Exportmarke unte r- sagen la ssen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rn. 202; Sack, Festschrift Piper 1996, 603, 612 f. , 614 ff. ) . Ein solcher Wertungswiderspruch besteht nicht. Werden Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke versehen sind, im Zollverschlussverfahren durch Deutschland transportiert, kann der Markeninhaber dagegen nur vorgehen, wenn - beispielsweise durch Ve r- kaufsangebote - ein Inverkehrbringen der Waren im Inland oder - im Falle einer Gemeinschaftsmarke - in der Europäischen Union droht. Die bloße Gef ahr, dass die Waren nicht an ihrem Zielort ankommen und eventuell im Durchfuh r- mitgliedstaat Deutschland unbefugt in den Verkehr gebracht werden, reicht nicht für die Annahme aus, dass wesentliche Funktionen der Marke in Deutsc h- land beeinträchtigt werden ( E uGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 C - 115/02, Slg. 2003, I - 12705 = GRUR Int. 2004, 39 Rn. 27 Rioglass; EuGH, Urteil vom 9. November 2006 C - 281/05, Slg. 2006, I 1088 1 = GRUR 2007, 146 Rn. 23 ff. - Montex Holdings/ Diesel; EuGH, GRUR Int. 2012, 134 Rn. 55 ff. - Philips und Nokia; BGH, Urteil vom 21. März 2007 - I ZR 246/02, GRUR 2007, 876 Rn. 18 = WRP 2007, 1185 - DIESEL II; BGH, Urteil vom 21. März 2007 I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 Rn. 12 = WRP 2007, 1184 - Durchfu hr von Originalware ; BGH, Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 Rn. 30 = WRP 2012, 1530 Clinique happy ). Es ist insoweit unerheblich, ob die durch Deutsc h land durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ein en Drittstaat bestimmt sind und ob in dem Bestimmungsstaat Markenschutz besteht oder nicht (vgl. BGH, GRUR 2007, 876 Rn. 18 - DI E- 27 28 - 15 - SEL II; BGH , GRUR 2007, 875 Rn. 12 - Durchfuhr von Originalware; BGH , GRUR 2012, 1263 Rn. 30 - Clinique happy ; Büscher in Büsch er/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 578 ff. ; Hacker in Ströbe le/Hacker aaO § 14 Rn. 182 ff. ). Eine reine Durchfuhr durch Deutschland kann daher im Zollverschlus s- verfahren erfolgen, ohne dass derjenige, der die Durchfuhr veranlasst, auf Ma r- kenschutz im Inland angewiesen ist. Nur im zollrechtlich freien Verkehr besteht die Gefahr, dass aus einer Marke gegen denjenige n vorgegangen werden kann, der Waren mit identischen oder ähnlichen Kennzeichen ins Inland ein - und au s- führt. Dies rechtfertigt aber kein e Gleichstellung der rechtserhaltenden Benu t- zung mit dem Tatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG. Dafür spricht die Zielsetzung des Benutzungszwangs, die Gesamtzahl der geschützten Marken und damit die Zahl möglicher Konflikte zwischen Marken gering zu ha lten (dazu Erwägungsgrund 9 der Markenrechtsrichtlinie). Dieses Ziel würde durch eine weitgehende Parallelität von rechtsverletzender und rechtserhaltender Benu t- zung verfehlt. Für eine Ausrichtung der rechtserhaltenden Benutzung am Ta t- bestand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG besteht danach kein Anlass. 2 . Die Revision der Klägerin hat teilweise Erfolg. Die Annahme des Ber u- fungsgerichts, die Beklagte habe die Streitmarke für die Waren "outils" recht s- erhaltend benutzt, hält den Angriffen der Revision nicht s tand. Im Übrigen ist die Revision unbegründet. a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass PU - Reibebretter, PU - Hol - landbretter, Kardätschen und PU - Fummelbretter im Auftrag der K . durch ein deutsches Unternehmen hergestellt und im Inland mit d er Streitmarke g e- kennzeichnet worden s eien . Diese Reibebretter seien durch ein Berliner Tran s- portunternehmen nach Russland an den in den vorgelegten Rechnungs - und 29 30 31 - 16 - Lieferunterlagen genannten Endabnehmer zum Weitervertrieb in Russland au s- ge liefer t worden . D a s Berufungsgericht hat angenommen, damit werde eine ernsthafte Benutzung der Streitmarke für diese Waren ausreichend dargelegt. Bei ausschließlich für die Ausfuhr bestimmten Waren gelte nach § 26 Abs. 4 MarkenG als hinreichende Benutzung bereits das im In land vorgenommene Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung. b ) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Ber u- fungsgericht s , die Beklagte habe die Streitmarke für verschiedene Reibebretter rechtserhaltend als Export marke nach § 26 Abs. 4 MarkenG benutzt. aa) Nach § 26 Abs. 4 MarkenG gilt als Benutzung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland. Nach dieser Vorschrift ist bereits das inländische Kennzeichnen von E x- po rtware eine inländische Markenbenutzung. Eine innerbetriebliche Kennzeic h- nung reicht aus. Nicht erforderlich ist, dass die Ware in Deutschland in den Ve r- kehr gebracht wird (Bous, i n: HK - MarkenR, 2. Aufl. , § 26 Rn . 66; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 R n . 181 f.). Auf Modalitäten des Transports kommt es nicht an. Vielmehr genügt es, dass die Marke innerhalb Deutschlands auf der Ware angebracht wird. Weitere Anforderungen an eine inländische Marke n- benutzung enthalten weder die Markenrechtsrichtlinie noch das Markengesetz. Auf die frühere Rechtsprechung zu Exportmarken unter Geltung des Warenze i- chengesetzes ( BGH, Ur teil vom 28. Novem ber 1985 - I ZR 152/83, GRUR 1986, 538 Ola; Urteil vom 18. Ok tober 1990 I ZR 292/88, BGHZ 112, 316 Silenta ) kann nicht m ehr zurückgegriffen wer den ( vgl. BPatG, Beschluss vom 19. Juli 2000 28 W (pat) 246/97 PATU RAGES/PATURAGE, juris Rn. 21) . bb) Die vom Berufungsgericht festgestellte Kennzeichnung der PU - Rei - bebretter, PU - Hollandbretter, Kardätschen und PU - Fummelbret ter im Inland 32 33 34 - 17 - reicht für eine rechtserhaltende Benutzung aus. Anders als die Revision meint, ist deshalb der Vortrag der Klägerin unerheblich, dass es sich bei der Empfä n- gerin der Warenlieferungen in Russland um eine mit der Beklagten verbundene Scheinfirm a handele. Ein Rechtserhalt im Inland setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer der im Inland gekennzeichn e- ten Waren um ein außen stehendes Unternehmen handelt. c) Die Revision hat dagegen Erfolg, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts wendet, die Verwendung der Streitmarke für die fragl i- chen Reibebretter führe zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Waren "outils". a a ) In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeic hnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende B e- nutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung liegt jedoch rege l- mäßig keine rechtserhaltende Benutzung die ser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Da die Oberbegriffe eines Warenverzeichnisses dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen zu erfassen, ist grundsätzlich davon au szugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines Warenverzeic h- nisses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen (BG H, Urteil vom 5. Dezember 2012 I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 64 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/ Villa Cul i- naria). Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von me h- reren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so ist im Löschungskl a- geverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ers atzlos zu löschen (BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 66 - Culinaria/ Villa Culinaria). 35 36 - 18 - bb) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht nicht berücksichtigt. Es hat zu Unrecht die Auffassung vertreten, der Schutzentziehungsantrag müsse hinsichtlich beider Warengr uppen abgewiesen werden, weil die Reibebretter sowohl unter die Ware "outils" als auch unter die Erzeugnisse "instruments à main pour abraser" fielen. (1 ) Die Revision wendet sich allerdings nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass Reibebret ter sowohl unter die beiden Begriffe "outils" (Werkzeuge) und "instruments à main pour abraser" (Schleifinstrumente/ Hand - instrumente) fallen. Dies lässt auc h keinen Rechtsfehler erkennen. (2) Bei einer solchen Sachlage sind jedoch nicht beide Oberbegriffe im Warenverzeichnis zu belassen. Vielmehr ist einer von beiden zu löschen. Die Frage, welcher der beiden Oberb egriffe zu löschen ist, ist aufgrund einer wir t- schaftlichen Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, zu beantworten. Dan ach ist es g e- rechtfertigt, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gle i- chen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht g e- rechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeic h- nis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Obe r- begriff fällt (BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 ISCO; BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 32 LOTTOCARD). (3) Im Streitfall besteht die Besonderheit , dass der im Warenverzeichnis verwendete Oberbegriff "outils" Oberbegriff für mehrere weitere Warengruppen der Warenklasse 08 ist , für die die Streitmarke Geltung beansprucht. Dies b e- trif ft nicht nur die Warengruppe der "instruments à main pour abraser" (Schle i- 37 38 39 40 - 19 - finstrumente/Handinstrumente) , sondern auch die Warengruppen "coutellerie" (Messerschmiedewaren), "affiloirs" (Wetzsteine), " meules à aiguiser à main " ( S chleifscheiben /Handwerkzeuge ) , " meules en émeri " (Schmirgelschleifsche i- ben) , " limes à aiguilles " (Nadelfeilen) , " limes " (Feilen), "porte - forets" (Bohrha l- ter), " perforateurs " (Locher) , " outils à main actionnés manuellement " (handbet ä- tigte Werkzeuge) , " coupoirs " (Schneidemesser) und " dé coupoirs " (Schnei d- werkzeuge) . Da die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung lediglich für Re i- bebretter nachgewiesen hat, das Berufungsgericht im Übrigen jedoch keine Feststellungen getroffen hat, die die Annahme einer rechtserhaltenden Benu t- zung der Stre itmarke auch für weitere Werkzeuge rechtfertigen, ist es gerech t- fertigt, den weiten Oberbegriff der Werkzeuge ("outils") aus dem Warenve r- zeichnis zu löschen und nur die engere Warengruppe der Schleifinstrumente ("instruments à main pour abraser") im Warenverzeichnis zu belassen. And e- renfalls käme der Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke hinsichtlich der übrigen , vorstehend aufgeführten und in W a- renklasse 08 eingetragenen Werkzeuge im Ergebnis keine Wirkung zu, obwohl die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke für diese W a- ren gruppen nicht dar legen konnte. 3 . Danach war auf die Revision die Klageabweisung bezogen auf die Waren "outils" aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das der Kl a- ge stattgebende Urteil insoweit zurückzuweisen. Die weitergehende Revision und die Anschlussrevision waren zurückzuweisen. 41 - 20 - III . Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 ZPO. Büscher RiBGH Prof. Dr. Schaffert ist in Koch Urlaub und daher gehindert zu unterschreiben. Büscher Löffler Schwonke Vorinstanzen: LG München I, Entscheidung vom 10.07.2012 - 33 O 11518/11 - OLG München, Entscheidung vom 11.04.2013 - 6 U 3293/12 - 42
Full & Egal Universal Law Academy