ECLI:DE:BGH:2017:290617UIZR9.16.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 9/16 Verkündet am: 29. Juni 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Bettgestell DesignG § 2 Abs. 1, § 13 A bs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2 a) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begrü n- den können, sind Vorbereitungsha ndlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher e r- kennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen. b) Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 D e- signG begründen. BGH, Urteil vom 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 29 . Juni 201 7 durch de n Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher , die Richter Prof. Dr. Schaffert , Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwon ke für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vo m 15. Dezember 2015 im Ko s- tenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hi n- sichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnung s- legung) seit dem 1. Juni 2004, zu Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen), zu Ziffer 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) seit dem 1. Juni 2004 und des Widerklageantrags zum Nachteil der Klägerin erkannt hat. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und die a u- ßergerichtlichen Koste n des Nichtzulassungsbeschwerdeverfa h- rens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - T atbestand: Die Klägerin ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten eingetragenen Designs 40205830 - 0007 (im Folgenden Klage design ) , das ein Bettgestell zeigt: Das Klage design ist am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent - und Markenamt eingetragen wo r- den. W ährend des Berufungsverfahrens ist für das Klagedesign auf Antrag der Klägerin vom 29. Oktober 20 13 die Priorität der Ausstellung auf der Internation a- len Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 nachveröffentlicht worden. Die Kl ä- gerin vertreibt jedenfalls seit etwa dem Jahr 2004 unter der Bezeichnung " SL02 MO " ein nach dem Klage design gestaltetes Bettges tell. Die Beklagte gehört dem weltweit tätigen IKEA - Konzern an . Sie ist für die Organisation und Belieferung der IKEA - Filialen in Deutschland zuständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung " MALM " das nach stehend wiedergegebene Bettgest ell: 1 2 3 - 4 - Bereits im August 2002 hatte die Beklagte in einem bundesweit verteilten Katalog unter der Bezeichnung " BERGEN " ein Bettgestell beworben, das sich vo m Bettgestell " MALM " da durch unterschied, dass sein Kopfteil nicht wie bei d ies em 77 cm, sondern 8 0 cm hoch war. Die Klägerin sieht in dem Bettgestell " MALM " eine Verletzung ihres Klage - designs . Sie hat die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 25. April 2012 er - folglos abgemahnt. Mit der vorliegenden Klage hat sie die Beklagte auf Au s- kunftserteilu ng und Rechnungslegung (Klageantrag zu Ziffer 1 a) in Bezug auf Benutzungen seit dem 25. Dezember 2002 und auf Ers tattung von v orgerichtl i- chen Rechts - und Patentanwaltskosten in Höhe von 13.528 nebst Zinsen (Kl a- geantrag zu Ziffer 1 b) in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt (Klageantrag zu Ziffer 2). Die Beklagte ist der Abmahnung und der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das ebenfalls zu m I . - Konzern gehörende Unternehmen I . of S . AB habe das Bettgestell " BERGEN " bereits von September 2001 bis Dezember 2001 in Zusammenarbeit mit einem polnischen Unternehmen für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende Mä rz 2002 4 5 6 - 5 - an die I . - Filialen in Deutschland au sgeliefert , dort angeboten und ab April 2002 an Endkunden verkauft worden. Die Beklagte hat von der Klägerin widerklagend den Ersatz von vorgerich t- liche n Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.764 nebst Zinsen wegen unberec h- tigter Schutzrechtsverwarnung verlangt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgeg e- ben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Dezember 2015 - 20 U 189/13, juris ) . Der Senat hat die Revision im Hinblick auf den Klageantrag zu Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen) und den Antrag auf Abweisung der Widerklage jeweils in vollem Umfang und hinsichtli ch der Klageanträge zu Ziffer 1 a (Au s- ku nft und Rechnungslegung) und 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) für die Zeit seit dem 1. Juni 2004 ( dem Zeitpunkt des Inkrafttreten s des G e- schmacksmustergesetzes in der Fassung d es Geschmacksmusterreformgese t- z es , Gesch m MG 2004) zugelassen. Im Umfan g der Zulassung verfolgt die Kläg e- rin ihre Klageanträ g e und den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen. Entscheidungsgründe: A . Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten Ansp r ü- che wegen Verletzung des Klage designs durch den Vertrieb des Bettgestells " MALM " als unbegründet und den mit der Widerklage erhobenen Schadense r- satzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als begründet a n- gesehen. Dazu hat es ausgeführt: 7 8 9 10 - 6 - D er Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auch dann nicht zu, wenn man davon ausgehe, dass s ie für das Klage design eine Priorität vom 14. Janua r 2002 in Anspruch nehmen könne . Die Klägerin sei nicht berechtigt, der gewerblichen Verwertung des Bet tgestells " MALM " entgegenzutreten, weil sich die Beklagte auf ein en schützenswerten Besitzstand de r I . of S . AB berufen könne. Die Voraussetzungen des insoweit maßgeblichen Vorbenu t- zungsrechts nach § 41 GeschmMG in der Fassung vom 1. Juni 2004 seien e r- füllt . Die Beklagte habe nachgewiesen, dass die I . of S . AB vor dem 14. Januar 2002 ernst hafte Vorbereitungen für den alsbaldigen globalen Vertrieb des Bettgestells " BERGEN " auch in Deutschland getroffen habe, ohne Kenntnis vom Inhalt des Klage de signs gehabt zu haben. Der am Bettgestell " BERGEN " begründete Besitzstand der I . of S . AB erstrecke sich wegen der nur geringfügigen Unterschiede auf das Bettgestell " MALM " und führe dazu, dass die Klägerin der Beklagten als Abnehmerin de n Vertrieb d ies es Bettgestells nicht untersagen könne. B . Die geg en diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg . Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Aufhebung des Berufungsu rteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können die mit der Klage ge l- tend gemachten A nsprüche wegen Verletzung des Klage designs durch den Ve r- trieb des Bettgestells " MALM " nicht verneint und der mit der Widerklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwa r- nung nicht bejaht werden. I . Die Klägerin begehrt im Revisionsverfahren Auskunftserteilung, Rec h- nungslegung und Schadensersatz wegen Verletzungshandlungen, die die B e- klagte seit dem 1. Juni 2 004 begangen hat. Für solche Folgeansprüche kommt es grundsätzlich auf das zur Zeit der beanstandeten Handlungen geltende Recht an (vgl. BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 11 12 13 - 7 - = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2015 - I ZR 176/14, GRUR 2016, 730 Rn. 19 = WRP 2016, 966 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN). Das am 1. Juni 2004 in Kraft getretene G e- schmacksmustergesetz 2004 ist während des Berufungsverfahrens mit Wirkung zum 1. Ja nuar 2014 durch das Geschmacksmuster modernisierungsgesetz geä n- dert und in " Designgesetz " umbenannt worden. Eine für die Beurtei lung von Handlungen seit dem Jahr 2014 maßgebliche Änderung der Rechtslage ist dadurch nicht eingetreten. Die Anspruchs grundlagen sin d - abgesehen davon, dass das Wort " Geschmacksmuster " durch die Wörter " eingetragenes Design " und das Wort " Muster " durch das Wort " Design " ersetzt worden sind - gleich g e- blieben . Für den mit der Klage außerdem geltend gemachte n A nspruch auf Ers atz von Abmahnkosten und de n mit der Widerklage erhobene n Anspruch auf Ersatz von Abwehrkosten ist grundsätzlich das z ur Zeit der Abmahnung der Klägerin und des Antwortschreibens der Beklagten geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (vgl. BGH, GRUR 2016, 8 03 Rn. 14 - Armbanduhr ; zum Wet t- bewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2016, 730 Rn. 18 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN). II . Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht ang e- nommen werden, d ie von der Klägerin g eltend gemachten Ansprüche auf Au s- ku nftserteilung (§ 46 Abs. 1 und 3 GeschmMG 2004 , § 46 Abs. 1 und 3 DesignG ), Rechnungslegung (§ 242 BGB), Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 , § 42 Abs. 2 Satz 1 DesignG ) und Erstattung von Abmahnko s- ten (§§ 677, 683, 677 BGB) seien unbegründet , weil die Beklagte durch den Ve r- trieb des Bettgestells " MALM " das Klage design nicht verletzt habe. 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ist zugunsten der Klägerin davon aus zugehen , dass das Klage design schutzfähig is t . 14 15 16 - 8 - a ) Die Schutz fähigkeit des Klage designs beurteil t sich nach dem G e- schmacksmustergesetz 2004 und de m Designgesetz . Nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie zu diesem Zei t- punkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung. Daraus folgt, dass sich die Schutzfähigkeit von Geschmacksmu s- ter n , die - wie das Klage design - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder ei n- getragen worden sind, nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergese t- zes 2004 richtet (vgl . Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmu s- terreformgesetzes, BT - Drucks. 15/1075, S. 63 f. ; BGH, Urteil vom 10. Januar 2008, GRUR 2008, 790 Rn. 32 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe ; Urteil vom 24. März 2011 - I ZR 2 1 1 /08 , GRUR 2011, 1112 Rn. 26 = WPR 2011, 1621 - Schreibgeräte ). Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG für das eingetragene Design. b ) Gemäß § 2 Abs. 1 GeschmMG 2 004 und § 2 Abs. 1 DesignG wird als Geschmacksmuster bzw. als eingetragenes Design ein Muster bzw. ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. Ein Muster bzw. ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster bzw. kein identi sches Design offenbart worden ist (§ 2 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 , § 2 Abs. 2 Satz 1 DesignG). Muster bzw. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004, § 2 Abs. 2 Satz 2 DesignG). Wird wirksam die Priorität der Ausstellung e i- nes Musters bzw. eines Designs in Anspruch genommen, tritt bei der Anwendung de s § 2 GeschmMG 2004 und des § 2 DesignG der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetags (vgl. § 13 Abs. 2 , § 15 Ge schmMG 2004 ; § 13 Abs. 2 , § 15 DesignG) . c ) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass die Klägerin ein nach dem Klage design gestaltetes Bettgestell auf der Inte rnationalen Möbelmesse in Köln 17 18 19 - 9 - a m 14. Januar 2002 zur Schau gestellt hat und für das Klage de sign deshalb eine Ausstellungspriorität vo n diesem Tag in Anspruch nehmen kann. E s hat daher offengelassen , ob - wie das Landgericht angenommen h at - die Beklagte anhand der von ihr behaupteten Vermarktungsanstrengungen im Frühjahr 2002 hinre i- chend dargele gt und be wiesen hat, dass das Bettgestell " BERGEN " vor de r A n- meldung des Klage designs offen bart worden ist. Mangels abweichender Festste l- lungen des Berufungsge richts ist daher für die weitere Nachprüfung im Revis i- onsverfahren zu unterstellen, dass das Klag e design neu und schutzfä hig ist. 2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Bett - gestell " MALM " in den Schutzbereich des Klage designs ei n greift. a ) Die Schutzwirkungen des Klage designs beurteilen sich für V erletzung s- handlungen vom 1. Juni 2004 bis zum 31. Dezember 2013 nach den B esti m- mungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und für Verletzungshandlungen seit dem 1. Januar 2014 nach den Bestimmungen des Designgesetzes . aa ) Die Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 un d des Designgesetzes sind auch auf Geschmacksmuster bzw. Designs anwendbar, die - wie das Kla ge design - vor ihrem Inkrafttreten angemeldet oder eingetragen wor - den sind, soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Ju ni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 144 = WRP 2006, 117 - Catwalk; BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 47 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE; Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 56/09, GRUR 2011, 111 7 Rn. 27 = WRP 2011, 1463 - ICE ; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 28 - Armbanduhr) . bb ) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ergibt sich aus § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 und § 72 Abs. 2 Satz 2 DesignG nicht, dass die in Rede stehenden Verletzungshan dlungen nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (GeschmMG aF) zu beurte i- 20 21 22 23 - 10 - len sind . Nach § 72 Abs. 2 GeschmMG 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, wei terhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzu n- gen der Schutzfähigkeit Anwendung (Satz 1). Rechte aus diesen Geschmack s- mustern können nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen im Sinne von § 38 Abs. 1 GeschmMG 2004 betreffen, die vor dem 28. Oktober 2001 b e- gonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederung s- nummer 442 - 1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können (Satz 2 ) . Aus der Bezugnahme auf die in § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 angeführten Geschmacksmuster ergibt sich, dass die in § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 vorgesehene For t- geltung des G eschmacksmustergesetzes aF Geschmacksmuster be trifft , die vor dem 28. Ok tober 2001 angemeldet oder eingetragen wor den sind. Demzufolge richten sich die Schutzwirkungen eines Geschmacksmusters, das - wie das Kl a- ge design - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet und eingetragen worden ist, nach dem Geschmacksmustergesetz 2004. Eine inhalt sgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 DesignG für das eingetragene Design. b ) Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG gewährt das Geschmac ksmuster bzw. das eingetragene Design seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbi e- ten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Nach § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 2 Satz 1 DesignG erstreckt sich der Sc hutz aus einem Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design auf jedes Muster bzw. jedes Design , das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamtei n- druck erweckt. c) Das Berufungsgericht hat angenommen, alle wesentlichen Gesta l- tungsmerkmale des B ettgestells " MALM " stimmten nahezu identisch mit dem 24 25 - 11 - Klage design überein. Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Beurteilung ist davon auszugehen, dass das angegriffene Bettgestell den gleichen Gesamtei n- druck wie das Klage design hervor ruft . D a s zieht au ch die Revisionserwiderung nicht in Zweifel. 3. Das Berufungsgericht hat die Klägerin dennoch nicht für berechtigt g e- halten, der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells " MALM " zu verbieten , weil die I . of S . AB vo r der von der Klägerin in Anspruc h genommenen Ausstel - lungspriorität vom 14. Januar 2002 Vorbereitungen für den Vertrieb des Vorgä n- germodells " BERGEN " in Deutschland getroffen habe, die nach § 41 GeschmMG 2004 ein Vorbenutzungsrecht auch zugunsten der das angegriffene Bettgestell vertrei benden Beklagten begründe t hätten . D iese Beurteilung hält der revision s- rechtlichen Nachprüfung nicht stand. a ) Nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG können Rechte nach § 38 dieser Gesetze gegenüber einem Dritten, der vor dem Anme l- detag im Inland ein identisches Muster bzw. ein identisches Design , das una b- hängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden (Satz 1) . Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design zu verwerten (Satz 2). Als identisch sind alle Muster bzw. alle Designs anzusehen , die vom Schutzumfang eines G eschmacksmusters bzw. eines eingetragenen Desig ns erfasst werden (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne , DesignG, 5. Aufl., § 41 Rn. 5 ; Beyerlein in Günther/Beyerlein, DesignG, 3. Aufl., § 41 Rn. 3 ). Wird wir k- sam eine Ausstellungspriorität gemäß § 15 GeschmMG 2004 oder § 15 DesignG in Anspruc h genommen, tritt nach § 13 Abs. 2 GeschmMG 2004 oder § 13 Abs. 2 DesignG bei der Anwendung des § 41 der Prio r itätstag an die Stelle des Anme l- de tags . 26 27 - 12 - b) Das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normie r- te Vorbenutzungsrecht sieht eine Aus nahme von der umfassenden alleinige n Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor ( zum patentrechtlichen Vorbenutzung s- recht gemäß § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 7. Ja nuar 1965 Ia ZR 151/63 , GRUR 1965, 411, 413 - Lacktränkeinrichtung; zu § 12 PatG vgl. BGH, Urteil vom 13. November 2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 23 4 Biegevorrichtung). Auf der Grundlage seines erst zu einem späteren Zeitpunkt in rechtlich relevanter Weise geschaffenen bz w. angelegten Ausschließlichkeitsrechts soll der Recht s- inhaber nicht auch Dritte von der Benutzung des unter Schutz gestellten Musters bzw. Designs ausschließen können, die es bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroff en haben ( zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung). Ein Vorbenutzungsrecht schließ t die Widerrechtlichkeit von bereits begonnenen oder beabsichtigten Benutzungshan d- lungen aus , die in den Schutzbereich des später eingetragenen Gesch mack s- musters bzw. Designs eingreifen (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, GRUR 1965, 411, 415 - Lacktränkeinrichtung). Auf diese Wei se soll zur Vermeidung unbilliger Hä r- ten der durch Kraft - , Zeit - und Kapitaleinsatz begründete oder ang elegte gewer b- liche Besitzstand e in es Dritten geschützt werden, der im Vertrauen auf seine B e- rechtigung Aufwendungen für die Benutzung eines Musters bzw. eines Designs getroffen hat, und verhindert werden, dass schutzwürdige Investitionen umsonst aufgewandt sind und dadurch geschaffene We rte unbillig zerstört werden (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 21. Mai 1 963 - Ia ZR 84/63, BGHZ 39, 389 , 397 Taxilan; zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung; zu § 28 ErstrG vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2003 - X ZR 100/00, GR UR 2003, 507, 509 - Enalapril; Auler in Bü scher /Dittmer/ Schiwy, Gewerblicher Recht s- schutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 1 ; Eichmann, GRUR 1993, 73, 74 und 78; Wandt ke/Ohst, GRUR Int. 2005, 91, 99 ). 28 - 13 - c ) D as in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG vorg e- sehene Vorbenutzungsrecht ist mit der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vereinbar, deren Umsetzung das G e- schmacksmustergesetz 2004 und das Designgesetz dienen. Di e Richtlinie 98/71/EG enthält keine Regelung zum Vorbenutzungsrecht . Nach ihrem Erw ä- gungsgrund 5 Satz 1 und 2 ist es nicht notwendig, die Gesetze der Mitgliedsta a- ten zum Schutz von Mustern vollständig anzugleichen, sondern ausreichend, wenn sich die Anglei chung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften be - schränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. N ach Erwägungsgrund 10 der Richtlinie ist es für die Erleichterung des freien Warenverkehrs wesentlich, dass eingetragene Rechte an Mustern dem Rechtsinhaber in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich einen gleichwertigen Schutz gewähren. Das in § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht lässt die generellen Schutzwirkungen des Geschmacksmu s- ter s und des eingetragenen Designs unberührt und schränkt den S chutz des Rechtsinhabers lediglich in Einzelfällen aus Billigkeitsgründen ein . Diese nation a- le Einschränkung findet ihre Rechtfertigung darin, dass e ine einheitliche Recht s- lage für das nationale G eschmacksmuster bzw. eingetragene Design und da s Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffen wird , für das Art. 22 der Veror d- nung (EG) Nr. 6/2002 (GGV) ebenfalls ein Vorbenutzungsrecht vorsieht (vgl. B e- gründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterrefo rmgesetzes aaO S. 27 und 54; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 1; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 1; Ruhl, GGV, 2. Aufl., Art. 22 Rn. 1; Kur, GRUR 2002, 661, 667 ) . d ) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen , dass die I . of S . AB vor dem 14. Januar 2002 wirkliche und ernsthafte Anstalten im Sinne von § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 F all 2 DesignG getroffen hat , das Bettgestell " BERGEN " in Benutzun g zu neh - men. 29 30 - 14 - aa ) Als w irkliche und ernsthafte Anstalten sind Vorbereitungshandlungen a ller Art a nzusehen , die auf die Benutzung des M usters oder des Designs geric h- tet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung al s- bald aufzunehmen ( vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Eic h- mann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6; z u § 7 PatG aF vgl. BGHZ 39, 389 , 398 - Taxilan; BGH, Urteil vom 28. Mai 1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise ; zu § 12 PatG vgl. BGH, Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 23 - Formstein) . Anzeichen dafür können die Ferti g- stellung eines Entwurfs und die Anfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen sowie Verhandlungen oder ernsthafte Vorgespräche mit potentiell en Abnehmern sein . Erforderlich ist eine Gesamtschau der betriebl i- chen Umstände im Einzelfall (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 41 D e- signG und Art. 22 GGV Rn. 8; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6). Handlungen, die eine noc h ungewisse zukünftige Benutzung vorb e- reiten und die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob das Design im Inland g e- werblich benutzt werden soll, die also dazu dienen, den auf die gewerbliche Nu t- zung des Designs im Inland gerichteten Willen erst zu bilde n (z.B. durch Ermit t- lung der inländischen Marktverhältnisse, des dortigen Musterbestands und des Bedarfs), reichen nicht aus ( zu § 7 PatG aF vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 36 f. Europareise, mwN ; Keukenschrijver in Busse /Keukenschrijver , PatG, 8. Aufl., § 12 R n. 28 ). bb ) Von diesen Kriterien ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. Es hat angenommen, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Arbe i- ten bei der I . of S . AB im Dezember 2001 so weit gediehen gewesen, dass dem Produzenten in P olen die Pläne des Bettgestells " BERGEN " mit dem Auftrag zur Fertigung einer Nullserie übersandt und die Aufbauanleitung freig e- geben worden seien. Dabei sei geplant gewesen, das Bettgestell " BERGEN " global und auch in Deutschland zu vermarkten und in den i m August 2002 zu verteilenden Katalog 2003 a ufzunehmen. Durch diese Maßnahmen sei der ernst - 31 32 - 15 - hafte Wil le der I . of S . AB zum Ausdruck gekommen, alsbald den Ver - trieb des Bettgestells " BERGEN " i n Deutschland aufzunehmen, der sodann i n der 13. Kalender woche 2002 begonnen habe . Gegen diese tatrichterliche Würd i- g ung erhebt die Revision keine Rügen . Rechtsfehler sind insoweit auch nicht e r- sichtlich . e) Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die in Schwede n getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen für die B enutzung des Bettgestells " BERGEN " in Deutschland wiesen den nach § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 erforderlichen Inlandsbezug a uf . aa ) Nach Ansicht des Berufungsgericht s ist das in § 41 Abs. 1 Satz 1 Gesch mMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG vorgesehene Tatbestand s- merk mal " im Inland " erfüllt, wenn im Ausland getroffene Anstalten auf eine B e- nutzung des Musters bzw. de s Designs im Inland abzielen . I m design - und geschmacksmuster rechtlichen Schrifttum wi rd dagegen an - genommen, auch die Anstalten zur Benutzung müssten im Inland getroffen wo r- den sein (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Auler in Büscher/ Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 9; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aa O Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/Smielick, Community Design Regulat i- on (EC) No 6/2002, 2015, Art. 22 CDR Rn. 16). Diese A uffassung entspricht der in Recht sprechung und Literatur vertretenen Ansicht zum Vorbenutzungsrecht nach den - mit § 41 Abs. 1 Satz 1 Ges chmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG nahe zu wortgleichen - Bestimmungen der § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG aF , § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG ( vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 37 - Europareise; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25. März 2004 - I - 2 U 139/02, juris Rn. 81; LG Düsse ldor f, GRUR Int. 1988, 594, 595 f. ; LG Düsseldorf, Mitt. 2001, 561, 565 f.; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 34 Rn. 26 Fn. 18; Schulte/Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl., § 12 Rn. 10; Mes, Pat G Gebrauchs MG , 4. Aufl., § 12 PatG Rn. 9; Keuke n- schrijver in Buss e/Keukenschrijver aaO § 12 Rn. 8 ; BeckOK PatR/Ensthaler, 33 34 35 - 16 - 4. Edition, § 12 PatG Rn. 2 [Stand: 24. Februar 2017] ; Nirk, GRUR 2001, 984, 986 ; aA Blumenröder/Bertram, Mitt. 2014, 119, 120 f. ). bb ) D ies er Ansicht ist der Vorzug zu geben. (1) Bereits d e r Wortlaut von § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG deutet darauf hin, dass d ie Anstalten zur Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland getroffen werden müssen. Di e Wendung " im Inland " kann sich zwar grammatikalisch sowohl a uf die Benutzung und d ie dazu getroffenen Anstalten beziehen als auch allein die zuerst genannte Benutzung be treffen . Die Stellung des Tatbestandsmerkmals am Satzanfang legt jedoch nahe , dass es sich - ebenso wie d as vor angestellte M erkmal der Gutgläubigke it - auf beide nachfolgend angeführte n Vorbenutzungshandlungen be zieht . (2) Für die Auslegung , dass die Anstalten zur Benutzung im Inla nd getro f- fen werden müssen, spr echen darüber hinaus gesetzes - und norm systematische Gründe . Nach dem im Immaterialg üterrecht geltenden Territorialitätsprinzip ( vgl. Eichmann in Eichmann/ v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines zum Designrecht Rn. 15 ) genießen ein inländisches Geschmacksmuster und ein inländisches ei n- getragenes Design Schutz nur gegen im Inland begangene V erletzungshandlu n- gen (vgl. BGH, GRUR 2011, 1112 Rn. 22 - Schreibgeräte). Da das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht eine Ausnahme von der allein das Inland betreffenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhaber s zur Benutzung seines Geschmacksmusters und seines eingetr a- genen Designs darstellt , erscheint es gerechtfertigt, den Umfang dieser nation a- len Schutzrechte nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden (vgl. LG Düsseldo rf, GRUR Int. 1988, 594, 595 f. ). Auch die Normsystematik der Bestimmung des Vorbenutzungsrechts g e- mäß § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG spricht dafür, nicht allein für die 36 37 38 39 40 - 17 - Benutzung als solche n ach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fal l 1 DesignG anzunehmen, dass diese ein Vorbenutzungsrecht nur begründe n kann , wenn sie im Inland erfolgt . Es besteht kein sachlicher Grund, an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Anstalten zur Benutzung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 Ge schmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 D e- signG geringere Anforderungen zu stellen als an ein Vorbenutzungsrecht au f- grund der Benutzung selbst . Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind die Benutzung und deren Vorbereitung auch nicht deshalb unterschie dlich zu behan deln, weil eine im Ausland vorgenommene Vorbereitung einen Inlandsb e- zug haben könne, während einer reinen Benutzung im Ausland jeglicher Inland s- bezug fehle. A uch die Benutzung im Ausland kann einen Inlandsbezug insoweit aufweisen, als in den Schutzbereich eines Geschmacksmuster s oder eines ei n- getragenen Designs fallende Erzeugnisse im Ausland hergestellt oder in den Verkehr gebracht w er d en, um sie ins Inland einzuführen , dort anzubieten und zu vertreiben . (3) Auch der Sinn und Zweck des Vorbenutzungsrech ts, aus Billigkeit s- gründen einen gutgläubig ge schaffenen Besitzstand nicht zu zerstören , spricht für das Erfordernis einer inländischen Vorbereitungshandlung. I m Inland getätigte Aufwendungen in die Benutzung eines Musters oder eines Designs, das in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs eingreift, sind ohne die Annahme eines Vorbenutzung s- rechts umsonst aufgewandt . Ein solches im Inland entwickeltes Muster oder D e- sign ist unverwertbar, weil entsprechend gestaltete Erze ugnisse weder für den Vertrieb im Inland noch für die Ausfuhr in einen anderen schutzrechtsfreien Staat zum dortigen Vertrieb hergestellt werden dürfen (vgl. Eichmann in Eichmann/ v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines zum Designrecht Rn. 15; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14) . I m Ausland getätigte Investitionen in die Ent - wicklung ein es Muster s oder eines Design s sind dagegen nicht in gleichem Maße 41 42 - 18 - wertlos, wenn d ieses i m Inland nicht benutzt werden kann. Die Aufwendungen können vielmehr regelmäßi g in der Weise wirtschaftlich genutzt werden, d ass entsprechend gestaltete Erzeugnisse i n einem anderen Staa t als in Deutschland ver marktet werden (zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/ Smielick aaO Art. 22 CDR Rn. 16). I m zuletzt genan nten Fall liegen keine G rü n- de vor, die es geboten erscheinen lassen könnte n , aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme von de r a lleinigen Befugnis des Rechtsinhabers zur Benutzung se i- nes Geschmacksmusters oder seines eingetragenen Designs zu machen. Auch im Streitfall ist das Interesse der I . of S . AB , ihre Kosten in die Entwicklung des Bettgestells " BERGEN " nicht umsonst aufgewandt zu h a- ben, dadurch gewahrt worden, dass nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen das Bettgestell weltweit vermarktet worden ist. Soweit der Vorb e- reitungsaufwand für die weltweite Vermarktung nicht anteilig auch durch ein en Vertrieb in Deutschland kompensiert werden kann, ist dies dem von der Bekla g- ten zu beachtenden, territorial allein auf Deutschland begrenz ten Schutzrecht der Klägerin geschuldet. (4) E s ist auch aus unionsrechtlichen G ründen n icht geboten, den Ansta l- ten, die - wie im Streitfall - in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Un i- on zur Benutzung eines Musters bzw. eines Designs (auch) im Inland getroffen worden sind, die gleichen Wirkungen wie einer entsprechenden Vorbenutzung s- handlung im Inland zuzuerkennen . Der Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34, 36 AEUV macht es nicht erforderlich, Vorbereitungs handlungen, die in einem and eren Mitgliedstaat der Europäischen Union vorgenommen worden sind, die gleichen Wirkungen zuzuerkennen, wie sie einer inländischen Vorb e- nutzungshandlung zukommen (zu § 12 PatG vgl. Benkard/Jestaedt/Osterrieth, EPÜ, 2. Aufl., Art. 64 Rn. 14; Mes aaO § 12 Pa tG Rn. 9; Benkard/Scharen aaO § 12 Rn. 11a ; Schulte/Rinken/Kühnen aaO § 12 Rn. 10 ). 43 44 - 19 - f ) Danach ist der I . of S . AB aufgrund der in Schweden getroffe - nen Anstalten zu m Vertrieb des B ettgestell s " BERGEN " in Deutschland k ein Vo r- benutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 oder § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG er wachsen . Unter diesen Umständen steht ihr auch hinsichtlich des Nachfolgemodells " MALM " kein Vorbenutzungs recht zu , das die Beklagte dem Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin a us § 38 Abs. 1 Satz 1 G e- sch mMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG und damit den mit der Klage ge l- tend gemachten An sprüchen wegen Verletzung des Klage designs entgegenha l- ten könnte. III . D ie Zuerkennung des von der Beklagten mit der Widerklage geltend ge machten Anspruchs auf Ersatz von außergerichtliche n Rechtsanwaltskosten kann danach ebenfalls keinen Bestand haben. Auf der Gr undlage der vom Be r u- fungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagten ein Schadense rsatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1, 6 f.; Urteil vom 19. Januar 2006 - I ZR 98/02, GRUR 2006, 432 R n. 20 = WRP 2006, 468 - Verwarnung aus Kennzeichen recht II) z u- steht. Mit der vom Berufungsgericht gegebe nen Begründung , die Beklagte könne sich wegen der in Schweden vorgenommenen Vorbereitungsmaßnahmen zur Vermarktung des Bettgestells " BERGEN " in Deutschland auf ein Vorbenutzung s- recht der I . of S . AB berufen, kann der in der Abmahnung erhobene Vorwurf der Klägerin , das Bett gestell " MALM " verletze das Klage design , nicht als unberechtigt angesehen werden . IV . Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europä i- schen Union nach Art. 267 Ab s. 3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung de s Unionsrechts, die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 6 . Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 45 46 47 - 20 - 1. Oktober 2015 - C - 452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - AIFA/Doc Generici). Es besteht kein vernünftiger Zweifel, dass die Beschränkung eines Vorbenu t- zungsrechts nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 , § 41 Abs. 1 DesignG auf im Inlan d getroffene An stalten zur Benutzung e ines Musters bzw. eines Designs uni onsrechtskonform ist. V . Das angegriffene Urteil kann da nach keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich der Klagea nsprüche auf Auskunftserteilung, Rec h- nungslegu ng und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten jeweils seit dem 1. Juni 2004 , des Klageantrags auf Erstattung von Abmahnkosten und des Widerklagean trags auf Ersatz von Abwehrkosten zum Nachteil der Klägerin erkannt hat; es ist insoweit u nd im Kostenpunkt aufzuheben. Im Umfang der Au f- hebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverwei sen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, wei l sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). V I . Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Fo l- gendes hin: 1 . Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob das Klage design schutzfähig ist. Die von der Beklagte n in Abrede gestellte Neuheit des Klage d e- signs ist auf ihren Einwand hin im vorliegenden Rechtsstreit inzident zu prüfen, weil die Klage vor dem 1. Januar 2014 anhängig gemacht worden ist und § 52a DesignG deshalb nicht anwendbar ist (vgl. § 74 Abs. 3 Desi gnG; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 18 - Armbanduhr). a) Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob für die Neuheit des Kl a- ge designs auf d en 14. Januar 2002 abzustel len ist, weil sich die Klägerin auf die Ausstellung eines nach dem Klage design gestalteten B ettgestells auf der Intern a- tionalen Möbelmesse in Köln an diesem Tag berufen kann . 48 49 50 51 - 21 - aa) Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität beu r- teilt sich nach dem bis zum 31. Mai 2004 gültigen Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Must ern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904 (Ausstellungsgesetz - AusstG) . (1) Nach dem Ausstellungsgesetz wird Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen, die auf einer inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt werden, ein zeitweiliger Schutz gewährt, wenn die Ausstellung durch eine Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesgesetzblatt als Au s- stellung bestimmt worden ist, auf die der zeitweilige Schutz Anwendung findet (Nr. 1 AusstG). Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, dass die Schaustellung oder eine anderweitige spätere Benutzung oder eine spätere Veröffentlichung des Musters der Erlangung des gesetzlichen Musterschutzes nicht entgegenst e- hen, sofern die Anmeldung zur Erlangung dieses Schutzes von dem Auss teller oder dessen Rechtsnachfolger binnen einer Frist von sechs Monaten nach der Eröffnung der Ausstellung bewirkt wird (Nr. 2 Satz 1 AusstG). In diesem Fall geht die Anmeldung anderen Anmeldungen vor, die nach dem Tage des Beginns der Ausstellung eingere icht werden (Nr. 2 Satz 2 AusstG). Der zeitweilige Ausste l- lungsschutz wirkt in der Weise prioritätsbegründend, dass in einem Verletzung s- prozess ein identisches Muster, das ein Dritter zwischen der Zurschaustellung und der Anmeldung des Klagedesgins offenba rt hat, nicht als neuheitsschädlich anzusehen ist (vgl. v. Falckenstein in Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl., § 7b Rn. 15; Nirk/Ku rtze, GeschmMG, 2. Aufl., § 7 a F Rn. 54). (2) Die Internationale Möbelmesse vom 14. bis 20. Januar 2002 in Köln ist durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen vom 12. Dezember 2001 (BGBl. I Nr. 70, S. 3756) in den Schutzbereich des Ausstellungsgesetzes einbezogen worden. Die Klägerin hat das Klaged esign innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung der Messe angemeldet (§ 188 Abs. 2, § 193 BGB). Das Berufungsgericht wird zu 52 53 54 - 22 - beurteilen haben, ob nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme feststeht, dass die Klägerin das nach dem Klagedesign gestaltete Bettges tell "SL02 MO" am 14. Ja - nuar 2002 auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ausgestellt hat. bb) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist die Inanspruc h- nahme der Ausstellungspriorität nicht verfristet . (1) Die Geltendmachung einer Ausstellu ngspriorität nach dem Ausste l- lungsgesetz ist weder an eine besondere Form noch an die Einhaltung einer b e- stimmten Frist gebunden und kann jederzeit erfolgen (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Septem ber 1984 - X ZB 6/84, BGHZ 92, 188, 189 - Ausstellungspriorität ; Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 15 Rn. 7 ). Im Prozess kann sich der Musterinhaber jederzeit ohne weitere Formalitäten auf diese Begünst i- gung berufen, muss allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen dafür darlegen und ggf. beweisen (vgl. BG H, Urteil vom 9. Juni 1982 - I ZR 85/80, GRUR 1983, 31, 32 - Klarsichtbecher; v. Gamm, GeschmMG, 2. Aufl., § 7a Rn. 3). ( 2 ) Der Geltendmachung der Ausstellungspriorität steht im Streitfall nicht die Fristenregelung nach § 15 Abs. 3 GeschmMG, § 15 Abs. 4 DesignG entg e- gen. Danach muss eine Ausstellungspriorität vor Ablauf des 16. Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung des Musters in Anspruch genommen werden . Bei einer Zurschaustellung des Klagedesigns am 14. Januar 2002 wäre bei Inkrafttreten des Geschmacksmustergesetzes 2004 die sechzehnmonatige Frist bereits abgelaufen gewesen. Diese Vorschriften sind jedoch auf das Klag e- design nicht rückwirkend anwendbar (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/ Kühne aaO § 15 Rn. 7). b) Sollte die Kläger in eine Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 b e- anspruchen können , wird d as Berufungsgericht weiter zu prüfen haben, ob der Neuheit des Klage designs entgegensteht, dass - wie die Beklagte behauptet - die Klägerin bereits im Jahr 2000 oder davor ein nac h dem Klage design gestaltetes 55 56 57 58 - 23 - Bettgestell beworben hat . Nach § 6 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 6 Satz 1 DesignG bleibt eine Offenbarung bei der Anwendung des § 2 Abs. 2 unberüc k- sichtigt, wenn ein Muster bzw. ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmelde tag (unter anderem) durch den Entwerfer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Bei einer wirksam in Anspruch genommenen Ausstellungsprior i- tät tritt der Tag der Zurschaustellung an die Stelle des Anmeldetags (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Küh ne aaO § 6 Rn. 8; Beyerlein in Günther/Beyer - lein aaO § 6 Rn. 14). Daraus folgt, dass ein Muster bzw. ein Design nicht als neu einzustufen ist, wenn es mehr als zwölf Monate vor dem Prioritätstag offenbart worden ist (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterr e- formgesetzes aaO S. 36; Eichmann in Eichmann/v. F alckenstein/Kühne aaO § 2 Rn. 8 ). c) Sollte das Berufung sgericht zu dem Ergebnis gelangen , dass für die Neuheit des Klage designs nicht auf den 14. Januar 2002, sondern auf seine An - m eldung am 15. Juli 2002 abzustellen ist, wird es zu prüfen haben, ob die A n- nahme des Landgerichts zutrifft, die Beklagte habe hinreichend darg elegt und be wiesen, dass sie vor dem 15. Juli 2002 Maßnahmen zur Vermarktung des Bettgestells " BERGEN " in Deutschl and ergriffen hat, die nach § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 DesignG als ne u- heitsschädliche Offenbarung anzusehen sind. Nach § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 ist ein Muster offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr ve r- wendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Se k- tors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht b e- kannt sein k onnte. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 5 Satz 1 DesignG für das Design. Das Landgericht hat sich aufgrund der von der Bekla g- ten vorgelegten Fracht - und Verkaufstabellen davon überzeugt gezeigt, dass die Beklagte das Bettgestell " BERGEN " ab E nde März 2002 an die I . - Fi l ialen in Deutschland ausgeliefert und dort ab Anfang April 2002 an Endverbraucher ve r- 59 - 24 - kauft hat . Das Berufungsgericht hat es aufgrund der Aussage des Zeugen L . - insoweit von der Revision unbeanstandet - als erwiesen erac htet, dass der erste Verkauf des Bettgestells in der 13. Kalenderwoche 2002 stattfand. 2 . Sollte das Berufungsgericht das Klagedesign als schutzfähig ansehen, wird es zu prüfen haben, ob die Vertriebsbemühungen ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten aufg rund gutgläubiger B enutzung des Bettgestells " BERGEN " im Inland (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004, § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG) begründen. Ein a m Bettgestell " BERGEN " be stehendes Vorbenu t- zungsrecht würde sich entgegen der Ansicht der Revision auch auf das angegri f- fene Bettgestell " MALM " er strecken. a) Eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Mu - ster - bzw. des Designinhabers ist insoweit gerechtfertigt, als ein schützenswerter Besitzstand des Vorbenutzers vorhanden oder bereits angelegt ist. Eine spätere Weiterentwicklung des durch das Vorbenutzungsrecht geschützten Musters bzw. Designs ist dem Vorbenutzer verwehrt, wenn die Abwandlung sich in größerem Umfang als das vorbenutzte Muster bzw. das vorbenutzte Design der gesc hüt z- ten Gestaltungsmerkmale des Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen D e- signs bedient und dadurch zu einem weitergehenden Eingriff in seinen Schutzb e- reich führt (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 9; Beyerlein in Günther/Beyerl ein aaO § 41 Rn. 10; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 17; zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. August 2009 - I - 2 U 6/04, juris R n. 87 [insoweit nicht in IPRspr 2009, Nr. 198 abge druckt] ). b) Von diesen Maßstäben ist zutreffend auch das Berufungsgericht au s- gegangen. Es hat angenommen, zwischen dem im Jahr 2001 entwickelten Bet t- gestell " BERGEN " und dem seit dem Jahr 2003 vertriebenen Bettgestell " MALM " bestehe kein solcher Unterschied, dass d er am Bettgestell " BERGEN " begründ e- te Besitzstand sich nicht auf das Bettgestell " MALM " erstrecke. Die Bettgestelle 60 61 62 - 25 - unterschieden sich lediglich geringfügig in der Höhe des Kopfteils. D emnach stimmten alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Bettgestelle " BERGEN " und " MALM " in nahezu identischer Weise mit dem Klage design überein. c) Die Revision macht vergeblich geltend, durch die Verringerung der Kopfteilhöhe nähere sich das Bettgestell " MALM " dem Klage design stärker als das Vorgängermodell an. Aus den nach § 37 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 37 Abs. 1 DesignG maßgeblichen hinterlegten Darstellungen lässt sich nicht ers e- hen, dass das Kopfteil des Klage designs eher 77 cm (wie das Bettgestell " MALM " ) als 80 cm (wie das Bettgestell " BERGEN " ) hoch ist. Im Übrig en ist das Berufungsgericht erkennbar davon ausgegangen, dass die Verkürzung des Kop f- teils den Gesamteindruck nicht verändert und das Bettgestell " MALM " daher nicht weitergehend als das Vorgängermodell in den Schutzbereich des Klage d e- signs eingreift. Diese Beurteilung ist mit Blick auf die Geringfügigkeit der Höhe n- differenz und die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ansonsten gle i- chen Proportionen der Bettgestelle aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Soweit die Revision anführt, die Abwandlung des Kopfteils führe aufgrund des schlichten Grunddesigns des Bettgestells zu einem anderen Gesamteindruck und zu einer weiteren Annäherung an das Klage design , ersetzt sie die tatrichte r- liche Bewertung lediglich durch ihre eigene Sichtweise. 3 . Sofern d as Berufungsgericht das Klage design als verletzt ansieht, wird es für den Klageanspruch auf S chadensersatz und den seiner Vorbereitung di e- nenden Klagea nspruch auf Rechnungslegung (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 232 - M onumenta Germaniae Historica) festzustellen haben, ob die Beklagte schuldhaft gehandelt hat. Dabei wird es zu prüfen haben, ob im Fall der Wirksamkeit der von der Klägerin in Anspruch g e- nommenen Ausstellungspriorität der Beklagten die Zurschaustellung eine s nach dem Klage design gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln 2002 bekannt sein und sie mit der im Oktober 2013 erfolgten Inanspruc h- 63 64 - 26 - nahme einer Ausstellungspriorität des Klage designs rechnen musste , oder ob sie jede nf all s nicht davon ausgehen durfte, die im Frühjahr 2002 be gonnene Ve r- marktung des Bettgestells " BERGEN " stehe der Rechtsgültigkeit des später a n- gemeldeten Klagedesigns entgegen . 4 . Hinsichtlich des von der Klägerin begehrten Ersatz es von vorgerichtl i- che n Rechts - u nd Patentanwaltskosten wird das Berufungsgericht zu be achten haben, dass die Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind, wenn sich der mit der Abmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch nur aufgrund der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellu ngspriorität vom 14. Ja n uar 2002 als be gründet erweist . Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn sie den Abgemah n- ten in die Lage versetzt, den Vorwurf tatsächlich und rechtlich zu überprüfen und die Verletzungshandlung unter den in Betracht kommenden rechtliche n G e- sichts punkten zu würdigen (vgl. B GH, Urteil vom 22. Januar 2009 I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 13 = WRP 2009, 44 1 - pcb; Urteil vom 12. Februar 2015 I ZR 36/11, GRUR 20 15, 403 Rn. 44 = WRP 2015, 444 Monsterbacke II). Die Klägerin hat mit der Abm ahnung geltend gemacht, dem Klage design komme die Priorität seiner Anmeldung zu; eine Ausstellungspriorität hat sie damals nicht in Anspruch genommen. Die Beklagte war d eshalb nicht in der Lage, die Berecht i- gung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin inso weit zu prüfen. Sofern die Abmahnung der Klägerin als berechtigt anzusehen ist, wird das Berufungsgericht 65 - 27 - Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die durch die Einschaltung d es Paten t- anwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig sind, weil seine Mitwir kung an der Abmahnung erforderlich war (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV). Büscher Schaffert Kirchhoff Löffler Schwonke Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.07.2013 - 34 O 121/12 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.12.2015 - I - 20 U 189/13 -
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