BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 92/08 Verk374ndet am: 14. Januar 2010 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja DDR-Logo MarkenG 247 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, 247 64a; PatKostG 247 6 Abs. 2 a) Auf der Vorderseite von Bekleidungsst374cken angebrachte Symbole ehemali-ger Ostblockstaaten (hier: Bezeichnung "DDR" und deren Staatswappen) fasst der Verkehr regelm344337ig nur als dekoratives Element und nicht als Pro-duktkennzeichen auf. b) Eine durch eine Markenanmeldung begr374ndete Erstbegehungsgefahr entf344llt, wenn die Markenanmeldung wegen unterbliebener Zahlung der Anmeldege-b374hren kraft Gesetzes (247 64a MarkenG, 247 6 Abs. 2 PatKostG) als zur374ckge-nommen gilt. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08 - OLG M374nchen LG M374nchen I - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 14. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts M374nchen vom 24. April 2008 aufgehoben. Die Berufung des Kl344gers gegen das Urteil des Landgerichts M374n-chen I, 9. Kammer f374r Handelssachen, vom 31. Juli 2007 wird zu-r374ckgewiesen. Der Kl344ger tr344gt die Kosten der Rechtsmittel. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kl344ger ist Inhaber der Wortmarke Nr. 30330983 "DDR". Diese ist mit Priorit344t vom 24. Juni 2003 eingetragen f374r 1 Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, Schilder aus Metall; Ger344te zur Aufzeichnung, 334bertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; mit Musik be-spielte Tontr344ger; Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs, Software; Be-kleidungsst374cke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsst374cke, T-Shirts, Sportschuhe, Trikots, Str374mpfe, Sweat-Shirts, Socken, Schlafanz374ge, Badeanz374ge, Halst374cher, Schals, Sch344rpen, G374rtel, Krawatten, Jacken, Hosen, Hemden, M344ntel, Hosentr344ger, Overalls, Stirnb344nder, Schuhe und Stiefel, Un-terw344sche. - 3 - 2 Der Kl344ger ist zudem Inhaber der nachfolgend dargestellten Bildmarke Nr. 30080365, die mit Priorit344t vom 31. Oktober 2000 unter anderem f374r Web-stoffe und Textilien, soweit in Klasse 24 enthalten, registriert ist. Der Kl344ger war Inhaber der weiteren Bildmarke Nr. 30334503.9, die ebenfalls aus der Abbildung des Staatswappens der ehemaligen DDR bestand und f374r Bekleidungsst374cke und T-Shirts eingetragen war. Die Marke wurde w344hrend des Revisionsverfahrens gel366scht. 3 Der Beklagte ist Gesellschafter und Gesch344ftsf374hrer der M. A. GbR. Diese vertreibt Produkte mit Emblemen der ehemaligen DDR. Sie bewarb ein T-Shirt mit der Wort-/Bildbezeichnung "DDR mit Staatswappen" im Internet wie nachstehend entsprechend der Anlage K 7 abgebildet: 4 - 4 - 5 Der Beklagte meldete Mitte 2006 beim Deutschen Patent- und Marken-amt die nachstehende Wort-/Bildmarke Nr. 306413035 an, die aus dem Wort-bestandteil "DDR" und dem Bildbestandteil des Staatswappens der DDR be-stand: - 5 - Die Anmeldegeb374hr zahlte der Beklagte nicht. Ende 2006 meldete er ei-ne gleiche Wort-/Bildmarke erneut an (Nr. 306694581). Die Anmeldung nahm er anschlie337end wieder zur374ck. 6 7 Der Kl344ger hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat der Kl344ger beantragt, 8 dem Beklagten zu verbieten, das nachstehend abgebildete Zeichen auf Bekleidungsst374cken und/oder Kopfbedeckungen anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu benutzen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuf374hren oder auszuf374hren und/oder das Zeichen in Gesch344ftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, insbesondere gem344337 Anlage K 7. 9 Das Berufungsgericht hat den Beklagten antragsgem344337 verurteilt. 10 Mit seiner (vom Senat zugelassenen) Revision begehrt der Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Der Kl344ger beantragt, die Revi-sion zur374ckzuweisen. - 6 - Entscheidungsgr374nde: 11 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG f374r begr374ndet erachtet und hierzu ausgef374hrt: 12 Aufgrund des Verhaltens des Beklagten drohe eine Verletzung der Wortmarke "DDR" des Kl344gers. Zwischen dieser Marke und den von dem Be-klagten angemeldeten Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. von 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Markenanmeldungen betr344fen Waren, die mit denen, f374r die die Marke Schutz beanspruche, identisch oder zumindest hochgradig 344hnlich seien. Zwischen den Kollisionszeichen bestehe Zeichen344hnlichkeit. Die Anmeldung der Marken durch den Beklagten begr374nde eine Erstbe-gehungsgefahr f374r Markenverletzungen. Der Beklagte habe dadurch zu erken-nen gegeben, dass er die Zeichen markenm344337ig verwenden wolle. Durch die unterbliebene Zahlung der Geb374hr f374r die erste Markenanmeldung des Beklag-ten und eine etwaige R374cknahme der zweiten Markenanmeldung sei die Bege-hungsgefahr nicht entfallen. Auch das Schreiben des Prozessbevollm344chtigten des Beklagten vom 3. M344rz 2008 habe eine Erstbegehungsgefahr nicht besei-tigt, weil sich der Beklagte in diesem Schreiben die beanstandete Verwendung vorbehalten habe. 13 Die Werbung f374r Bekleidungsst374cke mit dem Wort-/Bildlogo "DDR mit Staatswappen" verletze ebenfalls die Wortmarke des Kl344gers. In dieser Wer-bung verwende der Beklagte das angegriffene Wort-/Bildlogo markenm344337ig. Daf374r spreche die Anbringung in hervorgehobener Form nach Art einer Marke. 14 - 7 - II. Die Revision ist begr374ndet. Sie f374hrt zur Aufhebung des Berufungsur-teils und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden Urteils des Landge-richts. 15 16 1. Dem Kl344ger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach 247 14 Abs. 5 MarkenG wegen der Werbung der M. A. GbR f374r das mit "Ringershirt DDR-Logo" bezeichnete T-Shirt nicht zu. Diese Werbung verletzt weder die Wortmarke Nr. 30330983 "DDR" noch die Bildmarke Nr. 30080365 des Kl344gers gem344337 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die M. A. GbR habe das in Rede stehende Logo auf dem T-Shirt markenm344337ig verwendet. Davon sei bereits auszugehen, wenn sich nicht ausschlie337en lasse, dass einige Ange-h366rige der angesprochenen Verkehrskreise es als Herkunftsangabe auffassten. Werde ein Zeichen unmittelbar auf der Ware angebracht, spreche dies f374r eine kennzeichenm344337ige Verwendung. Es entspreche auch verbreiteter 334bung im Bekleidungsbereich, Bekleidungsst374cke mit gro337en Buchstaben zu versehen. Der Verkehr sei an diese Form der Anbringung einer Marke gew366hnt. Eine daneben bestehende dekorative Funktion oder ein aus Gr374nden der Nostalgie erfolgender Hinweis auf die fr374here DDR schlie337e die Herkunftsfunktion der Bezeichnung nicht aus. 17 Diese Beurteilung h344lt der revisionsrechtlichen Nachpr374fung nicht stand. Das Berufungsgericht ist bei der Pr374fung, ob das Logo auf dem T-Shirt mar-kenm344337ig benutzt worden ist, von einem unzutreffenden Ma337stab ausgegan-gen. Es hat nicht auf das f374r die Beurteilung ma337gebliche Verst344ndnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt, sondern auf die Auffassung nur eines kleinen Teils des angesprochenen Publikums. 18 - 8 - b) Eine markenm344337ige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Wa-ren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unterneh-men dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach der Bestimmung des 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, deren Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen F344lle beschr344nkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das hei337t die Gew344hrleistung der Her-kunft der Ware oder Dienstleistung gegen374ber dem Verbraucher, beeintr344chtigt oder immerhin beeintr344chtigen k366nnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O 2 /Hutchison; Urt. v. 18.6.2009 - C-487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 59 = WRP 2009, 930 - L'Or351al/Bellure; zu 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS). 19 c) Die Beurteilung, ob eine Bezeichnung vom Verkehr als Herkunftshin-weis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgeb344ck). Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zu-sammenhang auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem ma337gebli-chen Warensektor abgestellt (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang), in dem der Verkehr in unter-schiedlicher Gr366337e angebrachte Aufdrucke markenrechtlich gesch374tzter Zei-chen auf der Vorderseite von Bekleidungsst374cken vorfindet. Das Berufungsge-richt hat jedoch rechtsfehlerhaft nicht ausreichend ber374cksichtigt, dass die Ant- 20 - 9 - wort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf der Vorderseite eines Bekleidungs-st374ckes angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als blo337 dekoratives Element auffasst, nach der Art und der Platzierung des Motivs variieren kann. Denn anders als bei eingen344hten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsst374cken (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und W366rtern auf der Vorderseite von Bekleidungsst374cken nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurtei-lung im jeweiligen Einzelfall. Der Verkehr wird zwar Zeichen, die ihm als Pro-duktkennzeichen f374r Bekleidungsst374cke bekannt sind, ebenfalls als Herkunfts-zeichen auffassen, wenn sie auf der Au337enseite der Kleidung angebracht sind (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 44 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Zeichen, die dem Verkehr - wenn auch in ande-rem Zusammenhang - als Produktkennzeichen bekannt sind, wird er h344ufig ebenso als Kennzeichen ansehen (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 258, 260). Entsprechendes gilt f374r Phantasiebezeichnungen oder Bildzeichen, wie sie vielfach von Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsst374cken au-337en auf der Kleidung verwandt werden. Diese Ma337st344be lassen sich auf die angegriffene Bezeichnung nicht 374bertragen, weil der Verkehr das beanstandete Logo auf dem T-Shirt als Zusammensetzung der Abk374rzung der fr374heren Deut-schen Demokratischen Republik und ihres Staatswappens erkennt. Der durch-schnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach bei der Wiedergabe auf der Vorderseite von Bekleidungsst374cken keine Veranlassung, der Bezeichnung statt dieser ihm bekannten Bedeutung nun-mehr zumindest auch einen Herkunftshinweis zu entnehmen. 2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-fungsgerichts, dem Kl344ger stehe wegen der Anmeldung der aus dem Wortbe- 21 - 10 - standteil "DDR" und dem Bildbestandteil "Staatswappen der vormaligen DDR" bestehenden Marken Nr. 306413035 und Nr. 306694581 ein Unterlassungsan-spruch nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen den Beklagten zu. 22 a) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass ein auf eine Wiederholungsgefahr gest374tzter Unterlassungsanspruch wegen der Mar-kenanmeldungen ausscheidet, weil diese noch keine kennzeichenm344337ige Be-nutzung darstellen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 24 ff. = WRP 2008, 1353 - Metrosex). b) Ein auf die Anmeldung der Marken Nr. 306413035 und Nr. 306694581 gest374tzter vorbeugender Unterlassungsanspruch ist ebenfalls nicht gegeben. 23 aa) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens f374r die eingetrage-nen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine kon-kreten Umst344nde vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex). Davon ist auch das Berufungsge-richt ausgegangen; konkrete Umst344nde, die gegen eine Benutzungsabsicht auf Seiten des Beklagten sprechen, hat es nicht festgestellt. 24 bb) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, aufgrund der zweifachen Markenanmeldungen sei davon auszugehen, dass der Beklagte beabsichtigt habe, das angemeldete Zeichen als Marke zu benutzen. Im Regel-fall begr374ndet die Anmeldung einer Marke auch eine Begehungsgefahr f374r eine markenm344337ige Benutzung (BGH GRUR 2009, 484 Tz. 70 - METROBUS; vgl. hierzu auch BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Davon ist auch im vorliegenden Fall auszuge-hen, weil die Anbringung der angemeldeten Marken in herkunftshinweisender 25 - 11 - Funktion auf Etiketten, Anh344ngern, Labeln, Kassenzetteln, Rechnungen und Gesch344ftspapier, aber auch durch eine besondere Pr344sentation in der Werbung m366glich ist. Daran 344ndert auch der Umstand nichts, dass der Beklagte nach seiner Darstellung die Markenanmeldungen vorgenommen hat, um die Rechts-ansicht des Deutschen Patent- und Markenamts zur Schutzf344higkeit der Zei-chen einzuholen, weil durch die Anmeldung auch in diesem Fall ungeachtet dieses subjektiven Beweggrundes des Anmelders die objektive Gefahr rechts-verletzender Benutzungshandlungen besteht. cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Beru-fungsgericht angenommen hat, die von den Markenanmeldungen ausgehende Erstbegehungsgefahr sei nicht entfallen. 26 (1) Ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begr374ndeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegf344llt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grunds344tzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begr374ndeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP 1991, 719 - Topfgucker-Scheck; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Ber374hmungsaufgabe). Anders als f374r die durch eine Verletzungshandlung begr374ndete Wiederholungsgefahr besteht f374r den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, GRUR 1989, 432, 434 = WRP 1989, 496 - Kachelofen-bauer I). F374r die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr gen374gt daher grunds344tz-lich ein "actus contrarius", also ein der Begr374ndungshandlung entgegengesetz-tes Verhalten (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex). 27 - 12 - (2) Zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr reicht entgegen der Ansicht der Revision allerdings nicht bereits die f374r den Beklagten abgegebene Erkl344rung vom 3. M344rz 2008 aus, wonach die Markenanmeldungen nicht weiterverfolgt und die angemeldeten Zeichen nicht markenm344337ig benutzt werden. Diese Er-kl344rung stellt, solange die Markenanmeldungen fortbestehen, kein die Erstbe-gehungsgefahr ausr344umendes entgegengesetztes Verhalten dar. 28 (3) Nach der - allerdings erst nach dem Urteil des Berufungsgerichts ver-366ffentlichten - Rechtsprechung des Senats f374hrt die R374cknahme der Marken-anmeldung oder ein Verzicht auf die Eintragung der Marke aber regelm344337ig zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex; Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 94/06, GRUR-RR 2009, 299 Tz. 12). 29 Die aufgrund der Anmeldung der Wort-/Bildmarke Nr. 306413035 ent-standene Erstbegehungsgefahr ist entfallen, weil die Markenanmeldung wegen unterbliebener Zahlung der Anmeldegeb374hren gem344337 247 64a MarkenG, 247 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes als zur374ckgenommen gilt. Damit besteht die von dieser Markenanmeldung ausgehende Erstbegehungsgefahr nicht mehr. Entsprechendes gilt f374r die zweite Markenanmeldung (Wort-/Bildmarke Nr. 306694581), nachdem der Beklagte diese Markenanmeldung zur374ckge-nommen hat. 30 - 13 - III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (247 562 Abs. 1 ZPO). Die Berufung gegen das landgerichtliche Urteil ist zur374ckzuweisen, weil die Klage unbegr374ndet ist (247 563 Abs. 3 ZPO). 31 32 Die Kostenentscheidung folgt aus 247 97 Abs. 1 ZPO. Bornkamm Pokrant B374scher Bergmann Kirchhoff Vorinstanzen: LG M374nchen I, Entscheidung vom 31.07.2007 - 9 HKO 3546/07 - OLG M374nchen, Entscheidung vom 24.04.2008 - 29 U 4160/07 -
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