BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 94/06 Verk374ndet am: 4. Dezember 2008 Bott Justizhauptsekret344rin als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 4. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch f374r Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-richts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 26. April 2006 wird auf Kosten der Kl344gerin zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin stellt Spirituosen her, darunter den bekannten "Underberg"-Kr344uterbitter. Sie vertreibt dieses Produkt, das seit etwa 160 Jahren auf dem Markt ist, seit Jahrzehnten ausschlie337lich in 20ml-Flaschen, die in strohfarbe-nes Papier eingewickelt sind. 1 Die Kl344gerin ist Inhaberin der auf ihre Anmeldung vom 6. April 2001 f374r verschiedene Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 und insbesondere f374r Biere und andere alkoholische Getr344nke eingetragenen, nachstehend wiedergegebe- 2 - 3 - nen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 301 22 729, die Schutz f374r die Farbe "Ocker" beansprucht (im Weiteren: Klagemarke) Die Beklagte vertreibt in einer papierumwickelten 700ml-Flasche den "Dr. Demuth Pepsin-Wein", ein freiverk344ufliches Arzneimittel mit einem Alkohol-gehalt von 12,5%, das auch zur Unterst374tzung der Magenfunktion angewendet werden kann. Sie hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Juni 2002 zu der Registernummer DE 302 27 289.5 die nachstehend wiedergege-bene dreidimensionale Marke f374r die Waren Pharmazeutische Produkte und Arzneimittel, insbesondere frei verk344ufliche Arzneimittel, angemeldet, die Schutz f374r die Farben "Gr374n, Wei337" beanspruchte und am 3. April 2003 einge-tragen wurde (im Weiteren: Streitmarke) 3 - 4 - 4 Die Kl344gerin hat dieses Verhalten der Beklagten als Markenrechtsverlet-zung beanstandet. 5 Die Beklagte hat im Verlauf des Rechtsstreits die L366schung der Streit-marke veranlasst. Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin in der Haupt-sache hinsichtlich der von der Kl344gerin gestellten Antr344ge auf Einwilligung der Beklagten in die L366schung der Streitmarke, auf Auskunftserteilung und auf Schadensersatzfeststellung f374r erledigt erkl344rt. Die Parteien streiten nunmehr noch 374ber das Unterlassungsbegehren der Kl344gerin. Dieses ist nach Auffassung der Kl344gerin deshalb nicht erledigt, weil aus der Anmeldung der Streitmarke, dem Antrag der Beklagten auf Abwei-sung der Unterlassungsklage und der Ber374hmung der Beklagten im Rechtsstreit die markenrechtliche Erstbegehungsgefahr folge. 6 Die Kl344gerin hat vor dem Landgericht zuletzt beantragt, 7 die Beklagte unter Androhung n344her bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, ein dreidimensionales Zeichen, wie es Gegenstand der Ver366f-fentlichung im Markenregister zum Aktenzeichen - 5 - Nr. 302 27 289 ist, zur Kennzeichnung der Waren "pharmazeu-tische Produkte und Arzneimittel, insbesondere frei verk344ufliche Arzneimittel" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbe-sondere vorgenannte Waren in dieser aus dem Markenregister zur Nr. 302 27 289 ersichtlichen Form anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu bewerben, hilfsweise, ihrem Antrag mit folgenden weiteren Einschr344nkungen statt-zugeben: a) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be-werben 205], soweit die Gr366337e der so umwickelten Fla-sche 350 ml unterschreitet, weiter hilfsweise b) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be-werben 205], soweit die Gr366337e der so umwickelten Fla-sche 20 ml nicht 374bersteigt, weiter hilfsweise c) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be-werben 205], soweit die Gr366337e der so umwickelten Fla-sche 20 ml betr344gt. 8 Das Landgericht hat der Klage mit dem Hilfsantrag zu c) stattgegeben. Die Berufung der Kl344gerin, mit der diese ihr Unterlassungsbegehren im Umfang des Hilfsantrags zu a) weiterverfolgt hat, hatte nur insoweit Erfolg, als das Beru-fungsgericht dem Unterlassungsbegehren stattgegeben hat, soweit die Gr366337e der umwickelten Flasche bis zu 50 ml betr344gt (OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 35). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zur374ck-weisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Kl344gerin ihr Unterlassungsbegeh-ren in dem Umfang weiter, in dem es im zweiten Rechtszug ohne Erfolg geblie-ben ist. 9 - 6 - Entscheidungsgr374nde: 10 I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Kl344gerin nur hinsichtlich papierumwickelter Portionsflaschen bejaht, diesen allerdings - damit angemessene Ausdehnungstendenzen der Kl344gerin ber374cksichtigt wer-den k366nnten - auf Flaschen bis zu einer Gr366337e von 50 ml erstreckt. Die durch die vorgenommene Markenanmeldung begr374ndete markenrechtliche Erstbege-hungsgefahr habe die Beklagte nicht durch eine eindeutige Abstandnahme von ihrer Ber374hmung ausr344umen k366nnen. II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kl344gerin ist jeden-falls im Ergebnis nicht begr374ndet. Die teilweise Abweisung der Klage mit dem nach der 374bereinstimmenden Teilerledigungserkl344rung allein noch streitgegen-st344ndlichen Unterlassungsanspruch erweist sich schon deshalb als zutreffend, weil die f374r diesen Anspruch ebenfalls erforderliche Begehungsgefahr sp344tes-tens mit der von der Beklagten veranlassten L366schung der Streitmarke entfallen ist. 11 1. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens f374r die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Um-st344nde vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex, m.w.N.). F374r den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr spricht al-lerdings anders als f374r die durch eine Verletzungshandlung begr374ndete Wieder-holungsgefahr keine Vermutung. F374r die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr 12 - 7 - gen374gt daher ein der Verhaltensweise, die sie begr374ndet hat, entgegengesetz-tes Verhalten. Dementsprechend f374hrt bei einer durch eine Markenanmeldung oder -eintragung begr374ndeten Erstbegehungsgefahr die R374cknahme der Mar-kenanmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke im Regelfall zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex, m.w.N.). Unerheblich ist dabei, ob die R374cknahme der Anmeldung bzw. der Verzicht auf die Eintragung aus prozess366konomischen Gr374nden oder aufgrund besserer Einsicht erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 31 - Metrosex). 2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-gen kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass im Streitfall besondere Umst344nde ausnahmsweise gegen den Wegfall der Erstbegehungsgefahr spre-chen. Die Kl344gerin hat zwar in der Revisionsverhandlung geltend gemacht, dass die Parteien seit langem und auch weiterhin 374ber die Frage stritten, ob die Ausstattung des Produkts der Beklagten Rechte der Kl344gerin verletzte. Im vor-liegenden Rechtsstreit geht es aber nach der von der Beklagten veranlassten L366schung der Streitmarke nur noch darum, ob die durch deren Anmeldung be-gr374ndete Erstbegehungsgefahr gleichwohl teilweise - im Umfang des von der Kl344gerin mit der Revision noch weiterverfolgten Unterlassungsanspruchs - fort-besteht. 13 3. Eine Erstbegehungsgefahr, die f374r den von der Kl344gerin mit der Revi-sion weiterverfolgten Unterlassungsanspruch erforderlich ist, ist entgegen der von der Kl344gerin in der Revisionsverhandlung ferner vertretenen Auffassung auch nicht dadurch begr374ndet worden, dass die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit insoweit weiterhin die Abweisung der Klage begehrt und dazu vor-getragen hat, dass die Streitmarke mit der Klagemarke nicht verwechselbar sei. Eine Rechtsverteidigung begr374ndet eine Erstbegehungsgefahr nicht schon dann, wenn allein der eigene Rechtsstandpunkt vertreten wird, um sich die 14 - 8 - M366glichkeit eines entsprechenden Verhaltens f374r die Zukunft offenzuhalten, sondern erst dann, wenn den Erkl344rungen bei W374rdigung der Einzelumst344nde des Falles auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich unmittelbar oder in na-her Zukunft in dieser Weise zu verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = WRP 2001, 1076 - Ber374hmungsauf-gabe). Davon kann im Streitfall nach den getroffenen Feststellungen nicht aus-gegangen werden. Das Berufungsgericht hat in dieser Hinsicht lediglich ausge-f374hrt, die Beklagte habe die durch ihre Markenanmeldung begr374ndete Erstbe-gehungsgefahr nicht durch eine eindeutige Abstandnahme von ihrer Ber374h-mung ausr344umen k366nnen. Der Umstand, dass die Beklagte von ihrer Ber374h-mung nicht Abstand genommen hat, hindert aber - wie ausgef374hrt - nicht den Wegfall der Erstbegehungsgefahr. - 9 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 97 Abs. 1 ZPO. 15 Bornkamm B374scher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 10.06.2005 - 312 O 736/04 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2006 - 5 U 105/05 -
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