BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 96/03 Verk374ndet am: 30. M344rz 2006 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja TOSCA BLU EuGV334 Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Br374ssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG 247 115 Abs. 1, 247 51 Abs. 1, 247 9 Abs. 1 Nr. 2, 247 14 Abs. 2 Nr. 2 a) F374r die Klage, die auf Entziehung des f374r das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inl344ndischen Gerichte ausschlie337lich zust344ndig. b) Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Waren344hnlichkeit. BGH, Urt. v. 30. M344rz 2006 226 I ZR 96/03 226 OLG K366ln LG K366ln - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 30. M344rz 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann f374r Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts K366ln vom 28. M344rz 2003 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 374ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zur374ckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: 1 Die Kl344gerin ist Inhaberin der u.a. f374r Parf374merien mit einem Zeitrang vom 9. Februar 1907 eingetragenen Wortmarke TOSCA sowie einer Reihe anderer identischer Wortmarken mit 344hnlichen Warenverzeich-nissen. Sie vertreibt unter dieser Marke seit 1921 ein Parfum und daraus entwi-ckelte Parf374meriewaren, die in Serien mit 374berwiegend blauer Verpackung ange-boten werden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergamo/Italien. Sie vertreibt seit ei- - 3 - nigen Jahren in Italien und anderen europ344ischen L344ndern hochwertige Lederg374r-tel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung TOSCA BLU. Sie hat f374r sich das Wort-/Bildzeichen u.a. f374r Deutschland mit Zeitrang vom 30. Januar 2001 als IR-Marke der Klassen 18 (Lederwaren etc.) Sacs; sac 340 main; valises; sacs 340 dos; porte-feuilles; porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en succ351dan351s de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles produits en ces mati350res; parasols; parasols de plage; parapluies; b342tons de promenade; orne-ments et autres articles de sellerie und 25 (Bekleidungsst374cke etc.) V352tements pour hommes, dames et enfants en g351n351ral, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; sou-tiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; imperm351ables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de ski; cein-tures; fourrures; 351charpes; gants; robes de chambre; chaussures en g351n351ral, y com-pris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales registrieren lassen. 2 Die Kl344gerin hat die Ansicht vertreten, es handele sich bei 204TOSCA223 um eine bekannte Marke, die durch das Zeichen der Beklagten verw344ssert werde. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der oben wiedergegebenen IR-Marke 204TOSCA BLU223 sowie auf Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke - 4 - f374r Deutschland in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegenge-treten. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG K366ln GRUR-RR 2003, 243). 3 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer 226 vom Senat zugelassenen 226 Revision. Die Kl344gerin beantragt, die Revision zur374ckzuweisen. 4 Entscheidungsgr374nde: 5 I. Das Berufungsgericht hat es 226 anders als das Landgericht 226 offen gelas-sen, ob im Streitfall die Voraussetzungen f374r den Schutz einer bekannten Marke vorliegen; denn der Klageanspruch ergebe sich bereits aus einer Markenverlet-zung nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zur Begr374ndung hat es ausgef374hrt: 6 Der Vertrieb der Waren der Beklagten stelle eine Verletzung der Klagemar-ken nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zun344chst fehle es im Streitfall nicht an der Waren344hnlichkeit. Vom Fehlen der Waren344hnlichkeit k366nne nur ausgegangen werden, wenn angesichts des Abstands der Waren voneinander trotz gro337er 304hn-lichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der 344lteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen sei. Damit lasse sich die Waren344hnlichkeit im Streitfall nicht verneinen. Zwar stammten Lederwaren, G374rtel, modische Schuhe auf der einen und Parfums und Parf374meriewaren auf der anderen Seite im Allgemeinen von verschiedenen Her-stellern, was dem durchschnittlichen Verbraucher auch bekannt sei. An der Wa-ren344hnlichkeit 344ndere dies aber nichts, weil es in der Modebranche einer st344ndi- - 5 - gen 334bung entspreche, die Produkte anderer Unternehmen und insbesondere Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Dem Verkehr sei bekannt, dass Unter-nehmen aus der Modebranche (204JOOP223, 204Hugo Boss223 und 204Calvin Klein223) nicht zu-letzt f374r Parfums Lizenzen erteilten. Der Durchschnittsverbraucher realisiere aller-dings nicht, dass derartige Lizenzerteilungen stets die Verwendung von Marken aus dem Modebereich f374r Parfums betr344fen und nicht umgekehrt. 7 Sei Waren344hnlichkeit gegeben, m374sse auch die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Der Klagemarke 204TOSCA223 komme von Haus aus zumindest eine durch-schnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es k366nne dahinstehen, ob es sich bei 204TOSCA223 226 wie vom Bundesgerichtshof vor mehr als vierzig Jahren angenommen 226 um eine ber374hmte Marke handele. Denn jedenfalls sei es nicht zweifelhaft, dass die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft von 204TOSCA223 im Hinblick auf die 374ber 80j344hrige Marktpr344senz, auf die Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Marktanteile eine deutliche Steigerung erfahren habe. Schlie337lich seien sich die beiden Marken 204TOSCA223 und 204TOSCA BLU223 hochgradig 344hnlich. Der Verkehr assoziiere mit 204BLU223 die Farbe Blau und erkenne darin eine beschreibende Farb-angabe. Au337erdem bleibe der Zeichenbestandteil 204BLU223 in der Darstellung so stark hinter 204TOSCA223 zur374ck, dass er bei der Beurteilung der Marken344hnlichkeit letztlich au337er Betracht bleibe. II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Er-folg. Sie f374hren zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zur374ckverwei-sung der Sache an das Berufungsgericht. 8 1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die internationale Zust344ndigkeit der deutschen Gerichte sei ge-geben. 9 - 6 - Die Revision kann auch nach dem Inkrafttreten des Zivilprozessreformgeset-zes darauf gest374tzt werden, dass in dem angefochtenen Urteil die internationale Zust344ndigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint worden sei (BGHZ 153, 82, 84 f.; BGH, Urt. v. 20.11.2003 226 I ZR 102/02, TranspR 2004, 74, 75; Urt. v. 13.10.2004 226 I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 226 HOTEL MARITIME). Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die internationale Zust344ndigkeit bejaht. 10 11 Dies steht insoweit au337er Frage, als die Kl344gerin mit ihrem Klageantrag die Einwilligung der Schutzentziehung der IR-Marke f374r Deutschland beansprucht (247 115 Abs. 1, 247 51 Abs. 1, 247 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Hier handelt es sich um ei-ne Klage, die 204die Eintragung oder die G374ltigkeit von 205 Warenzeichen 205 zum Gegenstand223 hat (Art. 16 Nr. 4 EuGV334; vgl. auch Art. 22 Nr. 4 Br374ssel-I-VO); eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in des-sen Hoheitsgebiet das fragliche Schutzrecht registriert worden ist. Die internatio-nale Zust344ndigkeit ist aber auch insoweit gegeben, als die Kl344gerin Unterlassung wegen einer drohenden Rechtsverletzung begehrt. Zwar enthielt das Br374sseler 334bereinkommen (EuGV334), das als Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 5 Nr. 3 EuGV334) den Ort des Schadenseintritts (und nicht den Ort des dro-henden Schadenseintritts) bezeichnete, noch keine ausdr374ckliche Regelung f374r die vorbeugende Unterlassungsklage. Die an seine Stelle getretene Verordnung (EG) 44/2001 (Br374ssel-I-VO), die den Ort des drohenden Schadenseintritts in Art. 5 Nr. 3 nunmehr ausdr374cklich anf374hrt, gilt erst f374r Klagen, die nach Inkrafttre-ten der Verordnung am 1. M344rz 2002 erhoben worden sind (Art. 66 Abs. 1, Art. 76 Br374ssel-I-VO). Der Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften hat jedoch ent-schieden, dass eine vorbeugende Unterlassungsklage i.S. von Art. 5 Nr. 3 EuGV334 eine unerlaubte Handlung oder doch zumindest eine Handlung zum Gegenstand hat, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist (EuGH, Urt. v. 1.10.2002 - 7 - 226 C-167/00, Slg. 2002, I-8111 Tz 46 u. 50 = NJW 2002, 3617 226 Verein f374r Konsu-menteninformation/Karl Heinz Henkel). 2. Das Berufungsgericht hat die Waren344hnlichkeit zwischen Parfum und hochwertigen Lederwaren mit der Lizenzierungspraxis, insbesondere damit be-gr374ndet, dass es in der Modebranche einer st344ndigen 334bung entspreche, f374r an-dere Produkte, vor allem f374r Parfums, Markenlizenzen zu vergeben. Mit einer sol-chen Praxis kann indessen eine an sich bestehende (absolute) Warenun344hnlich-keit nicht 374berwunden werden. 12 13 a) Bei der Beurteilung der Waren344hnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu ber374cksichtigen, die das Verh344ltnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu geh366ren insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nut-zung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erg344nzen-de Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelm344337ig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Ber374hrungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsst344tten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 226 I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 226 Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 226 I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 226 BIG BERTHA). Dabei kann von Warenun344hn-lichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identit344t der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 226 I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 226 EVIAN/REVIAN; Urt. v. 19.2.2004 226 I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 226 Ferrari-Pferd). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ344ischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 226 C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 226 Canon) ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Waren344hnlichkeit gibt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 226 I ZR 156/99, GRUR 2002, - 8 - 544, 546 = WRP 2002, 537 226 BANK 24, zur 304hnlichkeit von Dienstleistungen), die auch bei Identit344t der Zeichen nicht durch eine erh366hte Kennzeichnungskraft 374ber-schritten werden kann. b) Aus den zutreffenden Erw344gungen des Berufungsgerichts ergibt sich, dass die hier in Rede stehenden Waren an sich keine 304hnlichkeit in dem be-schriebenen Sinne aufweisen. Parfums und Lederwaren stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsst344tten und werden auch nicht unter der Qualit344ts-kontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Wa-ren nicht so nahe, dass der Verkehr auf dieselbe Herkunft oder doch zumindest auf eine die Qualit344t des Produkts ber374cksichtigende Kontrolle schlie337en w374rde. Allein die vom Berufungsgericht ins Feld gef374hrte Lizenzierungspraxis f374hrt nicht zur 304hnlichkeit der Waren. Eine solche Praxis beruht auf der Erfahrung, dass sich die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv geltende Marken erwecken, auch f374r v366llig andere Produkte nutzbar machen lassen. Diese Verwertungsm366g-lichkeit steht durchaus unter dem Schutz des Markenrechts, das die Wertsch344t-zung und die Unterscheidungskraft bekannter Marken auch au337erhalb der Waren- oder Dienstleistungs344hnlichkeit vor einer Ausnutzung oder Beeintr344chtigung sch374tzt (247 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Sie bestimmt aber nicht die Grenzen der Wa-ren344hnlichkeit. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsf366rderung bleibt der Waren344hnlichkeitsbereich grunds344tzlich unber374hrt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 226 Ferrari-Pferd, m.w.N.). Dies schlie337t es nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzie-rung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich f374r die Waren344hnlichkeit bzw. bei gegebener Waren344hnlichkeit f374r die Verwechslungsgefahr sprechen kann. 14 - 9 - c) Danach scheidet im Streitfall eine Markenverletzung nach 247 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Ob sich das Berufungsurteil aus anderen Gr374nden als richtig erweist, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht entschieden werden. In Betracht kommt der 226 vom Landgericht bejahte 226 Schutz der bekannten Marke (247 14 Abs. 2 Nr. 3, 247 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Das Berufungsgericht hat zur Be-kanntheit der Klagemarke jedoch keine abschlie337enden Feststellungen getroffen. Des Weiteren bedarf es Feststellungen dazu, dass die Beklagte die Unterschei-dungskraft oder die Wertsch344tzung der Klagemarke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintr344chtigt (vgl. BGH, Urt. v. 2.4.1987 226 I ZR 27/85, GRUR 1987, 711, 713 f. = WRP 1987, 667 226 Camel Tours; Urt. v. 29.4.2004 226 I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 226 Zwilling/Zweibr374der; Urt. v. 3.2.2005 226 I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 226 Lila-Postkarte). Diese k366nnen auch dem landgerichtlichen Urteil nicht entnommen werden. 15 III. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Es ist auf-zuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-fungsgericht zur374ckzuverweisen. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis ge-langen, dass es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handelt, die 16 - 10 - durch die drohende Verwendung des angegriffenen Zeichens in ihrer Unterschei-dungskraft und Wertsch344tzung auf unlautere Weise ausgenutzt oder beeintr344chtigt wird, bliebe zu pr374fen, ob ein solcher Sachverhalt die beantragte umfassende Ver-urteilung f374r s344mtliche Waren des Warenverzeichnisses zu rechtfertigen vermag. Ullmann Bornkamm RiBGH Dr. B374scher ist in Ur- laub und daher an der Unter- schriftsleistung gehindert. Ullmann Schaffert Bergmann Vorinstanzen: LG K366ln, Entscheidung vom 16.05.2002 - 31 O 710/01 - OLG K366ln, Entscheidung vom 28.03.2003 - 6 U 113/02 -
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