BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 98/02 Verk374ndet am: 19. Januar 2006 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Verwarnung aus Kennzeichenrecht II BGB 247 823 Abs. 1 Ai Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei einer Verwarnung aus diesem Schutzrecht grunds344tzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts kei-ne absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, wie sie das Deutsche Patent- und Markenamt vor der Eintragung zu pr374fen hatte. BGH, Urt. v. 19. Januar 2006 - I ZR 98/02 - OLG D374sseldorf LG D374sseldorf - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 19. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert f374r Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesge-richts D374sseldorf vom 21. Februar 2002 wird auf Kosten der Be-klagten zu 1 zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin, die u.a. Sanit344rarmaturen nebst Zubeh366r herstellt und ver-treibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt jeweils f374r "Auslaufendst374cke f374r Sanit344rarmaturen" einge-tragen waren (Marke Nr. 396 54 198: angemeldet am 13.12.1996, eingetragen am 17.2.1997; Marke Nr. 396 55 854: angemeldet am 21.12.1996, eingetragen am 12.2.1997; im Folgenden: Klagemarken). 1 - 3 - Die Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte), deren Gesch344ftsf374hrer der Beklagte zu 2 ist, stellt Strahlregler f374r Sanit344rarmaturen her, die am Auslauf mit Rundgittern versehen sind. 2 3 Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Kl344gerin gegen374ber der Beklagten geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlang-te die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkl344rung. Die Beklagte wies diese Forderung als unberechtigt zur374ck und beantragte beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt die L366schung der Klagemarken. Die Kl344gerin hat mit ihrer im Juni 1998 erhobenen Klage beantragt, die Beklagten wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunfts-erteilung zu verurteilen sowie ihre Schadensersatzpflicht festzustellen. 4 Mit Beschl374ssen vom 15. Dezember 1998 und 22. M344rz 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die L366schung der Klagemarken ausgespro-chen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Kl344gerin die Kosten der Beklagten aufzuerlegen. Das Bundespatentgericht hat mit Beschl374ssen vom 15. Dezember 1999 die Beschwerden der Kl344gerin und die auf 304nderung der Kostenentscheidungen gerichteten Anschlu337beschwerden der Beklagten zu-r374ckgewiesen. 5 Die Kl344gerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der Beklagten zur374ckgenommen. 6 Bereits vorher hatte die Beklagte ihre Widerklage mit Schriftsatz vom 25. April 2000 erhoben, mit der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die sie in 7 - 4 - den L366schungsverfahren aufgewendet hat (17.848 DM nebst Zinsen). Die Kl344gerin sei ihr insoweit schadensersatzpflichtig, weil ihre Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei. 8 Die Kl344gerin hat demgegen374ber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Ab-mahnung nicht schuldhaft gehandelt. Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben. 9 Auf die Berufung der Kl344gerin hat das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts abge344ndert und die Widerklage abgewiesen (OLG D374sseldorf GRUR-RR 2002, 213). 10 Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zur374ck-weisung die Kl344gerin beantragt, begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. 11 Mit Beschluss vom 12. August 2004 (GRUR 2004, 958 = WRP 2004, 1366 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht I) hat der I. Zivilsenat dem Gro337en Senat f374r Zivilsachen folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt: 12 Kann eine unbegr374ndete Verwarnung aus einem Kennzeichen-recht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausge374bten Gewerbebetrieb gem344337 247 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht 247 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (247 3, 247 4 Nrn. 1, 8 und 10, 247 9 UWG) ergeben? - 5 - Mit Beschluss vom 15. Juli 2005 (GSZ 1/04, GRUR 2005, 882 = WRP 2005, 1408 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, f374r BGHZ vorgesehen) hat der Gro337e Senat f374r Zivilsachen diese Frage wie folgt beantwortet: 13 Die unbegr374ndete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausge374bten Gewer-bebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. Entscheidungsgr374nde: I. Das Berufungsgericht hat die Widerklage als unbegr374ndet angesehen. Die Klage k366nne allenfalls auf einen Anspruch wegen schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und ausge374bten Gewerbebetrieb der Beklagten gest374tzt werden, weil sich die Schutzrechtsverwarnung der Kl344gerin vom 13. Oktober 1997 als unberechtigt erwiesen habe. Ein solcher Anspruch sei jedoch schon deshalb nicht gegeben, weil der geltend gemachte Schaden (die Kosten der L366schungsverfahren) nicht in den Schutzbereich eines Schadensersatzan-spruchs wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausge374bten Gewerbebetrieb falle. 14 Die Kl344gerin habe zudem bei ihrer auf die Klagemarken gest374tzten Ver-warnung nicht schuldhaft gehandelt. Das Deutsche Patent- und Markenamt ha-be die Unterscheidungskraft dieser Marken, die sp344ter in den L366schungsverfah-ren verneint worden sei, vor der Eintragung von Amts wegen gepr374ft. Die Kl344- 15 - 6 - gerin habe danach darauf vertrauen d374rfen, dass ihre dreidimensionalen Kla-gemarken unterscheidungskr344ftig seien. 16 II. Die Revisionsangriffe gegen diese Beurteilung haben keinen Erfolg. 17 1. F374r die Widerklage fehlt es nicht am Rechtsschutzbed374rfnis. Die Be-klagte k366nnte die Kosten der zur L366schung der Klagemarken betriebenen Ver-fahren nicht einfacher im Kostenfestsetzungsverfahren als Kosten der im vorlie-genden Rechtsstreit betriebenen Rechtsverteidigung geltend machen. Nach 247 91 ZPO bezieht sich die Kostenpflicht der unterliegenden Partei auf die Kos-ten des Rechtsstreits. Dazu geh366ren nicht die Kosten von Verfahren, die betrie-ben werden, um den im Rechtsstreit zugrunde zu legenden Sachverhalt zu ver-344ndern (vgl. M374nchKomm.ZPO/Belz, 2. Aufl., 247 91 Rdn. 16). 2. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass der Beklagten gegen die Kl344gerin wegen deren Schutzrechtsverwarnung kein Schadenser-satzanspruch zusteht. 18 a) Der Beklagten steht kein Anspruch gegen die Kl344gerin aus 247 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt zu, dass die Schutzrechtsverwarnung rechtswidrig und schuldhaft in ihren eingerichteten und ausge374bten Gewerbe-betrieb eingegriffen habe. 19 aa) Nach dem Beschluss des Gro337en Senats f374r Zivilsachen vom 15. Juli 2005 ist davon auszugehen, dass auch die unbegr374ndete Verwarnung aus ei-nem Kennzeichenrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausge374bten Gewer-bebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann. 20 - 7 - 21 bb) Die Verwarnung der Beklagten aus den Klagemarken war unbegr374n-det. Daran 344ndert auch der Umstand nichts, dass die Klagemarken erst sp344ter gel366scht worden sind, weil die L366schung der Marken wegen Nichtigkeit (247 50 Abs. 1, 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zur Folge hat, dass die Wirkungen der Ein-tragung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (247 52 Abs. 2 MarkenG; vgl. dazu auch - zum Patentrecht - BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 = WRP 1976, 682 - Spritzgie337maschine, m.w.N.). cc) Die Frage, ob die Verwarnung aus den Klagemarken bereits deshalb als rechtswidrig anzusehen ist, weil sie unbegr374ndet war, kann offenbleiben. 22 Das Recht am eingerichteten und ausge374bten Gewerbebetrieb ist ein of-fener Tatbestand, dessen Inhalt und Grenzen sich erst aus einer Interessen- und G374terabw344gung mit der im Einzelfall konkret kollidierenden Interessen-sph344re anderer ergeben (st. Rspr.; vgl. BGHZ 138, 311, 318 m.w.N.). Die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs wird nicht indiziert, sondern ist in jedem Einzel-fall unter Heranziehung aller Umst344nde zu pr374fen (vgl. BGHZ 59, 30, 34; BGH, Beschl. v. 14.4.2005 - V ZB 16/05, ZIP 2005, 1195, 1197). 23 Der Beschluss des Gro337en Senats f374r Zivilsachen legt die Annahme na-he, dass dies auch bei einem unbegr374ndeten Vorgehen aus einem Schutzrecht gilt. So wird darin dargelegt, weshalb f374r unbegr374ndete Klagen aus einem Schutzrecht, die fahrl344ssig erhoben worden sind, anders als f374r eine unbegr374n-dete Verwarnung grunds344tzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Hand-lung gehaftet wird (BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutz-rechtsverwarnung). Danach k366nnen, je nachdem, ob in der Form einer Verwar-nung oder einer Klage unbegr374ndet aus dem Schutzrecht vorgegangen wird, 24 - 8 - bei der Anwendung des 247 823 Abs. 1 BGB unterschiedliche Abw344gungsge-sichtspunkte zum Tragen kommen. Dies spricht daf374r, dass auch ein unbegr374n-detes Vorgehen aus einem Schutzrecht nicht ohne weiteres, sondern erst auf-grund einer Interessen- und G374terabw344gung als rechtswidrig beurteilt werden soll (vgl. dazu Sack, BB 2005, 2368, 2370 f.; vgl. weiter M374nchKomm.BGB/ Wagner, 4. Aufl., 247 823 Rdn. 192; Wagner/Thole, NJW 2005, 3470, 3471 f.; Spickhoff, LMK 2004, 230, 231; Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14; ders., WRP 2005, 1433 f.). Diese Rechtsansicht weicht allerdings von fr374heren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ab (vgl. etwa - jeweils zu einer Klage aus einem ge-werblichen Schutzrecht - BGHZ 38, 200, 206 f. - Kindern344hmaschinen; BGH, Urt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813, insoweit nicht in BGHZ 131, 233; vgl. weiter - zu einer Schutzrechtsverwarnung und der nach-folgenden Klage - BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgie337maschine). Die Fra-ge, ob nach der Feststellung der Unbegr374ndetheit einer Schutzrechtsverwar-nung ihre Rechtswidrigkeit noch gesondert zu pr374fen ist, muss im vorliegenden Fall aber nicht n344her er366rtert werden, weil der Kl344gerin - wie nachstehend dar-gelegt - jedenfalls kein Verschulden vorgeworfen werden kann. dd) Die Kl344gerin hat bei ihrer auf die Klagemarken gest374tzten Schutz-rechtsverwarnung nicht schuldhaft gehandelt. Art und Umfang der Sorgfalts-pflichten eines Verwarners werden ma337geblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragf344higkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Die Kl344gerin konnte bei der Schutzrechtsverwarnung von der Rechtsbest344ndigkeit ihrer Marken ausgehen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt vor deren Eintragung das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nach 247 8 MarkenG zu pr374fen hatte. Die Sorgfaltspflichten eines Markenrechtsinhabers w374rden im allgemeinen 374berspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Be-urteilung der Rechtslage verlangt w374rde, als sie der Eintragungsbeh366rde m366g- 25 - 9 - lich war (vgl. dazu auch BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgie337maschine). Be-sondere Umst344nde, aufgrund deren die Kl344gerin ausnahmsweise eine besonde-re Sorgfaltspflicht getroffen h344tte, sind nicht gegeben. 26 b) Der Beklagten steht wegen der vor Inkrafttreten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 ausgesprochenen Schutzrechts-verwarnung auch kein Schadensersatzanspruch aus 247 1 UWG a.F. zu. Die Kl344-gerin hat - wie dargelegt - jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt, als sie ihre vermeintlichen Rechte aus den f374r sie eingetragenen Marken im Wege der Schutzrechtsverwarnung geltend gemacht hat. 3. Entgegen der Ansicht der Revision kann die Beklagte Schadensersatz aus 247 823 Abs. 1 BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausge374bten Gewerbebetrieb auch nicht deshalb verlangen, weil die Kl344gerin das vorliegen-de Verfahren betrieben und ihre Markenrechte in den L366schungsverfahren ver-teidigt hat. Das Betreiben dieser Verfahren kann der Kl344gerin nicht als rechts-widriges Verhalten angelastet werden (vgl. BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Dies gilt unabh344ngig davon, ob die Kl344gerin w344hrend der Verfahren Anlass hatte, an der Rechtsbest344ndigkeit ihrer Markenrechte zu zweifeln. 27 4. Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch zu-treffend entschieden, dass der Beklagten kein Anspruch aus 247247 677, 683 BGB darauf zusteht, dass ihr die durch die L366schungsverfahren entstandenen Kos-ten als Aufwendungen aus berechtigter Gesch344ftsf374hrung ohne Auftrag ersetzt werden. Ein solcher Anspruch besteht schon deshalb nicht, weil die Kl344gerin durch die Schutzrechtsverwarnung und ihr Verhalten in den beiden L366schungs- 28 - 10 - verfahren klargestellt hat, dass die Durchf374hrung dieser Verfahren nicht ihrem Willen entsprach. 29 III. Die Revision der Beklagten war danach auf ihre Kosten zur374ckzuwei-sen (247 97 Abs. 1 ZPO). Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant Schaffert Vorinstanzen: LG D374sseldorf, Entscheidung vom 18.01.2001 - 4 O 217/98 - OLG D374sseldorf, Entscheidung vom 21.02.2002 - 2 U 33/01 -
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