ECLI:DE:BGH:2017:050917UXZR112.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 112 /15 Verkündet am: 5 . September 2017 Anderer Justiz angestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ve rhandlung vom 5 . September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier - Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoff mann sowie die Richterin Dr. Kober ­ Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Juli 2015 wird auf Kosten der Klägerin und ihrer Streithelferin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 19. Dez ember 2001 - unter Ina n- spruchnahme der Priorität einer deutschen Patent anme ldung vom 5. Juli 2001 - angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erte ilten europäischen Patents 1 274 2 88 (Streitpatents) . Die Klägerin und ihre Streithelferin, welche die Klägerin mit - von der B e- klagten als streitpatentverletze nd angesehenen - Mobiltelefonen beliefert hat, haben geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig o f- fenbart, dass ein Fachma nn sie ausführen könne. Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents weder neu und noch beruhe er auf einer er finderischen Täti g- 1 2 - 3 - keit. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und in der Fassung von acht Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrag s 1 hinau sgeht. Danach haben die Patentansprüche 1 und 2 folgenden Wortlaut (wobei die jeweils gegenüber der erteilten Anspruchsfassung hinzugetretenen Merkmale unterstrichen sind) : " 1. Leiterbahnstrukturen auf einem nichtleitenden Trägermaterial aus thermoplastis chem oder duroplastischem Kunststoff , die aus Schwer metallkeimen und einer nachfolgend auf diese aufgebrac h- ten Metallisierung bestehen, wobei die Schwer metallkeime mittels eIektromagnetischer Strahlung eines Lasers durch Aufbrechen von feinstverteilt in de m Trägermaterial enthaltenen nichtleitenden M e- tallverbindungen entstanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwermetallkeime aus elementarem Metall bestehen und dass die nichtleitenden Metallverbindungen von thermisch hoc h- stabilen, in wässrigen saure n oder alkalischen Metallisierungsb ä- dern beständigen und nicht löslichen anorganischen Metallverbi n- dungen gebildet sind, die in den Bereichen im Umfeld der Leite r- bahnstrukturen unverändert auf dem Trägermaterial verblieben sind. 2. Verfahren zur Herstell ung der Le i terbahnstrukturen nach A n- spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine thermisch hochstab i- le, in wässrigen sauren oder alkalischen Meta l lis i er u ngsb ä dern beständige und nicht lösliche anorganische Metallverbindung in das Trä germaterial aus the rm opl asti schem oder duroplastischem Kunststo ff eingemischt wird, dass das Trägermate ri al zu Bauteilen verarbeitet oder auf Bauteile als Beschichtung aufgetragen wird und dass im Bereich der zu erzeugenden Lei terbahnstrukturen mi t- tels einer elektromag netischen S trahlung ei nes Lasers Schwerm e- tallkeime bestehend aus elementarem Schwermetall freigesetzt und diese Bereiche dann chemisch reduktiv metallisiert werden. " 3 - 4 - Die w eiteren Patentansprüche 3 bis 13 sind auf Patentanspruch 2 unmi t- telbar oder mittelbar rückbezo gen. Mit der Berufung verfolgen die Klägerin und ihre Streithelferin das Ziel einer uneingeschränkte n Nichtigerklärung des Streitpatents weiter . Demgege n- über verteidigt die Beklagte das S treitpatent in der Fassung des angegriffenen Urteils sowie mit den bereits erstinstanzlich gestellten Hilfsanträgen in neuer Reihenfolge . Entscheidungsgründe: Die Berufung ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft Leiterbahnstrukturen auf einem elektrisch nichtleitenden Trägermat erial und Verfahren zu deren Herstellung . 1. In der Streitpatentschrift wird ausgef ührt, dass Verfahren bekannt seien, bei denen zur Herstellung feiner, festhaftender Leiterbahnstrukturen in ein nichtleitendes Trägermaterial nichtleitende Metallchelatko mplexe eing e- bracht und von diesen mittels Laserstrahlung strukturiert Metallisierungskeime abge spalten würden, um nachfolgend in d en bestrahlten Teilflächen eine ch e- misch reduktive Metallisierung zu initiier en (Abs. 2). An derartigen Verfahren sei vorteilh aft, dass die Werkzeugkosten niedrig geha lten, das Verfahren verkürzt und auch mittelgroße Stückzahlen wirtschaftlich hergestellt werden könnten (Abs. 3). Es bestehe aber auch der Nachteil , dass die thermische Stabilität der Metallchelatkomplexe bei den Ve rarbeitungstemperaturen moderner Hochte m- peratur - Kunststoffe, vor allem auch im Hinblick auf die zukünftige bleifreie Lö t- technik, nicht gewährleistet werden könne. Zudem müssten die Metallchela t- komplexe in verglei ch sweise hoher Dosierung zugesetzt werden , u m bei Lase r- aktivierung eine hinreichend dichte Bekeimung für eine schnelle Metallisierung 4 5 6 7 8 - 5 - zu erhalten, was häufig wichtige Gebrauchseigenschaften des Träger materials wie die Bruchdehnung und die Schlagzähigkeit beeinträchtige (Abs. 4). Die a l- ternativ im St and der Technik erwogene Passivierung der durch Laserstrahlung freizusetzenden Metallisierungskeime durch Verkapse lung sei wegen der Gr ö- ße der Partikel im Kunststoffträgermate rial noch problematischer als die Beke i- mung mit laserspaltbaren Metallchelatkompl exen (Abs. 5). 2. Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung das Problem zugrunde, einfach und sicher herstellbare Leiterbahnstrukturen auf nichtleitendem Tr ä- germaterial sowie ein entsprechendes Herstellungsverfahren zur Verfügung zu stel len . 3. D ie s soll nach Patentanspruch 1 - in der beschränkten Fassung des angefochtenen Urteils - durch folgen de Merkmalskombination erreicht werden (Merkmalsgruppe 3 übereinstimmend mit dem Patentgericht) : 1. Auf einem nichtleitenden Trägermaterial sind Leiterbahnstr ukturen aufgebracht. 2. Das Trägermaterial 2 .1 besteht aus thermoplastischem oder duroplastischem Kuns t- stoff und 2 .2 enthält feinstverteilt e Metallverbindungen. 3. Die Metallverbindungen sind 3 .1 nichtleitend, 3.2 thermisch hochstabil, 3.3 in wässrigen sa uren oder alkalischen Metallisierungsbäd ern b e- ständig und nicht löslich, 3.4 anorganisch und 3.5 durch elektromagnetische Strahlung eines Lasers aufbrechbar. 9 10 - 6 - 4. In den Bereichen im Umfeld der Leiterbahnen sind die Metallverbi n- dungen unverändert auf dem Trä germaterial verblieben . 5 . Die Leiterbahnstrukturen bestehen aus 5 .1 Schwermetallkeimen 5.1.1 aus elementarem Metall, 5.1.2 die dadurch entstanden sind , dass die Metallverbindu n- gen mittels elektromagnetischer Strahlung eines Lasers aufgebrochen worden sind , und 5 .2 einer nachfolgend auf diese aufgebrachten Metallisierung. 4. Gegenstand des Patentanspruchs 1 sind Leiterbahnstrukturen auf einem nichtleitenden Trägermaterial; der Träger, auf dem sich die Leiterbah n- strukturen befinden, gehört folglich zu dem geschützten Gegenstand. a) Das Trägermaterial aus thermo - oder duroplastischem Kunststoff enthält feinstverteilt (Schwer - ) Metallverbindungen (Merkmal 2.2) , vorzugsweise Metalloxide und insbesondere Spinelle ( Abs. 11) . Diese Metallverbindungen befinden sich in unterschiedlichen Zuständen: Außerhalb der Leiterbahnstrukt u- ren sind sie unverändert als solche vorhanden (Merkmal 4). Innerhalb der Le i- terbahnstrukturen sind sie mittels elektromagnetischer Laserstrahlung aufg e- brochen worden, so dass Schwermetallk eime aus elementarem Metall entsta n- den sind (Merkmal 5.1), auf die (nach dem Ausführungsbeispiel in einem ha n- delsüblichen chemisch reduktiven Verkupferungsbad) die Leiterbahnen durch eine Metallisierung aufgebracht worden sind (Merkmal 5.2). Ob und inwiewe it sich aus den Verfahrensme rkmalen 5.1 und 5.2 räumlich - körperliche oder fun k- tionelle Eigenschaften des geschützten Erzeugnisses (sog. " product - by - process " ) ergeben, ist n ach der stän digen Rechtsprechung des Senats ( Urteil vom 19. Juni 2001 ­ X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, 1133 f. ­ zipfelfreies Stahlband; Urteil vom 13. Januar 2015 ­ X ZR 81/13, GRUR 2015, 361 Rn. 9 11 12 - 7 - ­ Kochgefäß) eine Frage der Auslegung des Patentanspruchs , wobei die B e- schreibung und die Zeichnungen mit heranzuziehen sind . b) Die Beschr eibung hebt zum einen hervor, dass die thermisch hoc h- stabilen, in wässrigen sauren oder alkalischen Metalli sierungsbädern be ständ i- gen und nicht löslichen anorganischen Sc hwermetallverbindungen (Merkm a- le 3.2 bis 3.4) auch unter Einwirkung der Löttemperature n und in den Metalli si e- rungsbädern stabil und nicht etwa elektrisch leitend werden; sie können deshalb auf dem gesamten Trägermaterial verteilt wer den und dort verbleiben ( Abs. 8 , 15 ). Zudem wird ein vergleichsweise geringer Anteil keimbildender Zusätze im Trägermaterial angestrebt (Abs. 6). Damit soll in Abgrenzung zu einem bekan n- ten Verfahren, bei dem Metallchelatkomplexe in vergleichsweise hohe r Dosi e- rung zugesetzt werden müssen, um bei Laseraktivierung eine hinreichend dic h- te Bekeimung für eine schnelle Metallisierung zu erhalten, ein hoher Ko m- plexanteil vermieden werden, weil dadurch häufig wichtige Gebrauchseige n- schaften des Trägermaterials, wie beispielsweise Bruchdehnung und Schlagz ä- higkeit, beeinträchtigt werden (Abs. 4). Dagegen erfolgt im Bere ich der Leiterbahnen mittels der Laserstrahlung gleichzeitig ein " Aufbrechen " der Metallverbindungen unter Freisetzung von Schwermetallkeimen aus elementarem Material und ein Abtrag des Kunststoffs unter Ausbildung einer haftvermittelnden Oberfläche, wodur ch eine hervorr a- gende Haftfestigkeit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnen erzielt werden soll (Abs. 9 , 16 ). Bei der Beschreibung des Ausführungsbeispiels heißt es, dass mittels eines diodengepumpten Nd:YAG - Lasers ein geringfügiger A b- trag erzeugt we rde, der mit einer strukturierten Bekeimung verbunden sei (Abs. 22). c) Die Laserbes trahlung hat somit eine unterschiedliche Struk tur der im Trägermaterial verteilte n Schwermetalle innerhalb und außerhalb der Leite r- bahnstrukturen zur Folge. Während auß erhalb derselben die Metalloxidkörner unverändert erhalten sind, sind sie innerhalb derselben zu Metallkeimen aufg e- 13 14 15 - 8 - brochen worden, auf die soda nn im Reduktionsbad eine Metallisierung aufg e- bracht wor den ist, wodurch als Endprodukt die Leiterbahnstrukturen a uf dem nichtleitenden Trägermaterial entstehen. Durch den Abt rag von Trägermaterial und das explosionsartige Aufbrechen der (Schwer - )Metallverbindungen entsteht - jeweils infolge der elektromagnetischen Bestrahlung nach Merkmal 5.1.2 ­ e i- ne Oberfläche mit unregelmäßigen Konturen, die haftvermittelnd wirkt und d a- mit zur Haftfestig keit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnstrukturen auf dem Trägermaterial des hergestellten Erzeugnisses beiträgt (Abs. 9). Zudem dürfen die als keimbildende Zusätze dien enden Metallverbindu n- gen im Träger material nicht mit einem derart hohen Anteil im Trägermaterial enthalten sein, dass sich in den bestrahlten Bereichen die Leiterbahnstrukturen bereits aufgrund der Laserbeh andlung bilden und die nachfolgend vorgesehene Met allisierung nicht mehr erforderlich wäre. Denn Sinn und Zweck der gemäß Merk mal 5.2 nach der Laserbestrahlung auf die freigelegten Schwermetallkeime aufzubrin gen den Metallisierung ist es , die Zugabe von Metallverbindungen in derart hoher Dosier ung zu verme iden, weil damit eine Beeinträchtigung wicht i- ger Gebrauchseigenschaften des Trägermaterials, wie Bruchfestigkeit und Schlagzä higkeit einhergeht (Ab s . 4 und 6). D a raus folgt als eine mit dem Mer k- mal 5 .2 erfindungsgemäß angestrebte und erforderliche räumlich - körperliche Eigenschaft des anspruchsgemäßen Erzeugnisses, dass in dem Trägermater i- al , auf dem sich die Leiterbahnstrukturen befinden, Metallverbindungen nicht in einer derart hohen Dosierung feinstverteilt enthalten sein dürfen, dass die e r- wünschten Leit erbahnstrukturen bereits allein aufgrund der in Merkmal 5.2 vo r- gesehenen Laser behandlung entstehen können . II. Das Patentgericht hat , soweit für das Berufungsverfahren von Inter - esse, zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen folgendes ausg e- fü hrt: Das Streitpatent offenbare die Erfindung so ausführlich, dass ein Fac h- mann - ein berufserfahrener Entwicklungsingenieur mit Hochschulabschluss in 16 17 18 - 9 - der Mikrosystemtechnik und Grundkenntnissen in der Chemie sowie vertieften Kenntnissen auf den Gebiete n der Verfahrenstechnik und Werkstoffkunde, der mit der Entwicklung von Verfahren zur Metallisierung von Kunststoffoberflächen betraut sei - sie ausführen könne. In der Streitpatentschrift sei beschrieben, dass die Laserstrahlung beispielsweise Metalloxid zu Metall reduziere und di e- ses dann als Metallkeim wirke. Dabei sei als bevorzugte Metallverbindung ein kupferhaltiges Spinell genannt, für das der Fachmann durch einfache Versuche die nötige Laserintensität bestimmen könne. Zudem werde der Hinweis geg e- ben , dem Trägermaterial einen organischen, thermisch stabilen Metallchela t- komplex beizufügen und enthielten die in der Streitpatentschrift aufgeführten Druckschriften Hinweise auf weitere Zusatzstoffe oder Reinigungsschritte zur Entfernung von durch die Laser bestrahlung hervorgerufene r Verschmutzung (Laserdebris) . Der Fachmann sei hiernach aufgrund seiner Fachkenntnisse in der Lage, die Eignung der für die Ausführbarkeit erforderlichen Materialien und Parameter unschwer durch Versuche festzustellen. Der Ge genstand des Streitpatents in der Fassung des ersten Hilfsa n- trags sei neu und werde dem Fachmann auch nicht nahegelegt. D as gelte für die europäische Patentschrift 693 138 (D1) , die sich mit dem Problem befasse, Verfahren zur Bildung einer Metallschicht mit gutem Haftvermögen und schar fer Begrenzung auf der gesamten Oberfläche eine s Kunststoffkörpers zu verbessern. Als Lösung werde ein Verfahren vorgeschl a- gen, bei dem ein Kunststoffkörper, in dem Körner eines Metalloxids dispergiert seien, erst mit einer stark fokussierten Laserbestrahlung hoher Energiedichte bestrahlt und dann in ein autokatalytisches Metallisierungsbad eingetaucht we r- de, woraufhin sich das in dem Bad enthaltene Metall selektiv auf den zuvor b e- strahlten Bereichen ablagere. In der D1 werd e dies damit erklärt, dass die L a- serbestrahlung in den bestrahlten Bereichen zum einen zu eine m Oberfläche n- abtrag von 0,2 µm führe und zum anderen auf der Oberfläche der Oxidkörner eine erhöhte Konzentration von Defekten zur Folge habe, die durch das Aufbr e- 19 20 - 10 - chen interatomarer Verbindungen hervorgerufen werde. Da die Metallisierung allein durch das Vorhandensein der durch die Bestrahlung hervorgerufenen Oberflächendefekte eingeleitet werde, sei das üblicherweise vor dem Metallisi e- rungsbad notwendige Eintauche n des Werkstückes in eine Palladiumlösung nicht mehr erforderlich. Die D1 offenbare damit Metallstrukturen auf einem nichtleitenden Tr ä- germaterial aus thermoplastischem Kunststoff, die aus Metallkeimen ( nämlich Oberflächendefekte n auf den Oxidkörnern) und einer nachfolgend auf diese aufgebrachten Metallisierung bestünden. Dabei seien die Metallkeime , die aus dem Oxid eines Schwermetalls (Antimon und Eisen) bestünden, mittels elektro - magnetischer Strahlung eines Lasers durch Aufbrechen von feinstverteilt in dem Trägermaterial enthaltenen nichtleitenden Metallverbindungen (gewis ser interatomarer Verbindungen) entstanden. Die nichtleitenden Metallverbindu n- gen seien zudem thermisch hochstabi l, in wässrigen sauren oder alkalischen Metallisierungsbädern bestän dig und nicht löslich sowie anorganisch und ve r- blieben in den Bereichen im Umfeld der Leiterbahnstrukturen unverändert auf dem Trägermateri al . Der D1 sei jedoch nicht zu entneh men, dass die durch das Aufbrechen der Metallverbindungen mittels elektromagneti scher Strahlung e i- nes Lasers entstanden en Metallkeime aus elementarem Metall bestünden. Denn die D1 lehre , die Laserparameter und Metalloxide so zu wählen, dass den Metalloxiden durch die Laserbestrahlung zwar Defekte beigebracht, diese aber gerade nicht i n elementares Material aufgebrochen würden und daher weiterhin als Metalloxide vorlägen. Es sei für die Lehre der D1 von grundsätzlicher B e- deutung, dass die Oxidkörner auch nach der Laserbestrahlung weiterhin vo r- handen seien, damit diese die Verankerung (d .h. den Adsorptionsvorgang) der anschließend aufzubringenden Metallschicht auf dem Kunststoff - Trägermaterial bewirken könnten. In diesem Zusammenhang werde ausdrücklich auf eine kovalente oder ionische Bindung zwischen den Oxidkörnern und der anschli e- ßend aufgebrachten Metallschicht verwiesen, aber nicht auf eine metallische 21 - 11 - Bindung, wie sie zu erwarten wäre, würden die Metalloxide in elementares M a- terial aufgebrochen. Die erfindungsgemäße Lehre sei dem Fachmann aber auch nicht durch die US - amerikanisch e Patent schrift 4 159 414 (D2) offenbart oder nahegelegt worden. Dieser seien zwar Leiterbahnstrukturen zu entnehmen, die weitgehend der Lehre des Patentanspruch s 1 entsprächen. Nicht offenbart wer de aber , eine zusätzliche Metallisierung auf die durch die Laserbestrahlung aufgebrochenen Metall verbindungen auf zubringen, so dass die durch die Laserbestrahlung g e- nerierten Metallpartikel auch keine Metallkeime im Sinne des Streitpatents se i- en . Im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents, dem u.a. die Aufg