BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 131/02 Verk374ndet am: 12. Dezember 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Schussf344dentransport PatG 1981 247247 14, 81 ff.; ZPO 247 308 a) Dass sich die Beschreibung und die Ausf374hrungsbeispiele des Patents aus-schlie337lich auf bestimmte Ausf374hrungsformen beziehen, schr344nkt einen wei-ter zu verstehenden Sinngehalt der Patentanspr374che nicht auf diese Ausf374h-rungsformen ein. Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentanspr374che ist generell nicht zul344ssig; dies gilt insbesondere, wenn der Beschreibung eine Schutzbegren-zung auf bestimmte Ausf374hrungsformen nicht zu entnehmen ist. b) Es besteht grunds344tzlich kein Anlass, von Amts wegen in eine n344here Pr374-fung dar374ber einzutreten, ob in einem insgesamt nicht schutzf344higen Patent-anspruch eine Lehre enthalten ist, mit der das Patent weiterhin Bestand ha-ben k366nnte (Fortf374hrung des Sen.Urt. v. 24.10.1996 - X ZR 29/94, GRUR 1997, 272, 273 - Schwenkhebelverschluss). BGH, Urt. v. 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 12. Dezember 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Auf die Berufung der Kl344gerin wird das Urteil des 2. Senats (Nich-tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 2002 ab-ge344ndert: Das Patent 30 43 003 wird im Umfang seiner Patentanspr374che 1, 2, 4 und 5 f374r nichtig erkl344rt. Die Beklagte tr344gt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte, die im Weg der Namens344nderung aus der fr374heren S. AG in W. hervorgegangen ist, war zuletzt Inhaberin des am 11. November 1980 unter Inanspruchnahme der Priorit344t einer Voranmel-dung in den Niederlanden vom 15. November 1979 angemeldeten, inzwischen infolge Ablaufs der H366chstschutzdauer erloschenen deutschen Patents 1 - 3 - 30 43 003 (Streitpatents), das ein Verfahren zum Transport der Schussf344den mittels eines str366menden Fluidums durch das Webfach einer Webmaschine sowie eine Webmaschine zur Durchf374hrung dieses Verfahrens betrifft und in der Fassung, die es im Einspruchsbeschwerdeverfahren erhalten hat, 5 Patent-anspr374che umfasst. Die von der als Patentverletzerin gerichtlich in Anspruch genommenen Nichtigkeitskl344gerin allein angegriffenen Patentanspr374che 1, 2, 4 und 5 lauten - ohne Berichtigung einzelner Schreib- und Grammatikfehler - wie folgt: "1. Verfahren zum Transport der Schu337f344den durch das Webfach einer Webmaschine, mittels einer Anzahl mit einem str366men-den Transportfluidum gespeister D374sen, dadurch gekenn-zeichnet, da337 von jedem Schussfaden die Transportgeschwin-digkeit gemessen wird, ein f374r die gemessene Transportge-schwindigkeit repr344sentatives Signal (s, s222) einem Steuersys-tem (10, 10222, 11) zugef374hrt wird, in welchem dieses Signal in ein Steuersignal umgewandelt wird, das diejenigen Komponen-ten (4) des Schu337transportsystems, welche die Geschwindig-keit des Schu337garns bestimmen, beeinflu337t. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 man eine kontinuierliche Messung der zum Schu337transport ben374tzten Zeit durchf374hrt, 374ber eine Anzahl aufeinanderfolgen-der Sch374sse die mittlere Schu337zeit (s222) bestimmt und diese mit der gew374nschten Schu337zeit (s o ) vergleicht, wobei man ein f374r den zu messenden Zeitunterschied repr344sentatives Signal (s) einem Steuersystem zuf374hrt, in welchem dieses Signal in einer Steuersignal umgewandelt wird, das die Komponenten (4) des Schu337transportsystems beeinflu337t. 4. Webmaschine zur Durchf374hrung des Verfahrens nach An-spruch 1, dadurch gekennzeichnet, da337 die Maschine mit einer Me337vorrichtung (6, 7, 8) f374r die Transportgeschwindigkeit des Schu337fadens sowie mit einem Steuersystem (10, 11) ausge-r374stet ist, in welchem das f374r die Transportgeschwindigkeit re-pr344sentative Signal (5222) in ein Steuersignal umgewandelt wird, das die Komponenten (2, 4) des Schu337transportsystems be-einflu337t, welche die Geschwindigkeit des Schu337fadens be-stimmt. - 4 - 5. Webmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, da337 die Maschine mit einer Vorrichtung (6, 7, 8) ausger374stet ist, welche die zum Schu337transport ben374tzte Zeit w344hrend mehre-rer Webzyklen mi337t und einen Mittelwert (s222) der gemessenen Zeit bildet, und die mittlere Schu337zeit (s222) mit der gew374nschten Schu337zeit (s o ) vergleicht, wobei ein f374r den zu messenden Zeitunterschied repr344sentatives Signal (s) dem Steuersystem (10, 11) zugef374hrt wird, welches dieses Signal in ein Steuer-signal umwandelt, das die Komponenten (4, 2) des Schu337transportsystems beeinflu337t, welches die Geschwindig-keit des Schu337fadens bestimmt." Die Nichtigkeitskl344gerin hatte gegen das Streitpatent bereits Einspruch eingelegt. Im Einspruchsverfahren und in dem sich daran anschlie337enden Ein-spruchsbeschwerdeverfahren ist sie im wesentlichen erfolglos geblieben; das Patentamt hat das Streitpatent in vollem Umfang aufrecht erhalten; das Bun-despatentgericht hat in seiner Beschwerdeentscheidung (Beschl. v. 17.12.1992 - 11 W (pat) 10/91) lediglich in Patentanspruch 4 die Worte "zur Durchf374hrung des Verfahrens nach Anspruch 1" eingef374gt. 2 Die Kl344gerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, dass der Gegenstand der angegriffenen Patentanspr374che des Streitpatents gegen374ber dem Stand der Technik, wie ihn die deutschen Offenlegungsschriften 24 03 025 (in der Bezeichnung der Kl344gerin NK2), 24 11 905 (NK7), 27 58 402 (NK6, be-reits im Einspruchsverfahren ber374cksichtigt) und 28 24 429 (NK15), die briti-sche Patentschrift 1 468 124 (NK12), die franz366sische Patentschrift 1 541 187 (NK14), die US-Patentschriften 3 853 408 (NK4) und 4 023 599 (NK5), das Fachbuch "Webereitechnik", VEB Fachbuchverlag Leipzig, 2. Auflage 1971 (NK1), drei Ver366ffentlichungen von Perner und H344nel aus den Jahren 1972 bis 1979 (NK8 - 10) sowie eine Ver366ffentlichung von Bur341, Kuba und Kondlik aus dem Jahr 1972 (NK11), jeweils in der Zeitschrift "Deutsche Textiltechnik", bilde-ten, nicht schutzf344hig sei. Sie hat beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner 3 - 5 - Patentanspr374che 1, 2, 4 und 5 f374r nichtig zu erkl344ren. Die Beklagte ist dem ent-gegengetreten. Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen. 4 Hiergegen richtet sich die Berufung der Kl344gerin, die ihren erstinstanzli-chen Antrag weiterverfolgt. Zus344tzlich st374tzt sich die Kl344gerin im Berufungsver-fahren auf den Nichtigkeitsgrund, dass das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollst344ndig offenbare, dass ein Fachmann sie ausf374hren k366nne. Im Berufungsverfahren hat die Kl344gerin weiter die franz366sische Patentanmeldung 2 166 332 (NK21), die niederl344ndische Patentanmeldung 7901050 (NK22), die deutschen Offenlegungsschriften 1 535 600 (NK27), 23 37 787 (NK25), 24 46 819 (NK28) und 30 02 862 (NK20) sowie die deutsche Auslegeschrift 1 243 114 (NK26) und die Beitr344ge von Hutter in Melliand Textilberichte 7/1977 S. 545-550 (NK29) und von Buss in chemiefasern/textil-industrie Februar 1978, S. 152-160 (NK30) genannt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. B. W. , B. , ein schriftliches Gutachten (im Folgenden: GA W. I) erstattet, das er zun344chst schriftlich erg344nzt (GA W. II) und sodann in der m374ndlichen Verhandlung erl344utert und weiter erg344nzt hat. Die Kl344gerin hat ein Gutachten von Prof. Dr.-Ing. O. K. (GA K. ) eingereicht. 5 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Berufung der Kl344gerin f374hrt unter Ab344nderung der Ent-scheidung der Vorinstanz zur Nichtigerkl344rung des Streitpatents im angegriffe-nen Umfang. 6 - 6 - I. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streit-patents weiterhin zul344ssig, weil die von der Beklagten als Patentverletzerin in Anspruch genommene Kl344gerin ein Rechtsschutzbed374rfnis an der Nichtigerkl344-rung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr.; vgl. Sen.Urt. v. 19.5.2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 - Aufzeichnungstr344ger; v. 15.11.2005 - X ZR 17/02, GRUR 2006, 316 - Koksofent374r; zuletzt Sen.Urt. v. 12.9.2006 - X ZR 49/02). Die Beklagte ist passiv legitimiert, ohne dass es inso-weit auf den Registerstand ank344me. 7 II. Die Einf374hrung des weiteren Nichtigkeitsgrunds der fehlenden aus-f374hrbaren Offenbarung stellt eine Klage344nderung dar (Sen.Urt. v. 24.6.1997 - X ZR 13/94, Bausch BGH 1994-1998, 327, 334 - Auspressvorrichtung), die auch in zweiter Instanz noch zul344ssig ist und die der Senat als sachdienlich an-sieht, weil sie die umfassende Beurteilung des Rechtsstreits in einem einzigen Verfahren erm366glicht und der Streitstoff bereits fr374hzeitig vorgetragen war, so dass sich die Beklagte hierzu erkl344ren konnte (vgl. Sen.Urt. v. 7.6.1994 - X ZR 82/91, Bausch BGH 1994-1998, 27, 29 - thermoplastische Formmas-sen). Im Ergebnis kommt es auf diesen Nichtigkeitsgrund jedoch nicht an, weil das Streitpatent, soweit es angegriffen ist, schon wegen mangelnder Patentf344-higkeit der Nichtigerkl344rung anheimf344llt. 8 III. Das Streitpatent ist im angegriffenen Umfang nicht patentf344hig (247 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1978 in sachlicher 334bereinstimmung mit 247247 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1981 und in Verbindung mit den 334bergangsregelungen in Art. XI 247 1, 247 3 IntPat334G). 9 1. Das Streitpatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 und dem auf diesen bezogenen Unteranspruch 2 ein Verfahren zum Transport der Schuss-f344den durch das Webfach einer Webmaschine mittels einer Anzahl mit einem 10 - 7 - str366menden Transportfluidum gespeister D374sen und nach Patentanspruch 4 und dem auf diesen bezogenen Patentanspruch 5 eine Webmaschine zur Durchf374hrung des Verfahrens nach Patentanspruch 1. 11 Das Streitpatent bezieht sich dabei nach seinen Patentanspr374chen nicht allein (hierzu unten III. 4.), aber doch nach der Beschreibung, die sich aus-schlie337lich mit ihnen besch344ftigt, im wesentlichen auf D374senwebmaschinen, d.h. Webmaschinen, bei denen die Schussf344den nicht mittels einer mechani-schen (Zug-)Einrichtung wie eines Sch374tzen, eines Projektils oder eines Grei-fers, sondern mittels druckluft- oder wasserstrahlbeaufschlagter Str366mungsd374-sen in das Webfach eingetragen werden. Solche D374senwebmaschinen sind seit 1914 (US-Patent 1 096 283) bekannt (vgl. den nachver366ffentlichten Aufsatz von Wahhoud und Kohlhaas "Air jet weaving machines - review, state of the art and prospects", NK3) und jedenfalls seit 1961 am Markt eingef374hrt (vgl. die von der Beklagten vorgelegte Aufstellung B3). Sie werden in erster Linie zum Verweben von Filamentgarnen eingesetzt, die aus Kunststofff344den (Filamentf344den; Poly-merf344den) bestehen und wie Seidenf344den zu den Glattgarnen z344hlen (vgl. GA W. I S. 4). Bei derartigen Maschinen kann der Schussfadeneintrag nur erfolgen, solange das aus den Kettf344den gebildete Webfach offen ist. Dabei trat das Problem auf, dass der Schussfaden im Webzyklus entweder zu fr374h oder zu sp344t eingetragen wurde, wenn die Impuls374bertragung, insbesondere beim 334bergang auf eine andere Art von Schussf344den, nicht optimal erfolgte (vgl. Streitpatent, Beschr. Sp. 2 Z. 4-11). Dieses Problem trat insbesondere bei Strukturver344nderungen des Garns auf, die zu 304nderungen in dessen Luftwider-stand f374hren (vgl. GA W. I S. 5). Im Weiteren konnten diese St366rungen zu Webfehlern f374hren (vgl. Beschr. Sp. 2 Z. 17-20), f374r die in erster Linie Unter-schiede im Luftwiderstand des Schussfadens verantwortlich gemacht wurden (vgl. Beschr. Sp. 2 Z. 28-33; das Parteigutachten Prof. K. , S. 5, pr344zi- siert dies dahin, dass die Ondulierung (sog. "Texturierung") des Filamentgarns - 8 - die eigentliche Ursache sei) und zu deren Vermeidung man innerhalb des Webzyklus dem Schuss so viel Zeit gew344hrte und soviel Energie (374ber das Transportfluidum) zuf374hrte, dass man praktisch sicher war, dass sowohl der langsamste wie der schnellste Schussfaden innerhalb der er366ffneten Spanne lagen. Dies war jedoch, wie die Beschreibung des Streitpatents bem344ngelt, nicht 366konomisch (Beschr. Sp. 2 Z. 20-26). 2. Diese, ein relativ langsames Arbeiten der Webmaschine erfordernde und damit un366konomische Vorgehensweise soll durch das Streitpatent vermie-den werden (vgl. Beschr. Sp. 2 Z. 26-27). Was weiter als "Aufgabe" angespro-chen worden ist, ist bereits L366sungsansatz, von dem die Problemdefinition frei zu halten ist (vgl. Sen.Urt. v. 22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369 - K366r-perstativ). 12 3. a) Zur L366sung dieses technischen Problems soll eine f374r das Verhalten des Schussfadens repr344sentative Gr366337e wie dessen Geschwindigkeit als Steuergr366337e f374r die Steuerung der Webmaschine benutzt werden (Beschr. Sp. 2 Z. 34-37). Dabei soll nach einem ersten (der Lehre des nicht angegriffe-nen Patentanspruchs 3 zugrunde liegenden) Prinzip die Transportgeschwin-digkeit jedes Schussfadens gemessen, ein daf374r repr344sentatives Signal einem Steuersystem zugef374hrt und dort in ein Steuersignal umgewandelt werden, das die 13 Drehzahl der Maschine derart 344ndert , dass die zum Schusstransport eines Fadens ben366tigte Zeit einen nahezu konstanten Teil der momentanen von der Arbeitsfrequenz der Maschine bestimmten Webzykluszeit bildet, womit erreicht werden soll, dass die Maschine in jedem Moment mit einer m366glichst hohen Drehzahl betrieben wird (Beschr. Sp. 2 Z. 40-53). Nach einem zweiten Prinzip, das der Lehre der Patentanspr374che 1 und 2 zugrunde liegt, wird das gemesse-ne Signal in ein Steuersignal umgewandelt, das bei konstanter Maschinendreh- - 9 - zahl die Komponente des Schusstransportsystems, die die Geschwindigkeit des Schussgarns bestimmt, beeinflusst (Beschr. Sp. 2 Z. 54-64). 14 b) Hierzu stellt das Streitpatent nach seinem Patentanspruch 1 ein Ver-fahren zum Transport der Schussf344den durch das Webfach einer Webmaschine unter Schutz, wobei (1) der Transport mittels einer Anzahl mit einem str366menden Transportfluidum gespeister D374sen erfolgt, Transportgeschwindigkeit (2) von jedem Schussfaden die ge-messen wird, (3) ein f374r die gemessene Transportgeschwindigkeit repr344senta- tives Signal einem Steuersystem zugef374hrt und (4) dieses Signal dort in ein Steuersignal umgewandelt wird, (4.1) das diejenigen Komponenten des Schusstransportsystems, die die Geschwindigkeit des Schussgarns bestimmen, beein-flusst. c) Nach seinem Patentanspruch 4 sch374tzt das Streitpatent eine Webma-schine zur Durchf374hrung des Verfahrens nach Patentanspruch 1, die 15 (1222) mit einer Messvorrichtung f374r die Transportgeschwindigkeit des Schussfadens sowie (2222) mit einem Steuersystem ausger374stet ist, (2.1222) in dem das f374r die Transportgeschwindigkeit repr344sentati-ve Signal in ein Steuersignal umgewandelt wird, (2.1.1222) das die Komponenten (2, 4) des Schusstransportsystems beeinflusst, die die Geschwindigkeit des Schussfadens bestimmen (nicht, wie in Patentanspruch 4: bestimmt). - 10 - 4. Die f374r die Bestimmung des Gegenstands des Streitpatents zun344chst ma337geblichen Patentanspr374che gehen dabei im Sinn einer Verallgemeinerung 374ber den Inhalt der Beschreibung hinaus. Sie beziehen sich insbesondere nicht ausschlie337lich auf D374senwebmaschinen, sondern erfassen auch andere Web-maschinen, bei denen der Schussfaden