FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
NIILO JÄÄSKINEN
föredraget den 24 mars 2011(1)
Mål C‑323/09
Interflora Inc.
Interflora British Unit
mot
Marks & Spencer plc
Flowers Direct Online Limited
(begäran om förhandsavgörande från High Court of England and Wales, Chancery Division (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland))
(Varumärken – Annonsering med sökord motsvarande ett varumärke tillhörande annonsörens konkurrent – Varumärken som är kända – Uttunning – Nedsvärtning – Snyltning – Direktiv 89/104 – Artikel 5.2 – Förordning nr 40/94 – Artikel 9.1 c)
I – Inledning
1. Detta mål rör den senaste begäran om förhandsavgörande i en rad mål rörande varumärkesannonsering i en sökmotor på Internet.
2. Parterna i målet vid den nationella domstolen erbjuder blomsterleveranser. Kärandeparterna i målet vid den nationella domstolen (nedan tillsammans kallade Interflora) har gjort gällande att svaranden, Marks & Spencer,(2) har gjort intrång i varumärket Interflora,(3) huvudsakligen genom att ha köpt olika teckenkombinationer motsvarande eller liknande det varumärket som sökord i tjänsten AdWords, som tillhandahålls av Google.
3. De fyra tolkningsfrågorna kan delas in i följande två grupper.
4. Den första gruppen frågor rör den rätt med vilken alla varumärken är förenade. De relevanta bestämmelserna återfinns i artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar(4) och motsvarande bestämmelser i artikel 9.1 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.(5) När det gäller denna grupp av frågor kan svaren återfinnas i de domar som under år 2010 meddelats i de förenade målen Google France och Google(6), och senare i målen BergSpechte, och Portakabin.(7) Dessa mål rörde konkurrenters ”användning” i sökmotorer på Internet av kännetecken som är identiska med de varumärken som sökandena i de målen ägde.(8)
5. Den andra gruppen frågor är nyheten i förevarande mål. Dessa frågor rör skyddet för varumärken som är kända. När det gäller sådana varumärken får medlemsstaterna enligt artikel 5.2 i direktiv 89/109 ge ett mer omfattande skydd. Detta mer omfattande skydd för varumärken som är kända,(9) vilket även föreskrivs i artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, har varit föremål för domstolens rättspraxis i mindre mån än det allmänna skydd som det hänvisas till i föregående punkt. De nya frågorna i förevarande mål rör skyddet för ett varumärke som är känt och frågan avseende under vilka förhållanden som en konkurrent uttunnar ett sådant varumärke (urvattning genom uttunning) eller drar en otillbörlig fördel av varumärket (snyltning) när konkurrenten köper ett motsvarande sökord i en söktjänst på Internet.(10)
6. Ordet Interflora har tre olika funktioner i förevarande mål. För det första är det ett sökbegrepp som en Internetanvändare kan skriva in i valfri sökmotor på Internet. För det andra är det ett sökord, som annonsörer har köpt från ett företag som driver en sökmotor på Internet inom ramen för de annonseringstjänster som detta erbjuder, i syfte att ett visst reklammeddelande ska visas. För det tredje är det en symbol med visst meningsinnehåll som registrerats och används som varumärke, utvisande att vissa varor eller tjänster härrör från ett visst företag.
7. Det ska i detta sammanhang framhållas att kommissionen har kritiserat domstolens praxis rörande andra funktioner hos ett varumärke än den som avser ursprungsangivelse, på den grunden att kommissionen anser att denna rättspraxis är felaktig och problematisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv. När det gäller förevarande begäran om förhandsavgörande förefaller det emellertid endast vara ursprungsangivelsefunktionen som är relevant för tillämpningen av artikel 5.1 a i direktiv 89/104. Inte heller förefaller tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 leda förevarande mål mot ett orimligt omfattande skydd för varumärkesinnehavarens intressen. Det är därför enligt min mening inte nödvändigt att här ytterligare fördjupa sig i dessa frågor.
8. Med detta sagt kan det inte förnekas att domstolen befinner sig i en något brydsam situation vad gäller frågan huruvida rättspraxis avseende artikel 5 i direktiv 89/104 ska godtas, också mot bakgrund av den kritik som framförts i ett stort antal kommentarer från den akademiska världen och från ledande nationella varumärkesdomare.(11)
9. Dessa frågeställningar härrör enligt min mening emellertid delvis från den problematiska utformningen av artikel 5 i direktiv 89/104. Man skulle därför kunna åtgärda den nuvarande situationen mer effektivt genom lämpliga lagstiftningsåtgärder än genom en ny inriktning av rättspraxis, vilket exemplet med Förenta staternas federala lagstiftning om urvattning av varumärken visar.(12) Jag framhåller att kommissionen i december 2010 mottog en studie som rörde hur varumärkessystemet i Europa generellt fungerar, och ytterligare steg på den vägen kan förhoppningsvis förväntas.(13)
II – Tillämpliga bestämmelser
A – Direktiv 89/104
10. I första skälet i direktiv 89/104 anges följande:(14)
”Den lagstiftning om varumärken som nu gäller i medlemsstaterna innehåller olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Med tanke på den inre marknadens upprättande och funktion är det därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra.”
11. Nionde skälet i direktiv 89/104 har följande lydelse:
”För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.”
12. Tionde skälet i direktiv 89/104 har följande lydelse:
”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv.”
13. I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:(15)(16)
”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda
a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.
2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:
…
b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
…
d) Att använda kännetecknet på affärshandlingar och i reklam.
…
5. Punkterna 1–4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”
B – Förordning nr 40/94
14. Sjunde skälet i förordning nr 40/94(17) är i tillämpliga delar identiskt med tionde skälet i direktiv 89/104. Artiklarna 8.5, 9 och 12.1 i förordning nr 40/94 motsvarar i sak artiklarna 4.4, 5 och 6.1 i direktiv 89/104.
15. I artikel 9 (under rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”) i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:
”1. A Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda
a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,
b) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket,
c) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
2. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkt 1:
…
b) att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under kännetecknet,
…
d) att använda kännetecknet på affärshandlingar och i reklam.”
III – Tvisten i målet vid den nationella domstolen och de hänskjutna tolkningsfrågorna
A – Söktjänsten AdWords
16. Google driver en sökmotor på Internet. När en Internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord visar sökmotorn de webbplatser som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.
17. Google erbjuder även en avgiftsbelagd söktjänst kallad AdWords. Med denna tjänst kan näringsidkare – genom att välja ett eller flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats visad, när det sökord eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som Internetanvändare skickar till sökmotorn. Den reklamlänken visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, som uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten, eller överst på skärmen, ovanför nämnda resultat.
18. Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under nämnda rubrik.
19. Annonsören betalar för söktjänsten varje gång någon klickar på den sponsrade länken. Avgiftens storlek beräknas bland annat utifrån det ”maximala pris per klick” som annonsören i samband med tecknandet av söktjänstavtalet med Google angett sig vara beredd att betala och antalet gånger Internetanvändarna klickar på länken i fråga.
20. Flera annonsörer kan välja samma sökord. Visningsordningen för deras reklamlänkar fastställs därför bland annat i förhållande till maximalt pris per klick, antalet tidigare klick på länkarna i fråga och till Googles bedömning av annonsens kvalitet. Annonsören kan när som helst förbättra sin annonsposition genom att erbjuda ett högre maximalt pris per klick eller genom att försöka höja kvaliteten på sin annons.
21. Google har utvecklat ett automatiserat verktyg för att välja sökord och skapa annonser. Annonsören väljer sökord, redigerar reklammeddelandet och lägger in länken till sin webbplats.
B – Användningen av sökord i tvisten i målet vid den nationella domstolen
22. Interflora Inc., ett bolag med säte i delstaten Michigan (Amerikas Förenta Stater), driver ett världsomspännande nätverk för blomsterleveranser. Interflora British Unit är licenstagare till Interflora Inc.
23. Interfloras nätverk består av oberoende florister som tar emot beställningar per telefon eller i butik. Interflora har emellertid även webbplatser som gör det möjligt att göra beställningar via Internet. Dessa beställningar levereras av den medlem i nätverket vars verksamhet ligger närmast den adress till vilka blommorna ska levereras. Adressen till huvudwebbplatsen är . Denna är i sin tur uppdelad i landsspecifika webbplatser såsom .
24. Interflora är ett nationellt varumärke i Förenade kungariket och även ett gemenskapsvarumärke.(18) Det är ostridigt att dessa varumärken är väl kända i Förenade kungariket och i andra medlemsstater i Europeiska unionen.
25. Marks & Spencer plc, ett bolag bildat enligt engelsk rätt, är en av de största detaljhandlarna i Förenade kungariket. Bolaget säljer ett stort antal olika varor och tillhandahåller olika tjänster genom sitt butiksnät och via sin webbplats . En av dess affärsverksamheter är försäljning och leverans av blommor. Den affärsverksamheten konkurrerar med den verksamhet som drivs av Interflora. Marks & Spencer är inte medlem i Interfloras nätverk.
26. Marks & Spencer reserverade inom ramen för söktjänsten AdWords sökordet ”interflora” och varianter av det ordet med ”mindre fel”, samt uttryck innehållande ordet interflora (såsom ”interflora flowers”, ”interflora delivery”, ””, ”interflora co uk”) som sökord.(19)
27. Följaktligen visades en Marks & Spencer-annons under rubriken ”Sponsrade länkar” när Internetanvändare använde ordet interflora eller någon av dessa varianter som sökbegrepp i sökmotorn Google.
28. Det är ostridigt att den annons som sålunda visades inte innehöll någon uttrycklig hänvisning till att Interflora valts som sökord. I annonsen visades heller inte Interfloras varumärke på något annat sätt.
29. Mot bakgrund av dessa omständigheter väckte Interflora talan vid den nationella domstolen mot Marks & Spencer för intrång i dess varumärke. Den beslutade att vilandeförklara målet och hänskjuta en rad frågor till domstolen för förhandsavgörande.
C – Tolkningsfrågorna
30. High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (nedan kallad High Court) hänsköt genom beslut av den 16 juli 2009 tio frågor för förhandsavgörande. Av dessa lyder de fyra första som följer.
”1) Om en näringsidkare, som är konkurrent till innehavaren av ett registrerat varumärke och som via sin webbplats säljer varor och tillhandahåller tjänster som är identiska med dem som omfattas av varumärket, i) väljer ett kännetecken som är identiskt med varumärket, som sökord för ett sökmotorföretags tjänst med sponsrade länkar, ii) utser kännetecknet till sökord, iii) kopplar kännetecknet till webbadressen till sin webbplats, iv) fastställer kostnaden per klick som näringsidkaren ska betala i förhållande till detta sökord, v) fastställer tidpunkten för när den sponsrade länken ska visas och vi) använder kännetecknet i affärskorrespondens vid fakturering och betalning av avgifter eller hanteringen av sitt konto hos sökmotorföretaget, men den sponsrade länken inte i sig innehåller kännetecknet eller något liknande kännetecken, ska då någon eller samtliga av de nämnda handlingarna anses utgöra ’användning’ av kännetecknet från konkurrentens sida, i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?
2) Sker sådan användning ’med avseende på’ varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/04] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?
3) Omfattas sådan användning av tillämpningsområdet för
a) artikel 5.1 a i [direktiv 29/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94], och/eller
b) artikel 5.2 i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 c i [förordning nr 40/94]?
4) Påverkas svaret på fråga 3 om
a) visningen av konkurrentens sponsrade länk som svar på en sökning som en användare har gjort med hjälp av det aktuella kännetecknet kan få vissa delar av allmänheten att tro att konkurrenten är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk, i motsats till vad som är fallet, eller
b) sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavare i den relevanta medlemsstaten … att hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord av andra parter?”
31. Efter domen i de förenade målen Google France och Google och efter att ha mottagit en skrivelse med begäran om förtydligande från domstolens kansli av den 23 mars 2010 beslutade High Court den 29 april 2010, vilket beslut inkom till domstolen den 9 juni 2010, att återta den femte till tionde frågan som hänskjutits för förhandsavgörande. Således vidhölls enbart de fyra första frågorna, vilka återgetts i föregående punkt. High Court förkortade även fråga 3 b) till den lydelse som där angetts.
32. Skriftliga yttranden har inkommit från Interflora, Marks & Spencer, Republiken Portugal och kommissionen. Samtliga utom Republiken Portugal var närvarande vid den muntliga förhandlingen den 13 oktober 2010 och yttrade sig muntligen vid denna. Domstolen hade ombett parterna att koncentrera sina muntliga yttranden till fråga 3 b).
IV – Bedömning
A – Allmänna synpunkter
33. För bedömningen av de två grupper av frågor som angetts ovan ska jag inledningsvis lämna några allmänna synpunkter avseende det skydd som ges genom artikel 5 i direktiv 89/104. Jag ska även framhålla att frågorna enbart kommer att prövas utifrån artikel 5.1 a och 5.2 i direktiv 89/104, men att den tolkning som görs vid denna prövning även, i tillämpliga delar, är relevant vid tillämpningen av artikel 9.1 a och 9.1 c i förordning nr 40/94.(20)
34. Det skydd för varumärken som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 rör användningen av kännetecken i syfte att särskilja varor eller tjänster, eftersom det i artikel 5.5 föreskrivs att medlemsstaternas bestämmelser om skydd för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster inte omfattas av artikelns tillämpningsområde. När det gäller omfattningen av det skydd som ges omfattar artikel 5.1 situationer där det ifrågavarande kännetecknet och varumärket används i samband med varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag, medan det inte föreskrivs något sådant villkor i artikel 5.2.
35. Det skydd som ges i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 avseende identiska kännetecken är absolut i den mening att varumärkets innehavare inte behöver visa att det föreligger risk för förväxling.(21) Detta krävs däremot enligt artikel 5.1 b, som omfattar situationer där det inte föreligger någon ”dubbel identitet” mellan kännetecken och varor eller tjänster men kännetecknen, varorna eller tjänsterna liknar varandra. Jag avser med fall där det föreligger dubbel identitet den situationen att en varumärkesinnehavares rättighet åsidosätts av tredje man som använder ett identiskt tecken för identiska produkter.(22)
36. Det ytterligare skydd som följer av artikel 5.2 i direktiv 89/104 när det gäller kända varumärken är följande:
– Bestämmelsen ger en möjlighet till ytterligare skydd för vissa varumärken, vilket medlemsstaterna kan välja att implementera eller inte. Förenade kungariket har implementerat skyddet. Detsamma gäller en rad, om inte alla, andra medlemsstater.(23)
– Skyddet går längre än vad som följer av artikel 5.1.
– Skyddet kan endast gälla för kända varumärken.
37. Det ska framhållas att domstolen, i tämligen uppenbar strid med lydelsen av artikel 5.2 i direktiv 89/104, har fastslagit i domarna i målen Davidoff (24) och Adidas‑Salomon och Adidas Benelux(25) att artikel 5.2 i direktiv 89/104 ger ett särskilt skydd när tredje man använder ett yngre varumärke eller kännetecken som är identiskt med det kända registrerade varumärket, eller som liknar detta, såväl med avseende på varor eller tjänster av annan art som på varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av det registrerade varumärket eller liknar dessa varor eller tjänster.(26)
B – Tillämpningen av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (frågorna 1, 2, 3a) och 4)
38. Vid prövningen av frågorna 1, 2, 3 a) och 4 (i den mån den sistnämnda hänger samman med fråga 3 a)) är det nödvändigt att tolka artikel 5.1 a i direktiv 89/104 i den situationen att en annonsör har valt att använda ett sökord som är identiskt med ett varumärke, utan godkännande av varumärkets innehavare, i samband med en avgiftsbelagd söktjänst på Internet.
39. Jag ska påminna om att i den enda dom som avser ett sökmotorföretag (domen i de förenade målen Google France och Google) var ett av domstolens centrala konstateranden att ett sökmotorföretag eller dess avgiftsbelagda söktjänst inte ”använder” kännetecken som liknar varumärken och att deras verksamhet således inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktiv 89/104.(27)
40. Enligt min mening följer det härav att söktjänstleverantörens inställning till huruvida det är möjligt för varumärkesinnehavaren att förbjuda att dess varumärke används som sökord är irrelevant i förhållande till de svar som ska ges på frågorna 1–3 a). Den enda varumärkesrättsligt relevanta frågan här är att om söktjänstleverantören ger varumärkesinnehavarna en sådan möjlighet kan det i vissa fall följa att det föreligger ett tyst samtycke från varumärkesinnehavaren till att hans varumärke används som sökord.(28)
41. Det följer också av domen i de förenade målen Google France och Google att det är annonsören – som är den som väljer ett sökord som är identiskt med en annans varumärke – som använder varumärket med avseende på sina egna varor eller varumärkesinnehavarens varor. Detta kan påverka funktionen att ange kommersiellt ursprung om den annons som visas i den sponsrade länken inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.(29)
42. När det gäller begreppet ”används med avseende på varor eller tjänster” förefaller det vara irrelevant huruvida den annons som visas innehåller det ifrågavarande varumärket eller inte.(30) Det är enligt min mening uppenbart att ursprungsangivelsefunktionen inte påverkas negativt om annonsen i den sponsrade länken är utformad så att varumärket nämns men på ett verkningsfullt sätt skiljs från annonsören, till exempel genom en laglig jämförande reklam. Utgångspunkten är emellertid att den annons som visas i den sponsrade länken, i vilken det varumärke som användes som sökord visas eller återges, innebär att ”[kännetecknet används] på affärshandlingar och i reklam”, vilket kan förbjudas av varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.3 d i direktiv 89/104, om inte artiklarna 6 eller 7 i direktiv 89/104 eller bestämmelserna i direktivet om jämförande reklam ska tillämpas.(31)
43. Då den utgångspunkt som domstolen haft är att användning kan medföra negativa verkningar med avseende på vissa av varumärkets funktioner, i förevarande fall ursprungsangivelsefunktionen,(32) är det nödvändigt att bedöma detta konkret. Om varumärket inte nämns i annonsen är den frågans betydelse enligt min mening beroende av arten av de varor och tjänster som varumärket avser, med beaktande av inte bara det skyddsområde som registrerats för varumärket utan även den innebörd och renommé som varumärket genom användning förvärvat hos den relevanta sektorn av allmänheten.
44. Domstolen framhöll i domen i de förenade målen Google France och Google att ”en Internetanvändare som söker på ett varumärke i de flesta fall vill få information om eller ta del av säljerbjudanden för de varor och tjänster som varumärket omfattar. En Internetanvändare kan således, när det vid sidan av eller ovanför de naturliga sökresultaten visas reklamlänkar till webbplatser som erbjuder varor och tjänster som tillhör varumärkesinnehavarens konkurrenter, om han inte direkt avfärdar dessa länkar som irrelevanta eller förväxlar dem med varumärkesinnehavarens länkar, se dessa reklamlänkar som förslag på alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren saluför”.(33)
45. I många fall verkar det inte vara skadligt för varumärkets ursprungsangivelsefunktion att kommersiella alternativ visas, eftersom en annons som visas i en sponsrad länk efter att ett sökord som är identiskt med ett varumärke använts inte skapar någon associering eller något samband mellan varumärket och den vara eller tjänst som annonsen avser. Såsom domstolen har framhållit kan Internetanvändaren uppfatta reklamlänkar som erbjudanden om kommersiella alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren erbjuder. Detta gäller identiska varor och tjänster. Risken för förväxling är än mindre när det gäller olika men besläktade varor eller tjänster. Så är till exempel fallet när det varumärke som använts som sökord avser flygresor och den annons som visas avser biluthyrning eller hotell. Vidare är en av de stora fördelarna med Internet just det att det kraftigt ökar konsumenternas möjligheter att göra upplysta val mellan olika varor och tjänster.(34)
46. När det emellertid gäller ett varumärke som Interflora, vilket identifierar ett välkänt kommersiellt nätverk av oberoende företag som tillhandahåller en enhetlig tjänst, det vill säga leverans av blomster enligt ett standardförfarande, kan enligt min mening ett angivande av namnet på ett annat företag genom en sponsrad länk sannolikt ge intryck av att det företag som nämns i annonsen tillhör nätverket av företag som identifieras med det varumärket.(35)
47. Sålunda har, som jag ser det, varumärket Interflora, förutom sin registrerade innebörd förvärvat en ”sekundär innebörd”(36) utvisande ett visst kommersiellt nätverk av florister som tillhandahåller en viss sorts leveranstjänst, och det varumärkets renommé hör samman eller är identiskt med de positiva associationer som denna innebörd ger hos den relevanta gruppen konsumenter.(37)
48. Således är det möjligt, och till och med sannolikt, att en genomsnittskonsument som söker information om blomsterleveranser på Internet associerar varumärket Interflora med en identisk leveranstjänst för blomster som tillhandahålls av Marks & Spencer när han eller hon ser följande annons:(38)
”M&S Blommor Online
/flowers
Praktfulla färska blommor & växter. Beställ före kl. 17.00 för leverans nästa dag.”
Enligt min mening skapar denna annons, som visas efter det att ”interflora” har angetts som sökord i en sökmotor, i det i förevarande mål aktuella sammanhanget, ett intryck av att Marks & Spencer är en del av Interfloras nätverk.
49. Mot bakgrund av denna analys av frågorna 1, 2 och 3 a) anser jag att artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas på följande sätt.
– Ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke används ”med avseende på … varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 när det har valts som sökord i samband med en söktjänst på Internet utan varumärkesinnehavarens samtycke och visningen av annonser grundas på sökordet.
– Varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda sådan användning under sådana förhållanden som beskrivs ovan när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller från tredje man.
– Det uppkommer ett misstag rörande varors eller tjänsters ursprung när konkurrentens sponsrade länk kan medföra att vissa delar av allmänheten tror att konkurrenten är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk när så inte är fallet. Varumärkesinnehavaren har därmed rätt att förbjuda användningen av sökordet i konkurrentens annonsering.
– Söktjänstleverantörens inställning till varumärkesinnehavarens möjlighet att förbjuda användningen av hans varumärke som sökord saknar betydelse såvitt avser de svar som ovan lämnats.
C – Utvidgat skydd för varumärken som är kända enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104 (frågorna 3 b) och 4)
1. Allmänna anmärkningar rörande skyddet mot urvattning av varumärken
50. Urvattning av varumärken(39) hör samman med idén att det verkliga syftet med varumärkeslagstiftningen bör vara att skydda de ansträngningar och investeringar som varumärkesinnehavaren gjort och varumärkets oberoende värde (goodwill). Denna ”egendomsbaserade” syn på varumärken skiljer sig från den ”villfarelsebaserade” synen att varumärkesrätten primärt skyddar funktionen att ange kommersiellt ursprung i syfte att skydda konsumenter och andra från misstag vad gäller varors och tjänsters kommersiella ursprung.(40) Det egendomsbaserade synsättet innefattar ett skydd för kommunikations-, reklam- och investeringsfunktioner hos varumärken, i syfte att skapa ett märke med positiv framtoning och oberoende ekonomiskt värde (varumärkeskapital eller goodwill). Varumärket kan följaktligen användas för en rad varor och tjänster utan något annat gemensamt än att de står under varumärkesinnehavarens kontroll. Ursprungsangivelse- och kvalitetsfunktionerna(41) skyddas i egenskap av faktorer som bidrar till märkets värde.
51. Denna urvattningsteori, som för närvarande förknippas med välkända varumärken, utsträcker varumärkesskyddet till andra varor och tjänster än de för vilka varumärket registrerats. Historiskt har den tjänat ett syfte liknande det som ligger bakom den så kallade Kodakregeln, vilket motiverar ett utsträckt skyddsområde för välkända varumärken.(42)
52. Enligt såväl EU-rätten som Förenta staternas lagstiftning rör skyddet mot urvattning särskilt två företeelser – skydd mot uttunning och skydd mot nedsvärtning.(43) Skydd mot uttunning (eller urvattning i strikt mening) ges mot användning som medför en risk för att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga och därmed sitt värde. Skydd mot nedsvärtning innebär ett skydd mot användning som riskerar att sätta varumärkets renommé i fara.
53. Vidare omfattar EU:s varumärkesrätt, till skillnad från Förenta staternas,(44) skyddet mot urvattning även ett tredje fenomen, nämligen skydd mot snyltning (free‑riding) eller att en otillbörlig fördel dras av ett annat varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga. Kärnan i skyddet mot snyltning är inte ett skydd för varumärkesinnehavaren mot att dennes varumärke skadas, utan snarare mot att den som gör intrång drar en otillbörlig fördel av en icke godkänd användning av varumärket.(45)
54. När det gäller terminologi förefaller det som att enligt EU:s varumärkesrätt omfattar urvattning i vid mening uttunning, nedsvärtning (eller degradering) och snyltning (eller free‑riding). Uttunning (eller utsuddning eller urvattning i snäv mening) innebär en användning som kan leda till en process av urvattning av varumärket i snäv mening, det vill säga en minskning av varumärkets särskiljningsförmåga.
55. Den hänskjutande domstolen har genom frågorna 3 b) och 4 sökt få klarhet i under vilka förhållanden en annonsör som använder ett tecken som är identiskt med konkurrentens varumärke, vilket är känt, ska anses
– uppträda på ett sätt som är till förfång för det varumärkets särskiljningsförmåga
eller
– dra otillbörlig fördel av det varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.(46)
2. Är artikel 5.2 i direktiv 89/104 tillämplig i situationer som även omfattas av artikel 5.1 a?
56. Inom ramen för fråga 3 b) uppkommer inledningsvis frågan huruvida artikel 5.1 a och artikel 5.2 i direktiv 89/104 kan tillämpas samtidigt eller om de bara kan tillämpas var och en för sig.
57. Skyddet mot de tre formerna av urvattning ges enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104 varumärken som är kända när identiska eller liknande varumärken används med avseende på varor och tjänster som inte är identiska med eller av liknande slag som dem som varumärket avser. Såsom anmärkts ovan har tillämpningsområdet för bestämmelsen emellertid, genom domen i målet Davidoff, utvidgats till situationer där det identiska eller liknande kännetecknet används avseende varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag. Detta utsträcker skyddet mot urvattning till situationer där det råder direkt ekonomisk konkurrens mellan varumärkesinnehavaren och användaren av det identiska eller liknande kännetecknet. Jag ska påminna om att det inte föreligger någon tvist mellan parterna angående att Interflora är känt i den mening som avses i artikel 5.2.
58. Det framgår av domstolens rättspraxis från senare tid rörande artikel 5.1 a i direktiv 89/104 att användning av ett identiskt kännetecken omfattas av den bestämmelsen under förutsättning att den sannolikt medför negativa verkningar för någon av varumärkets funktioner, och inte bara för ursprungsangivelsefunktionen.(47)
59. Enligt min mening har det emellertid inte varit domstolens avsikt att den roll som samtliga varumärkets funktioner har endast skulle omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktiv 89/104. I situationer med dubbel identitet mellan kännetecken och varor eller tjänster är vissa av dessa funktioner relevanta vad gäller tillämpningen av artikel 5.2. Det ska åter framhållas att andra av varumärkets funktioner än ursprungsangivelsefunktionen omfattas av artikel 5.2 i sådana situationer som det hänvisas till i artikel 5.1 b när det inte kan visas att det föreligger någon förväxlingsrisk.
60. När det gäller situationer med dubbel identitet skulle det kunna vara så att skyddet mot uttunning, nedsvärtning och snyltning enbart grundas på artikel 5.1 a, utan att artikel 5.2 alls aktualiseras. Så skulle vara fallet under förutsättning att användningen av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som avser identiska varor eller tjänster kan medföra negativa verkningar för någon av varumärkets funktioner. Det som främst aktualiseras i detta avseende är funktioner avseende kvalitet, kommunikation, reklam och investering, men även identifiering eller särskiljande förmåga i den mån som kännetecknet används för att särskilja mellan varor eller tjänster i andra syften än att ange deras ursprung.
61. En sådan tolkning skulle vara förenlig med den tanke som uttryckts i tionde skälet i direktiv 89/104 enligt vilket det skydd som föreskrivs i artikel 5.1 a är ”absolut”. Enligt min mening är det också uppenbart att varje form av användning som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.2 i direktiv 89/104 kan medföra negativa verkningar för i vart fall vissa av de av varumärkets funktioner som nämnts ovan, särskilt som det mer omfattande skyddet enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104 vanligtvis motiveras med hänvisning till funktionerna avseende kommunikation, reklam och investering.
62. Detta skulle innebära att artikel 5.1 a ger ett skydd mot de former av urvattning som anges i artikel 5.2 när det föreligger dubbel identitet mellan kännetecken och varor eller tjänster. Dessutom skulle i sådant fall särskiljningsförmåga och renommé skyddas oavsett huruvida varumärket är känt eller inte, i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104, det vill säga oavsett om det är välkänt eller inte.
63. Icke desto mindre skulle en sådan tolkning vara oförenlig med lydelsen av, om än inte ratio decidendi i, domen i målet Davidoff. I den domen uttalade domstolen att artike
