Edição provisória
CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA
apresentadas em 12 de setembro de 2019(1)
Processo C 666/18
IT Development SAS
contra
Free Mobile SAS
[Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris, França)]
«Questão prejudicial — Direito de autor e direitos conexos — Proteção jurídica de programas de computador — Contrato de licença de um programa informático — Ação por contrafação intentada pelo autor do programa contra o licenciado — Natureza do regime de responsabilidade aplicável»
1. O titular do direito de autor relativo a um programa de computador intentou uma ação contra um dos seus licenciados (com quem tinha celebrado o contrato correspondente) por ter introduzido modificações nesse programa sem o seu consentimento. A ação intentada num tribunal francês de primeira instância, que a declarou inadmissível, baseava‑se na responsabilidade decorrente da violação do direito de autor (responsabilidade ex delicto) e não na violação dos termos do contrato (responsabilidade ex contracto).
2. O tribunal de recurso tem de optar entre qualificar o comportamento da recorrida como constitutiva de uma violação dos direitos de autor (contrefaçon) do programa ou como incumprimento das suas obrigações contratuais. O problema em causa reside no facto de, de acordo com um princípio do direito francês, por via de regra, uma ação ex delicto só poder ser intentada quando as partes não estão vinculadas por uma relação contratual.
3. A questão prejudicial insta o Tribunal de Justiça a esclarecer as suas dúvidas através da interpretação das Diretivas 2004/48/CE (2) e 2009/24/CE (3).
I. Quadro jurídico
A. Direito da União
1. Diretiva 2009/24
4. Segundo o considerando 13:
«Os direitos exclusivos do autor para impedir a reprodução não autorizada da sua obra deverão ser sujeitos a uma exceção limitada no caso de se tratar de um programa de computador, de forma a permitir a reprodução tecnicamente necessária para a utilização daquele programa pelo seu adquirente legítimo. Tal significa que as ações de carregamento e funcionamento necessárias à utilização de uma cópia de um programa legalmente adquirido, incluindo a ação de correção dos respetivos erros, não poderão ser proibidas por contrato. Na ausência de cláusulas contratuais específicas, nomeadamente quando uma cópia do programa tenha sido vendida, qualquer outra ação necessária à utilização de uma cópia de um programa poderá ser realizada de acordo com o fim a que se destina pelo adquirente legal dessa mesma cópia».
5. O artigo 4.° («Atos sujeitos a autorização»), n.° 1, dispõe:
«Sem prejuízo do disposto nos artigos 5.° e 6.°, os direitos exclusivos do titular, na aceção do artigo 2.°, devem incluir o direito de efetuar ou autorizar:
a) A reprodução permanente ou transitória de um programa de computador, seja por que meio for, e independentemente da forma de que se revestir, no todo ou em parte. Se operações como o carregamento, visualização, execução, transmissão ou armazenamento de um programa de computador carecerem dessa reprodução, essas operações devem ser submetidas a autorização do titular do direito;
b) A tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa e a reprodução dos respetivos resultados, sem prejuízo dos direitos de autor da pessoa que altere o programa;
c) Qualquer forma de distribuição ao público, incluindo a locação, do original ou de cópias de um programa de computador».
6. O artigo 5.° («Exceções aos atos sujeitos a autorização»), n.° 1, determina:
«Salvo cláusula contratual específica em contrário, os atos previstos nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 4.° não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correção de erros».
7. O artigo 6.° («Descompilação») dispõe:
«1. Não é necessária a autorização do titular dos direitos quando a reprodução do código e a tradução da sua forma, na aceção das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 4.°, sejam indispensáveis para obter as informações necessárias à interoperabilidade de um programa de computador criado independentemente, com outros programas, uma vez preenchidas as seguintes condições:
a) Esses atos serem realizados pelo licenciado ou por outra pessoa que tenha o direito de utilizar uma cópia do programa, ou em seu nome por uma pessoa devidamente autorizada para o efeito;
[...]
2. O disposto no n.° 1 não permite que as informações obtidas através da sua aplicação:
a) Sejam utilizadas para outros fins que não o de assegurar a interoperabilidade de um programa criado independentemente;
b) Sejam transmitidas a outrem, exceto quando tal for necessário para a interoperabilidade do programa criado independentemente; ou
c) Sejam utilizadas para o desenvolvimento, produção ou comercialização de um programa substancialmente semelhante na sua expressão, ou para qualquer outro ato que infrinja os direitos de autor.
3. De acordo com o disposto na Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, as disposições do presente artigo não podem ser interpretadas no sentido de permitirem a sua aplicação de uma forma suscetível de lesar os legítimos interesses do titular de direitos ou que não se coadune com uma exploração normal do programa de computador».
2. Diretiva 2004/48
8. Nos termos do considerando 10:
«O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno».
9. O considerando 15 tem a seguinte redação:
«A presente diretiva não afeta o direito material da propriedade intelectual [...]».
10. O artigo 2.° («Âmbito de aplicação») indica:
«1. Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.°, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado‑Membro em causa.
[...]
3. A presente diretiva não prejudica:
a) As disposições comunitárias que regulam o direito material da propriedade intelectual [...]».
11. O artigo 3.° («Obrigação geral») dispõe:
«1. Os Estados‑Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.
2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos».
B. Direito francês. Code de la propriété intellectuelle (4)
12. O artigo L.122‑6 tem a seguinte redação:
«Sem prejuízo das disposições do artigo L.122‑6‑1, o direito de exploração do autor de um programa informático abrange o direito de efetuar e de autorizar:
1.° A reprodução permanente ou transitória de um programa informático [...]
2.° A tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa informático e a reprodução dos respetivos resultados [...]
3.° A colocação no mercado, a título oneroso ou gratuito, incluindo a locação, da ou das cópias de um programa informático por qualquer processo [...]».
13. O artigo L.122‑6‑1 dispõe:
«I. Os atos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo L.122‑6, incluindo a correção de erros, não se encontram sujeitos à autorização do autor sempre que sejam necessários para a utilização do programa informático de acordo com a sua finalidade, pela pessoa com direito a utilizá‑lo.
No entanto, o autor pode reservar‑se contratualmente o direito de corrigir os erros e determinar as modalidades especiais a que serão sujeitos os atos, previstos nos n.os 1 e 2 do artigo L.122‑6, necessários para a utilização do programa informático de acordo com a finalidade, pela pessoa com direito a utilizá‑lo».
14. Em conformidade com o artigo L.335‑3:
«[...]
Constitui, igualmente, um delit de contrefaçon a violação de um dos direitos do autor de um programa informático previstos no artigo L.122‑6
[...]».
II. Matéria de facto do litígio e questão prejudicial
15. Por contrato celebrado em 25 de agosto de 2010 (5), a sociedade Free Mobile, operadora de telemóveis, obteve uma licença de utilização do programa informático «ClickOnSite», de cujo direito de autor era titular a sociedade IT Development.
16. Em 18 de junho de 2015 (6), a IT Development intentou uma ação contra a Free Mobile por contrefaçon do programa informático «ClickOnSite», pedindo a indemnização pelo prejuízo sofrido. Concretamente, alegou o facto de ter modificado o código‑fonte do programa, especialmente com a introdução de novos formulários, o que violava a cláusula sexta do contrato de licença.
17. A Free Mobile opôs‑se à ação, alegando a sua inadmissibilidade e improcedência. Além disso, deduziu um pedido reconvencional por litigância de má‑fé.
18. O Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primeira Instância de Paris, França) proferiu sentença em 6 de janeiro de 2017, declarando inadmissíveis os pedidos da IT Development assentes na responsabilidade ex delicto e julgando improcedente o pedido reconvencional.
19. A IT Development recorreu dessa sentença na Cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris, França), insistindo nos seus pedidos de primeira instância «a título de contrefaçon», mas acrescentando, a título subsidiário, o pedido de que a Free Mobile fosse condenada, «com fundamento na responsabilidade contratual», a indemnizá‑la pelos prejuízos causados.
20. A Free Mobile pediu a confirmação da sentença de primeira instância, exceto quanto à decisão de julgar improcedente o pedido reconvencional.
21. O tribunal de recurso considerou necessário submeter uma questão prejudicial, com base nos seguintes motivos:
— Desde o século XIX, o direito francês da responsabilidade civil assenta no princípio fundamental da não cumulação das responsabilidades ex delicto e ex contracto, que implica: a) que uma pessoa não pode ser chamada a responder por ambas, simultaneamente, pelos mesmos factos; e b) que, quando as partes estão vinculadas por um contrato válido e o dano sofrido por uma das partes resulta do incumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigações contratuais da outra, a responsabilidade extracontratual é afastada em benefício da responsabilidade contratual.
— O direito francês considera que a contrefaçon, na origem uma infração penal, releva da responsabilidade ex delicto e não do incumprimento de um contrato.
— Por este motivo, a decisão do tribunal de primeira instância, estando as partes vinculadas pelo contrato de 25 de agosto de 2010 e tendo sido alegado que o prejuízo resulta do incumprimento das suas cláusulas, afastou a responsabilidade ex delicto em benefício da contratual. Por conseguinte, declarou inadmissível a ação por contrefaçon equiparada à ação de responsabilidade extracontratual.
— Ora, não é irrelevante que a IT Development sustente que «a ação por contrefaçon não é, por definição, uma ação extracontratual, mas que também pode resultar do incumprimento de um contrato».
— Com efeito, a contrefaçon define‑se, na sua aceção mais ampla, como qualquer violação de um direito de propriedade intelectual e, no artigo L.335‑3 do CPI, como «a violação de um dos direitos do autor de um programa informático» (definidos no artigo L.122‑6 do CPI).
— Nem essas disposições, nem nenhuma outra do direito francês relativo à contrefaçon, dispõem expressamente que esta só se aplica quando as partes não estão vinculadas por um contrato.
— Embora possam ser qualificadas como exceções ao princípio da não cumulação, existem disposições no direito francês demonstrativas de que a ação por contrefaçon pode ser intentada em matéria de patentes e de marcas contra o licenciado que tenha infringido os limites do seu contrato (7).
— Os artigos L.122‑6 e L.122‑6‑1 do CPI, que preveem a determinação por contrato das modalidades de modificação de um programa informático, não excluem, nesses casos, uma ação por contrefaçon. O mesmo se aplica aos artigos 4.° e 5.° da Diretiva 2009/24, que aqueles artigos do CPI transpõem para o direito interno.
— Por último, o artigo 2.° da Diretiva 2004/48 dispõe, de um modo geral, que as medidas, procedimentos e recursos são aplicáveis a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual, sem distinguir se essa violação resulta ou não do incumprimento de um contrato.
22. Neste contexto, a Cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris, França) submete ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
«O facto de o licenciado de um programa informático não respeitar os termos do contrato de licença de um programa informático (por ter expirado o período experimental, ultrapassagem do número de utilizadores autorizados ou de outra unidade de medida, como os processadores que podem ser utilizados para executar as instruções do programa informático, ou pela modificação do código‑fonte do programa informático quando a licença reserva esse direito ao titular inicial) constitui:
— uma contrafação (na aceção da Diretiva 2004/48, de 29 de abril de 2004) sofrida pelo titular do direito de autor [relativo ao] programa informático conferido pelo artigo 4.° da Diretiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009, relativa à proteção jurídica dos programas de computador,
— ou pode obedecer a um regime jurídico distinto, como o regime da responsabilidade contratual de direito comum?»
III. Tramitação do processo no Tribunal de Justiça e alegações das partes
23. O despacho de reenvio deu entrada no Tribunal de Justiça em 25 de outubro de 2018.
24. Apresentaram observações escritas as sociedades IT Development e Free Mobile, o Governo francês e a Comissão. Não se realizou uma audiência, uma vez que o Tribunal de Justiça não o considerou necessário.
IV. Análise da questão prejudicial
A. Observações preliminares
1. Quanto ao âmbito da questão prejudicial
25. A Free Mobile afirma que a questão prejudicial é parcialmente inadmissível por ser hipotética, no que diz respeito a três dos alegados incumprimentos contratuais enumerados no despacho de reenvio (termo do período experimental, ultrapassagem do número de utilizadores autorizados e ultrapassagem de outra unidade de medida). Só o eventual incumprimento do contrato por modificação do código‑fonte estaria relacionado com o litígio no processo principal.
26. O tribunal de reenvio apresenta essas quatro situações descritas ao mesmo nível, como manifestações de um comportamento único, mas tem razão a Free Mobile quando afirma que não são necessariamente idênticas, sob o ponto de vista jurídico, e, sobretudo, que as três primeiras são alheias aos factos em causa. Por conseguinte, a resposta prejudicial não deve abranger essas condutas.
27. A Diretiva 2009/24 diz respeito, especificamente, à proteção jurídica dos programas de computador que os Estados‑Membros devem conceder, em termos de direitos de autor, como sendo obras literárias, na aceção da Convenção de Berna de 9 de setembro de 1886 (artigo 1.°, n.° 1).
28. No entanto, os programas de computador têm especificidades que exigem um tratamento diferente do conferido a outras obras protegidas por direitos de autor. Para que o adquirente do programa o possa utilizar segundo o fim previsto, determinadas prerrogativas que, por lei, fazem parte do monopólio característico do titular da propriedade intelectual são excluídas, também por lei, precisamente como consequência da natureza singular da obra protegida.
29. Segundo este esquema, enquanto o artigo 4.° da Diretiva 2009/24 estabelece direitos exclusivos do titular do programa de computador (8), os artigos 5.° e 6.° preveem exceções ou «limites internos» a esses direitos, de origem legal (9).
30. O artigo 5.°, n.° 1, da Diretiva 2009/24 permite alterar, por contrato, o regime de proteção e as exceções estabelecidos pela diretiva. Embora, em princípio, não seja necessária a autorização do titular do direito de autor para determinados atos, é possível, mediante cláusulas contratuais específicas acordadas com o licenciado, que o titular do programa recupere a exclusividade de algumas das prerrogativas enumeradas no artigo 4.° Neste contexto, o fundamento jurídico do direito do titular será o contrato e não a lei; simultaneamente, a responsabilidade do licenciado que viola o direito exclusivo do titular decorrerá também do contrato, e não da lei.
31. Compete ao tribunal de reenvio determinar se as circunstâncias do litígio correspondem às situações de facto da Diretiva 2009/24 (e das disposições nacionais de transposição), nomeadamente do artigo 5.°, n.° 1, no que diz respeito à reserva das prerrogativas do titular do programa por virtude do contrato.
32. Se assim for, a qualificação do litígio quanto ao mérito só pode ser contratual. Por conseguinte, não estaria em causa o princípio de non‑cumul em vigor no direito francês, cuja compatibilidade com as Diretivas 2004/48 e 2009/24 subjaz à questão judicial submetida.
33. As reflexões subsequentes abordam a questão prejudicial numa perspetiva mais ampla, ou seja, no caso de o comportamento do licenciado poder ser qualificado, simultaneamente, de incumprimento contratual e de violação de um dever geral de respeitar o direito de autor, tal como delimitado pela lei (corolário, em suma, da regra alterum non laedere). Nesse caso, seria aplicável o princípio de non‑cumul.
2. Quanto ao mérito. Exposição
34. O Governo francês e a Comissão consideram que a Diretiva 2004/48 não impõe um regime de responsabilidade específico. A solução das questões formuladas encontrar‑se‑ia, por conseguinte, na autonomia processual dos Estados‑Membros, sujeita aos princípios da equivalência e da efetividade.
35. As partes no litígio de origem, bem como a Comissão, apresentaram outros argumentos em apoio das suas respetivas posições. Chamam desde logo a atenção para o Acórdão de 18 de abril de 2013 (10), proferido no âmbito de um recurso em que o Tribunal de Justiça se pronunciou sobre a natureza – contratual ou extracontratual – de um litígio que apresenta semelhanças com o atual.
36. A Free Mobile invoca, também, o artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 864/2007 (11), nos termos do qual qualquer violação de direitos de propriedade intelectual cria uma obrigação de reparação de natureza extracontratual.
37. Finalmente, a Free Mobile e a Comissão referem a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o Regulamento (UE) n.° 1215/2012 (12), segundo a qual a responsabilidade extracontratual tem caráter residual no d
