Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L.

Caso N� 2004-0735

1. Las Partes

La demandante es Microsoft Corporation, de Redmond, Washington, EE.UU. de Am�rica.

El demandado es Mocosoft, de M�laga, Fuengirola, Espa�a, o Agregar a Favoritos S.L., de Madrid, Espa�a. Ver la secci�n 6, A, infra.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y . El registrador de ambos nombres de dominio es directNIC.com, de Intercosmos Media Group, Inc., New Orleans, Louisiana, EE.UU. de Am�rica.

3. Iter Procedimental

El 10 de septiembre�de�2004 la demanda se envi� al Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) v�a correo electr�nico. En la misma fecha el Centro acus� recibo de la demanda y envi� al registrador directNIC.com, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El mismo d�a el Centro recibi� la respuesta de directNIC.com, informando que tiene registrado los dominios con MOCOSOFT como titular, y , con Agregar a Favoritos S.L. como titular, y que en ambos casos el contacto administrativo es Carlos Pav�a. El 14 de septiembre�de�2004, la demanda se present� en copia papel.

En respuesta a la comunicaci�n del Centro del�15�de�septiembre de�2004, de que la demanda era administrativamente deficiente en cuanto al nombre de la entidad registradora de los dominios, la demandante envi� el mismo d�a al Centro la correspondiente modificaci�n a la demanda por v�a electr�nica. El 16�de�septiembre�de�2004, la demandante envi� la modificaci�n en copia papel. El 17�de septiembre�de�2004, el Centro verific� que la demanda, junto con su modificaci�n, cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”) y, de conformidad con los P�rrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, notific� formalmente la Demanda y el comienzo al procedimiento administrativo al demandado.

De conformidad con el P�rrafo 5(a) del Reglamento, la fecha l�mite para contestar a la demanda se fij� para el�7�de�octubre�de�2004. El Grupo considera que al notificar la demanda como lo hizo el Centro ha actuado correctamente (ver secci�n 6 A, infra). El 7 de octubre�de�2004, el demandado envi� la contestaci�n a la demanda por email. El 11 de octubre�de�2004, lleg� al Centro la copia papel.

Habiendo recibido las respectivas declaraciones de aceptaci�n, y de imparcialidad e independencia, el�11�de�noviembre de�2004, el Centro design� a Gabriela Paiva Hantke y �ngel Garc�a Vidal como expertos integrantes del Grupo, y a Roberto Bianchi en calidad de experto presidente, en conformidad con el P�rrafo�7 del Reglamento. La decisi�n del Grupo sobre el fondo de la controversia debe enviarse al Centro a m�s tardar el�25�de�noviembre�de�2004.

Con relaci�n al idioma del procedimiento, y ante un pedido del Demandado, con fecha 16 de noviembre�de�2004, el Grupo dict� por unanimidad, y el Centro notific� a las Partes, la Orden de Procedimiento N� 1, que dice lo siguiente:

“1. Considerando que el Grupo Administrativo de Expertos (“el Grupo”) fue designado el�11�de�noviembre�de�2004, y que a la fecha sus integrantes s�lo han recibido por email la versi�n electr�nica del expediente, con la demanda y la contestaci�n a la demanda, sin anexos, y que en los pr�ximos d�as han de recibir la versi�n completa del expediente en papel;

“2. Considerando adem�s que, seg�n el P�rrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento ser� el del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa, salvo acuerdo de partes o que el Grupo determine otra cosa (nuestra bastardilla);

“3. Considerando asimismo que en este caso el acuerdo de registro est� en idioma ingl�s, que la demanda se ha presentado en ingl�s, y que el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (“el Centro”) hasta ahora ha tramitado el expediente en idioma ingl�s;

“4. Considerando por otra parte que el demandado ha solicitado que el procedimiento se tramite en espa�ol, habida cuenta que el demandante est� representado por un despacho de abogados espa�ol, que el demandado es espa�ol y que la jurisdicci�n competente para conocer de una eventual impugnaci�n de lo que decida este Grupo es la espa�ola; alega adem�s el demandado que “[d]e otra forma, se estar�a causando una grave indefensi�n a esta parte, que conculcar�a nuestros principios constitucionales.” Ver contestaci�n de demanda, secci�n VI;

“5. Considerando adem�s que los abogados-representantes de las partes son de nacionalidad espa�ola o residen en Espa�a, y que los tres miembros del Grupo Administrativo tienen como lengua materna la espa�ola, y conocen y utilizan suficientemente el idioma ingl�s, y que la parte demandante sugiri� la designaci�n de un grupo de expertos integrado por personas que usen el idioma espa�ol. Ver demanda, p�rrafo 14;

“6. Considerando adem�s que, como se decidi� en el Caso OMPI N� D2001-0582, citado oportunamente por el demandado, el Grupo debe decidir la cuesti�n del idioma del procedimiento sin demora, de manera equitativa, sin afectar los actos cumplidos antes de la designaci�n del Grupo, ni aumentar el costo del procedimiento;

“7. Considerando finalmente que al decidir esta cuesti�n no es necesario que el Grupo examine el argumento planteado por el demandado, sobre una supuesta indefensi�n en que quedar�a si el procedimiento fuera a proseguir en ingl�s. El Grupo tampoco puede acompa�ar la especulaci�n del demandado sobre intenciones supuestamente aviesas al presentarse una demanda en el idioma del acuerdo de registro, a falta de un acuerdo de partes en otro sentido, y sin conocer el demandante cu�l ser�a la posici�n del demandado sobre el idioma del procedimiento.

“Por todo ello, el Grupo, conforme con el P�rrafo 11 del Reglamento, resuelve:

a) Continuar el presente procedimiento en idioma espa�ol, en el que estar� redactada la presente orden, cualesquiera otras comunicaciones del Grupo o de las Partes, y la decisi�n sobre el m�rito.

b) Declarar que hasta el dictado de la presente orden el procedimiento estuvo correctamente tramitado en idioma ingl�s, y

c) No requerir traducci�n al espa�ol de las comunicaciones anteriores a la presente orden, ni de sus documentos anexos.”

No hubo otras �rdenes de procedimiento, ni se dictaron pr�rrogas.

4. Antecedentes de Hecho

Seg�n lo acredit� la demandante con las impresiones del sitio web de la base de datos de la OAMI Online - y sin cuestionamiento por el demandado - la demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias, indicadas por n�mero:

- 79.244: Registro 13-10-1997. MICROSOFT VISUAL TOOLS (dise�o figurativo). Clase 9.

- 330.910. Registro: 14-12-1998. MICROSOFT. Clases 35, 41 y 42.

- 479.956. Registro: 2-11-1998. MICROSOFT. Clase 9.

- 530.253. Registro: 27-7-1998. MICROSOFT (dise�o figurativo). Clases 9, 16, 25, 38, 41 y 42.

- 951.459. Registro: 16-8-1999. MICROSOFT OFFICE 2000. Clase 9.

- 978.668. Registro: 27-9-1999. MICROSOFT TAXSAVER. Clase 9.

- 1.299.015. Registro: 17-4-2000. E MICROSOFT INTERNET EXPLORER (dise�o figurativo). Clase 9.

- 1.845.874. Registro: 7-5-2001. MICROSOFT EMBEDDED VISUAL TOOLS (dise�o figurativo). Clase 9.

- 2.157.113. Registro: 16-12-2002. MICROSOFT OFFICE XP. Clases 9, 16, 38 y 42.

- 2.191.021. Registro: 28-10-2002. MICROSOFT TV (dise�o figurativo). Clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42.

La demandante, seg�n lo prob� con impresiones de la base de datos de la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas (OEPM), tambi�n es titular de las siguientes marcas espa�olas, listadas por n�mero:

- 998.032. Registro: 6-6-1982. MICROSOFT. Clase 9.

- 1.653.117. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 41.

- 1.653.118. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 42.

- 1.793.423. Registro: 1-2-1994. MICROSOFT AT WORK. Clase 9.

- 1.921.270. Registro: 16-12-1994. MICROSOFT OFFICE COMPATIBLE (dise�o figurativo). Clase 9.

- 1.961.398. Registro: 16-6-1995. MICROSOFT. Clase 38.

- 1.965.148. Registro: 16-7-1995. MSN THE MICROSOFT NETWORK. Clase 38.

- 2.189.978. Registro: 16-12-1998. MICROSOFT OFFICE 2000 (dise�o figurativo). Clase 9.

Como prueba la demandante acompa�ando copias de varias decisiones (Casos OMPI Nros. D2002-1039, D2000-1500 y D2004-0046) otros panelistas han considerado la marca MICROSOFT o mundialmente famosa o, por lo menos, internacionalmente bien conocida, al menos en cuanto se refiere a inform�tica, productos y servicios inform�ticos y de comunicaciones, entre otros. Esto tampoco ha sido cuestionado por el demandado. El Grupo comparte la opini�n de los paneles en los casos mencionados y reconoce sin dificultad que las marcas MICROSOFT de la Demandante son famosas, o, por lo menos, bien conocidas, tanto en Espa�a como en muchos otros pa�ses.

Seg�n inform� el registrador directN el�10�de�septiembre�de�2004, el nombre de dominio est� registrado desde el�13�de�junio�de�2000, siendo su actual titular la entidad denominada Mocosoft. El nombre de dominio est� registrado desde el�17�de�mayo�de�2001, siendo su titular actual Agregar a Favoritos S.L. La creaci�n de ambos registros es posterior al registro de la marca MICROSOFT por la demandante. N�tese que la informaci�n sobre titularidad de los dominios en que se bas� la demandante (Ver anexo 1 de la demanda) para nombrar exclusivamente a Mocosoft como demandado est� contenida en una impresi�n bajada del “whois” de Network Solutions, impresa el 1� de julio�de�2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente la Demandante alega lo siguiente:

- Hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipograf�a estilizada que se utiliza para Mocosoft en los sitios Web del demandado, id�ntica a la tipograf�a registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT.

- El demandado no tiene derechos marcarios sobre MICROSOFT en Espa�a o en cualquier otro pa�s. Carece de derechos o intereses leg�timos sobre esos nombres de dominio, y no tiene ni relaci�n con el demandante ni su permiso para usar su nombre comercial.

- Existi� mala fe al momento de registrar los nombres de dominio ya que al registrarlos el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio Web o a otra locaci�n en l�nea, creando una probabilidad de confusi�n con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio web. No es posible que el registrante haya registrado los nombres de dominio sin estar consciente de los derechos marcarios y fama del demandante en el sector de las telecomunicaciones.

- El uso de los nombres de dominio es de mala fe ya que los sitios web respectivos tienen contenido pornogr�fico, as� que no s�lo existe riesgo de confusi�n en el p�blico, en cuanto a la asociaci�n con el demandante y en cuanto al origen, sino tambi�n un claro da�o a la reputaci�n y clara denigraci�n de la demandante.

B. Demandado

En resumen el Demandado alega lo siguiente:

- Los nombres de dominio no son id�nticos ni confundiblemente similares a las marcas del demandante. No corresponde citar, como lo hace la demandante, casos en los que se decidi� que hab�a mala fe y denigraci�n de la marca del demandante por la publicaci�n de contenido pornogr�fico en el sitio del demandado, cuando el nombre de dominio no es ni id�ntico ni confundible con la marca del demandante.

- En y en existe una actividad independiente de la actividad que desarrolla Microsoft. El demandado nunca tuvo la intenci�n de confundir a los usuarios porque no existe riesgo de confusi�n entre Microsoft y “mocosoft” o “mocosoftx”, precisamente por el empleo de contenido pornogr�fico, cuya publicaci�n fue decidida por el demandado ante el escaso �xito anterior de los sitios bajo los nombres de dominio en disputa.

- El demandado no registr� los nombres de dominio con mala intenci�n. Siempre ha hecho un uso leg�timo de los mismos y nunca se ha alquilado, vendido o cedido, ni se ha exigido ninguna contraprestaci�n econ�mica por �l. Nunca se ha tenido la intenci�n de atraer usuarios a la web, creando confusi�n con la marca Microsoft, puesto que no existe riesgo de confusi�n, y menos a�n entre las actividades correspondientes a esas denominaciones.

- En el momento del registro no hubo mala fe, ya que se cre� una p�gina web dedicada a la prestaci�n de servicios por Internet, como cuentas de correo electr�nico. La intenci�n primera del demandado, ante la inminente “ca�da” del dominio por falta de pago, era la de conservar la cuenta de correo electr�nico que usaba. Posteriormente decidi� intentar explotar el dominio para su rentabilizaci�n, pero nunca con la intenci�n de comerciar con el mismo o de confundir al usuario.

6. Debate y conclusiones

A Cuesti�n previa

Antes de entrar al fondo de la disputa debemos decidir una cuesti�n previa. El demandado sostiene que, siendo Agregar a Favoritos S.L. la actual titular de ambos dominios en disputa, es a esta mercantil a quien se debi� notificar la demanda y el comienzo del procedimiento. No habiendo sido as�, alega, la notificaci�n es nula y la invalidez alcanza a todo lo actuado con posterioridad en este procedimiento. Por eso pide se subsane este incumplimiento formal, al menos en relaci�n con el nombre de dominio .

Dadas las circunstancias de este caso el Grupo no puede concordar con esa alegaci�n. Es verdad que conforme al p�rrafo 1 del Reglamento el demandado es “el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuaci�n en relaci�n con una demanda”, y que de acuerdo al p�rrafo 3 c) del Reglamento “[l]a demanda podr� abarcar m�s de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio.” Como dijo otro panel: “[e]l t�rmino “titular” [“holder”] no est� definido expl�citamente. Sin embargo, se desprende claramente del p�rrafo 2(a)(i) [del Reglamento] que un “titular” significa una entidad con relaci�n a la cual hay datos disponibles en la base de datos WHOIS del registrador del nombre de dominio”. Por lo tanto “el demandado es la entidad que es el registrante en una registraci�n de nombre de dominio contra el cual se inici� una demanda”. Ver Caso OMPI N� D2000-0198, Gateway, Inc. v. James Cadieux, 25 de mayo�de�2000.1

Sin embargo, en el presente caso Agregar a Favoritos S.L., titular del dominio , antes registrado a nombre de Mocosoft, se anotici� de la demanda en un procedimiento ICANN a trav�s de su contacto administrativo y propietario. El nuevo titular pudo ejercer su derecho de defensa mediante la contestaci�n de demanda, y a�n antes de ella. Si efectivamente contesta la demanda – como lo hizo - no puede plantear objeciones formales en cuanto a la designaci�n de demandado si reconoce que, ya sea por propia distracci�n u otro motivo s�lo a ella atribuible, ha omitido efectuar la tr