Causa C‑120/04

Medion AG

contro

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Uso del marchio ad opera di un terzo — Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio»

Conclusioni dell’avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 9 giugno 2005 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 ottobre 2005 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto per il titolare di un marchio registrato di opporsi all’uso illecito del suo marchio — Segno utilizzato per prodotti identici o simili — Rischio di confusione — Criteri di valutazione — Giustapposizione della denominazione dell’impresa del terzo e del marchio registrato

[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 5, n. 1,lett. b)]

L’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell’impresa del terzo e, dall’altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest’ultimo, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto, conserva nell’ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.

(v. punto 37 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 ottobre 2005 (*)

«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione – Uso del marchio ad opera di un terzo – Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio»

Nel procedimento C-120/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2004, nella causa tra

Medion AG

e

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 aprile 2005,

viste le osservazioni presentate:

–       per la Medion AG, dal sig. P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, e dal sig. T. Becker, Patentanwalt;

–       per la Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, dal sig. W. Kellenter, Rechtsanwalt;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. Jürgensen e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2       Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la Medion AG (in prosieguo: la «Medion») e la Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (in prosieguo: la «Thomson») in merito all’utilizzo da parte della Thomson, nel segno composto «THOMSON LIFE», del marchio registrato LIFE, di cui è titolare la Medion.

 Contesto normativo

3       Il decimo ‘considerando’ della direttiva, relativo alla tutela accordata dal marchio, prevede quanto segue:

«(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (...) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela (...)».

4       L’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva è così formulato:

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

b)      un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

5       La citata disposizione è stata trasposta nel diritto tedesco con l’art. 14, n. 2, punto 2, della legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi (Markengesetz) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082).

 Causa principale e questione pregiudiziale

6       La Medion è titolare, in Germania, del marchio LIFE, registrato il 29 agosto 1998, per apparecchi elettronici per il tempo libero. Essa realizza un fatturato annuo pari a svariati miliardi di euro nell’ambito della produzione e della commercializzazione di prodotti di tal genere.

7       La Thomson fa parte di uno dei principali gruppi mondiali nel settore dell’elettronica del tempo libero. Essa commercializza taluni dei suoi prodotti utilizzando la denominazione «THOMSON LIFE».

8       Nel luglio 2002 la Medion ha introdotto presso il Landgericht Düsseldorf un ricorso per violazione del diritto dei marchi. Essa ha chiesto a tale giurisdizione di vietare alla Thomson l’utilizzo del segno «THOMSON LIFE» per designare taluni apparecchi elettronici per il tempo libero.

9       Il Landgericht Düsseldorf ha respinto il ricorso di cui sopra, ritenendo che non sussistesse alcun rischio di confusione con il marchio LIFE.

10     La Medion ha interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf. Essa chiede a tale giurisdizione di vietare alla Thomson l’utilizzo del segno «THOMSON LIFE» per televisori, radioregistratori, lettori CD e apparecchiature hi-fi.

11     Il giudice del rinvio rileva che ai fini della soluzione della controversia è necessario verificare se vi sia un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, tra il marchio LIFE e il segno composto «THOMSON LIFE».

12     Esso afferma che, secondo l’attuale giurisprudenza del Bundesgerichtshof, ispirata ad una teoria denominata «Prägetheorie» (teoria dell’impressione prodotta), per valutare la somiglianza del segno contestato è necessario basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai due segni e verificare se la parte identica caratterizzi il segno composto in misura tale da mettere significativamente in secondo piano gli altri elementi dal punto di vista della creazione dell’impressione complessiva. Non sarebbe ammissibile un rischio di confusione nel caso in cui l’elemento identico contribuisca solamente a creare l’impressione complessiva del segno. Sarebbe poco rilevante la posizione distintiva («kennzeichnende Stellung») autonoma conservata dal marchio riportato nell’ambito del segno composto.

13     Secondo l’Oberlandesgericht, nel settore dei prodotti oggetto della controversia sottopostagli vi è una prassi denominativa secondo cui viene messo in primo piano il nome del produttore. Più precisamente, nella causa principale, il nome del produttore «THOMSON» contribuirebbe in modo essenziale all’impressione complessiva generata dal segno «THOMSON