Causa T‑7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Impugnazione — Rinvio da parte della Corte»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Se è vero che, in sede di esame di un’opposizione proposta, sul fondamento dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal titolare di un marchio anteriore, il carattere distintivo di tale marchio va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è soltanto uno degli elementi che intervengono in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore dal debole carattere distintivo può esistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di una somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi considerati.

La tesi secondo cui un marchio anteriore di tenue carattere distintivo beneficia di una tutela limitata avrebbe la conseguenza di vanificare il fattore somiglianza dei marchi in favore di quello costituito dal carattere distintivo del marchio anteriore, al quale sarebbe riconosciuta troppa importanza. Ne risulterebbe che, in caso di marchio anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto integralmente nel marchio per il quale si richiede la registrazione, qualunque sia il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi. Un tale risultato non sarebbe tuttavia conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad intraprendere ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento succitato.

(v. punti 56‑57)

2.      Sussiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tra il segno figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, del quale è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana», prodotto appartenente alla classe 33 dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo LIMONCHELO, già registrato in Spagna per «vini, spiriti e liquori» compresi nella stessa classe del medesimo Accordo.

Il pubblico di riferimento memorizza, infatti, solo un’immagine imperfetta dei marchi in causa, ragion per cui il loro elemento comune, il termine «limoncello» o «limonchelo», li rende in certa misura simili – essendo il termine «limoncello» idoneo a dominare l’impressione complessiva prodotta nella mente del pubblico di riferimento del marchio richiesto. Inoltre i prodotti di cui trattasi sono identici.

(v. punto 58)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 novembre 2008 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Impugnazione – Rinvio da parte della Corte»

Nella causa T‑7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, con sede in Vietri sul Mare, rappresentata dall’avv. F. Sciaudone,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e P. Bullock, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Limiñana y Botella, SL, con sede in Monforte del Cid (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 20 ottobre 1999 la ricorrente, la Shaker di L. Laudato & C. Sas, presentava una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore blu, azzurro, giallo, rosso e bianco:

3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono, in seguito ad un intervento dell’UAMI del 23 novembre 1999 e al ritiro di una classe, alle classi 29 e 33 quali definite dall’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, in seguito ad una limitazione, alla descrizione seguente:

–        classe 29: «gelatine, marmellate, composte»;

–        classe 33: «liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana».

4        Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 17 aprile 2000, n. 30.

5        Il 1° giugno 2000 l’opponente, la Limiñana y Botella, SL, presentava opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto. L’opposizione era fondata sulla registrazione spagnola n. 2 020 372, richiesta il 27 marzo 1996, del marchio denominativo LIMONCHELO, riferentesi a prodotti della classe 33 («vini, spiriti e liquori»).

6        L’opposizione era diretta contro una parte dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, precisamente contro i prodotti della classe 33. Essa si fondava su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore.

7        L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8        Con decisione 9 settembre 2002 la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione, ritenendo sussistere un rischio di confusione sul territorio spagnolo in ragione dell’identità dei prodotti considerati e della somiglianza visiva e fonetica fra i segni in conflitto.

9        Il 7 novembre 2002 la ricorrente proponeva ricorso all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

10      Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. Essa considerava che, tenuto conto della somiglianza fra i marchi in conflitto e della coincidenza dei prodotti in questione, sussisteva il rischio che i consumatori spagnoli confondessero o associassero la loro origine commerciale.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2004 la ricorrente proponeva un ricorso per l’annullamento della decisione impugnata deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, uno sviamento di potere e, in terzo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione.

12      Con sentenza 15 giugno 2005, causa T‑7/04, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (Racc. pag. II‑2305; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale accoglieva il ricorso della ricorrente e annullava la decisione impugnata.

13      Nella sua sentenza il Tribunale constatava innanzitutto l’identità dei prodotti per procedere poi al confronto fra i marchi in causa. Esso osservava che l’immagine del piatto tondo ornato di limoni era la componente dominante del marchio richiesto (punto 59). Il Tribunale riteneva che gli elementi denominativi di quest’ultimo non fossero dominanti sotto il profilo visivo e che, di conseguenza, non occorresse analizzare le loro caratteristiche fonetiche o concettuali (punti 60‑64).

14      Secondo il Tribunale, la preminenza della raffigurazione del piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio richiesto impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull’esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali fra i termini «limonchelo» e «limoncello» contenuti nei marchi in causa (punto 66). Esso constatava parimenti che la dominanza della componente figurativa costituita dal piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto privava, nella fattispecie, la valutazione degli elementi distintivi del marchio anteriore di ogni incidenza sull’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dal momento che siffatta dominanza del piatto tondo ornato di limoni impediva qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore (punto 68).

15      Il Tribunale considerava quindi che, nonostante l’identità dei prodotti, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato da creare un rischio di confusione (punto 69). Esso accoglieva pertanto il primo motivo, dichiarava che non occorreva più esaminare gli altri motivi ed annullava la decisione impugnata.

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 2005 l’UAMI proponeva impugnazione chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. A sostegno del suo ricorso l’UAMI deduceva due motivi, rinunciando tuttavia al secondo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte a seguito di una rettifica disposta dal Tribunale con ordinanza 12 gennaio 2006. Con il motivo di impugnazione conservato l’UAMI lamentava un’interpretazione ed un’applicazione errate dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

17      Con sentenza 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker (Racc. pag. I‑4529; in prosieguo: la «sentenza della Corte» o la «sentenza UAMI/Shaker»), la Corte annullava la sentenza del Tribunale, rinviava la causa dinanzi a quest’ultimo e riservava le spese.

18      Nella sua sentenza la Corte rilevava in particolare quanto segue:

«37.      Nella fattispecie il Tribunale ha richiamato, al punto 49 della sentenza impugnata, la giurisprudenza (…) secondo la quale la valutazione complessiva del rischio di confusione deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto.

38.       Esso ha tuttavia precisato, al punto 54 della sentenza impugnata, che, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo, la valutazione dell’impressione complessiva di questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante dello stesso devono avvenire sulla base di un’analisi visiva. Ha aggiunto che, in una tale ipotesi, solo in quanto un eventuale elemento dominante comportasse aspetti semantici non visivi occorrerebbe, eventualmente, procedere al confronto tra questo elemento, da un lato, ed il marchio anteriore, dall’altro, prendendo in considerazione anche questi altri aspetti semantici, come aspetti fonetici o concetti astratti pertinenti.

39.       Muovendo da tali considerazioni il Tribunale ha innanzi tutto affermato, nell’ambito dell’esame dei segni in conflitto, che il marchio richiesto comprendeva un elemento dominante costituito dalla rappresentazione di un piatto tondo ornato di limoni. Da ciò ha dedotto quindi, ai punti 62-64 della sentenza impugnata, che non era necessario esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali degli altri elementi di tale marchio. Ha quindi concluso, al punto 66 della medesima sentenza, che la dominanza della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull’esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali dei termini “limonchelo” e “limoncello” contenuti nei marchi in causa.

40.       Così facendo, il Tribunale non ha compiuto una valutazione globale del rischio di confusione dei marchi in conflitto.

41.       Si deve infatti sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (…).

42.       (…) è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante.

43.       Ne consegue che il Tribunale ha applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

44.       L’UAMI sostiene dunque con ragione che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto».

 Procedimento e conclusioni delle parti a seguito del rinvio

19      Con lettera 19 giugno 2007 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti a presentare, nel termine di due mesi dalla notifica della sentenza della Corte, le loro osservazioni scritte, conformemente all’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quanto al seguito da dare a detta sentenza nel presente procedimento.

20      La ricorrente e l’UAMI hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro osservazioni entro il termine assegnato, vale dire, rispettivamente, il 3 e il 31 luglio 2007. L’opponente non ha depositato osservazioni entro il termine assegnato.

21      Nella sua memoria la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, in riforma della stessa, respingere l’opposizione;

–        condannare l’UAMI al pagamento di tutte le spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

22      Nella sua memoria l’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso e condannare la ricorrente a tutte le spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte;

–        in via subordinata, qualora l’UAMI dovesse soccombere nel merito e tenuto conto del fatto che la Corte ha accolto la sua impugnazione, compensare le spese o statuire che ciascuna parte si faccia carico delle proprie.

 In diritto

23      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il secondo su uno sviamento di potere ed il terzo sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

24      La ricorrente fa valere che non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto, poiché le somiglianze fra loro non sono sufficienti. Inoltre, il marchio anteriore avrebbe solamente un debole carattere distintivo, essendo la mera traduzione in spagnolo del termine «limoncello», che descrive in modo generico il liquore preparato con bucce di limone ed alcool. La commissione di ricorso non avrebbe operato una valutazione globale dei marchi in conflitto, ritenendo a torto che il termine «limoncello» fosse l’elemento dominante del marchio richiesto.

25      L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha constatato a buon diritto un rischio di confusione.

26      In limine occorre ricordare che la validità di un marchio nazionale, nella fattispecie quello dell’opponente, non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI − Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 55, e 13 dicembre 2007, causa T‑134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II‑5213, punto 36]. Così, il marchio LIMONCHELO deve essere considerato valido in Spagna ai fini della presente causa.

27      A termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del medesimo regolamento, si intendono per «marchi anteriori» i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

28      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro.

29      Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza fra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33 e giurisprudenza ivi citata].

30      Ai fini di questa valutazione globale si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26, e del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑186/02, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II‑1887, punto 38].

31      Nella fattispecie, il marchio sul quale era fondata l’opposizione è un marchio nazionale registrato in Spagna. Il territorio rilevante per l’analisi del rischio di confusione è dunque quello spagnolo.

32      Dato che i prodotti in questione sono di largo consumo, il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori medi spagnoli normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

33      È pacifico che i prodotti, appartenenti alla classe 33, contraddistinti dai marchi in conflitto sono identici. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno ritenuto, infatti, che i liquori designati dal marchio anteriore comprendessero i liquori al limone provenienti dalla costiera amalfitana. Così, non occorre soffermarsi ancora sulla somiglianza dei prodotti in questione.