Causa C-371/06

Benetton Group SpA

contro

G-Star International BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 3, nn. 1, lett. e), terzo trattino, e 3 — Segno — Forma che dà un valore sostanziale al prodotto — Uso — Campagne pubblicitarie — Potere di attrazione della forma acquisito prima della domanda di registrazione grazie alla sua notorietà quale segno distintivo»

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 settembre 2007 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Segno costituito dalla forma del prodotto che dà a quest’ultimo un valore sostanziale

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, nn. 1, lett. e), e 3]

L’art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest’ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo a seguito di campagne pubblicitarie che presentavano le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.

(v. punto 28 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

20 settembre 2007 (*)

«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 3, nn. 1, lett. e), terzo trattino, e 3 – Segno – Forma che dà un valore sostanziale al prodotto – Uso – Campagne pubblicitarie – Potere di attrazione della forma acquisito prima della domanda di registrazione grazie alla sua notorietà quale segno distintivo»

Nel procedimento C‑371/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza 8 settembre 2006, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2006, nel procedimento

Benetton Group SpA

contro

G-Star International BV,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. P. Kūris, presidente di sezione, nonché dai sigg. K. Schiemann e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–       per Benetton Group SpA, dal sig. N.W. Mulder, advocaat;

–       per G-Star International BV, dal sig G. van der Wal, advocaat;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2       La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Benetton Group Spa (in prosieguo: la «Benetton») e la G-Star International BV (in prosieguo: la «G-Star») riguardante la commercializzazione da parte della Benetton di un articolo di abbigliamento che, data la sua forma, arrecherebbe pregiudizio a due marchi di forma registrati dalla G-Star.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       L’art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», dispone quanto segue:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

4       L’art. 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», enuncia quanto segue:

«1.      Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a)      i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

b)      i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c)      i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d)      i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e)      i segni costituiti esclusivamente:

–       dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

–       dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

–       dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...)

3.      Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...)»

 La normativa nazionale

5       L’art. 1 della legge uniforme del Benelux 19 marzo 1962 in materia di marchi (Trb. 1962, 58), nella versione vigente alla data dei fatti di cui alla causa principale, dispone quanto segue:

«Sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, le incisioni, i timbri, le lettere, le cifre, le forme dei prodotti o delle confezioni e tutti gli altri segni che servono a distinguere i prodotti di un’impresa.

Tuttavia, non possono essere considerati marchi le forme imposte dalla natura del prodotto stesso, o che incidano sul valore sostanziale del prodotto o producano risultati sul piano tecnico».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

6       La G-Star disegna, fa realizzare e commercia abbigliamento con il marchio omonimo, in particolare jeans.

7       Essa è titolare di due marchi di forma per i prodotti della classe 25, quale definita dall’Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione int