Causa C‑127/09
Coty Prestige Lancaster Group GmbH
contro
Simex Trading AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Nürnberg)
«Diritto dei marchi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 13, n. 1 — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 1 — Esaurimento dei diritti del titolare del marchio — Nozione di “prodotti immessi in commercio” — Consenso del titolare — Flaconi di profumo detti “tester”, messi dal titolare di un marchio a disposizione di un depositario appartenente ad un sistema di distribuzione selettiva»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Presupposto — Consenso espresso o implicito del titolare ad un’immissione in commercio nella Comunità o nello Spazio economico europeo — Immissione in commercio di prodotti da parte di un intermediario in violazione di una clausola del contratto di distribuzione
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 13, n. 1; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, n. 1)
1 L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e l’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 in materia di marchi d’impresa debbono essere interpretati nel senso che l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, secondo una valutazione che compete al giudice nazionale, si possa ritenere che il titolare del marchio abbia dato il consenso espresso o implicito ad un’immissione in commercio rispettivamente nella Comunità o nello Spazio economico europeo dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.
Nel caso in cui la consegna di «tester di profumo» a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avvenga senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio possa in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione del prodotto di cui trattasi si distingua chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio, il fatto che detti tester siano flaconi di profumo recanti le menzioni «campione» e «vendita vietata» osta a che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio, in assenza di ogni contrario elemento probatorio, la cui valutazione compete al giudice nazionale.
(v. punti 47-48 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 giugno 2010 (*)
«Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 13, n. 1 – Direttiva 89/104/CEE – Art. 7, n. 1 – Esaurimento dei diritti del titolare del marchio – Nozione di “prodotti immessi in commercio” – Consenso del titolare – Flaconi di profumo detti “tester”, messi dal titolare di un marchio a disposizione di un depositario appartenente ad un sistema di distribuzione selettiva»
Nel procedimento C‑127/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Nürnberg (Germania), con decisione 31 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2009, nella causa
Coty Prestige Lancaster Group GmbH
contro
Simex Trading AG,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Coty Prestige Lancaster Group GmbH, dagli avv.ti C. Lehment e U. Hildebrandt, Rechtsanwälte;
– per la Simex Trading AG, dall’avv. E. Stolz, Rechtsanwalt;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e dell’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 89/104»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Coty Prestige Lancaster Group GmbH (in prosieguo: la «Coty Prestige»), società con sede in Magonza (Germania), e la Simex Trading AG (in prosieguo: la «Simex Trading»), società con sede in Appenzell (Svizzera), che ha dato luogo ad un’azione inibitoria proposta dalla Coty Prestige nei confronti della Simex Trading, fondata sull’affermazione secondo cui quest’ultima, commercializzando prodotti di profumeria in Germania, violerebbe i diritti connessi con marchi comunitari e internazionali di cui la Coty Prestige è il titolare o l’avente diritto.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 L’art. 13 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario», al n. 1 prevede:
«Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso».
4 L’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella versione iniziale prevedeva:
«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».
5 In conformità all’art. 65, n. 2, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, letto in combinato disposto con l’allegato XVII, punto 4, del medesimo accordo, l’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, nella sua versione iniziale, è stato modificato ai fini del detto accordo, sostituendo l’espressione «nella Comunità» con la frase «in una Parte contraente».
Il diritto nazionale
6 L’art. 24, n. 1, della legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi (Markengesetz) 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082) dispone:
«Il titolare di un marchio o di una denominazione commerciale non ha il diritto di vietare a un terzo di fare uso del detto marchio o della detta denominazione commerciale per prodotti che sono stati immessi in commercio in Germania, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo sotto il detto marchio o sotto la detta denominazione commerciale dal titolare o con il suo consenso».
Causa principale e questione pregiudiziale
7 La Coty Prestige fabbrica e distribuisce prodotti di profumeria con marchi propri, quali Lancaster e Joop!, nonché con marchi di terzi, quali Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard e Vivienne Westwood.
8 Con tali marchi, che hanno costituito oggetto di registrazioni comunitarie e internazionali, la Coty Prestige commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso un sistema di distribuzione selettiva; i suoi distributori vengono genericamente chiamati «depositari».
9 L’art. 5 del contratto tipo concluso dalla Coty Prestige con ciascuno dei suoi depositari è così redatto:
«5.1. La [Coty Prestige] sosterrà in modi diversi, entro limiti economicamente sostenibili, gli sforzi del depositario per la vendita del prodotto. I dettagli saranno stabiliti dalle parti caso per caso.
5.2. La [Coty Prestige] può anche mettere gratuitamente a disposizione del depositario materiale decorativo e pubblicitario. Nei limiti in cui non sia stabilito che tale materiale debba essere fornito al consumatore, esso resta nella proprietà della [Coty Prestige], che può chiederne la restituzione in qualsiasi momento.
5.3. Il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla [Coty Prestige] deve essere utilizzato dal depositario esclusivamente a fini pubblicitari. È vietato [al depositario] qualsiasi utilizzo commerciale di tale materiale (...), in particolare la vendita di campioni, di tester o di miniature».
10 La Simex Trading, che non fa parte del sistema di distribuzione della Coty Prestige, commercializza in particolare prodotti di profumeria.
11 Il 26 settembre 2007, la Coty Prestige otteneva due flaconi, denominati «tester», contenenti profumo del marchio Davidoff Cool Water Man, provenienti da un acquisto, effettuato a titolo di prova, in un magazzino della catena Sparfümerie, ubicato in Ingolstadt (Germania).
12 I tester di cui trattasi sono flaconi di origine, contenenti profumo pure di origine, che però sono sprovvisti del sistema di chiusura di origine e recano la menzione «campione». Il confezionamento dei tester differisce da quello dei prodotti di origine, in quanto, da un lato, è costituito da un imballaggio in cartone bianco sul quale figurano in nero le indicazioni che sulla confezione di origine di norma appaiono a colori. Dall’altro lato, la menzione «campione» figura sulla faccia frontale dell’imballaggio dei tester e una faccia laterale dello stesso reca l’indicazione «vendita vietata».
13 I numeri di fabbricazione dei tester ottenuti il 26 settembre 2007 hanno consentito alla Coty Prestige di constatare che gli esemplari di cui trattasi erano stati consegnati nel luglio 2006 ad uno dei suoi depositari stabiliti in Singapore.
14 Successivamente, un gestore della catena Sparfümerie informava la Coty Prestige che si era procurato i detti esemplari presso la Simex Trading per il principale punto di vendita di tale catena in Norimberga, esibendo fatture a sostegno di tale affermazione.
15 Sulla base delle constatazioni operate in occasione di tale acquisto e di un altro acquisto effettuato a titolo di prova di un tester inizialmente consegnato nel Medio Oriente, la Coty Prestige proponeva dinanzi ai giudici tedeschi un’azione inibitoria nei confronti della Simex Trading, sostenendo che i tester di cui trattasi sono stati messi in commercio per la prima volta nella Comunità o nello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») senza il consenso del titolare del marchio.
16 La Simex Trading ha concluso per il rigetto di tale azione, sostenendo che il diritto che deriva dal marchio è esaurito per quanto riguarda i tester di cui trattasi dal momento che essi sono stati messi in commercio nel SEE con il consenso del titolare del marchio.
17 La Coty Prestige ha replicato che non si è avuta immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi di sua iniziativa o con il suo consenso. I profumi, compresi i tester, sarebbero forniti esclusivamente ai suoi depositari. Orbene, nei contratti stipulati con questi, la Coty Prestige si riserverebbe la proprietà dei tester. Si tratterebbe inoltre di materiali pubblicitari che non sono destinati in quanto tali ai consumatori, il che spiegherebbe perché sui tester ne viene chiaramente segnalato il divieto di vendita.
18 Il Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunale regionale di Norimberga-Fürth) ha respinto la domanda della Coty Prestige, considerando che il diritto derivato dal marchio era esaurito nel caso dei tester di cui trattasi pur essendone segnalato il divieto di vendita.
19 Infatti, dal momento che i tester vengono consegnati dalla Coty Prestige ai depositari con l’autorizzazione di consumare la totalità del profumo in essi contenuto, verrebbe trasmesso il potere di disposizione effettiva su tali prodotti e i detti prodotti sarebbero di conseguenza messi in commercio ai sensi dell’art. 7 della direttiva 89/104 e dell’art. 13 del regolamento n. 40/94.
20 Secondo tale giudice, il principio di esaurimento non può essere ristretto o reso inapplicabile da restrizioni contrattuali. La violazione da parte di un depositario di un contratto da lui concluso con la Coty Prestige riguarderebbe soltanto i rapporti contrattuali tra gli operatori interessati. La riserva di proprietà sarebbe inoltre irrilevante, poiché l
